論企業專利法律風險防控體系的建設

蘇玉琪

摘 要：我國企業在運作各個階段都存在有專利風險，在企業研發過程、專利申請授權維護過程、專利合同管理、專利技術使用以及專利運營等階段，都不同程度地具有一定專利風險，包括企業專利管理風險，以及專利侵權風險。企業建設全方位的專利風險防控體系，可從聘請專利代理所申請維護專利、企業知識產權貫標進行企業內部專利風險控制以及糾紛產生后處理風險著手，完善專利風控體系，為企業發展保駕護航。

關鍵詞：專利風險防控;企業專利管理風險;專利侵權風險。

隨著我國知識產權環境不斷改進以及我國國民法律素養的不斷提高，我國企業在運作過程中對專利法律風險防控的要求也不斷提高。多方位建設專利法律風險防控體系，才能更好地適應市場的需求，符合各方主體的要求，增加企業自身的競爭力。

企業專利風險主要有來自企業專利管理的風險以及專利侵權風險。企業專利管理風險是從專利前端保護來考量，主要為企業內部在專利管理過程中產生的，因對企業自身專利保護不恰當或不全面而產生的風險。專利侵權風險則是從專利后端運作來考量，主要為企業對外經營運作過程中，與企業外部主體交互過程中出現的摩擦爭端。兩種風險并非完全隔離，一般專利管理風險防范不足易導致專利侵權風險。從企業整體經營運作來看，企業專利管理風險可以從企業研發過程、專利申請授權維護過程、專利合同管理、專利技術使用以及專利運營等各個專利運作過程中細致考量。

首先，企業研發過程中會有重復研發現有技術、研發技術秘密公開、研發成果權利歸屬流失等風險。重復研發現有技術，即為研發項目中有的為在先已被公開的專利技術。研發部門在申請立項時，會因各種原因導致重復研發，比如專利相關工作人員未經過專利檢索，或未經過現有技術檢索，或企業未建立專利預警機制，或未形成在本行業技術繪制專利技術地圖的工作習慣，從而對本行業專利技術研發狀況了解不透徹，以致于研發重復，浪費人力物力資源，增加企業的運作成本。另有，在研發過程中，易出現研發成果流失的情況，有些是因為企業人員流動率大，或因為企業信息保密工作不到位，或者因為企業技術研發獎勵制度不完善，專利激勵機制作用不明顯，或專利申請時間把握不當，導致研發成果有可能出現成果流失。

其次，在專利申請授權以及維護過程中易產生專利權利保護不當、維護不當的風險。具體的，在專利申請過程中可能會產生專利權利保護不全的風險。比如，在專利申請的獨立權利要求中具有非必要技術特征以外的技術特征，根據侵權技術比對等同原則，由于部分侵犯了獨立權利要求中的技術特征在大多數的法官的認知中都不屬于侵權，因此，其他競爭企業可以使用略去了非必要技術特征的方案而實現同樣的技術效果，如此，其他競爭企業可任意使用必要技術特征而不侵權，導致企業申請的專利形同虛設，將技術白白送人。又比如，在專利申請過程中，將多個非獨立的發明創造合并到一個申請文件中，其他競爭企業則因“部分侵權”不侵權為由，任意使用其中的可單獨分離出來的發明創造，也導致企業專利技術的浪費。另外，由于產品的侵權證據較之工藝方法的侵權證據易于取得，因此在專利申請過程中，當有產品及工藝同時申報的情況下，如果將工藝作為獨立權利要求申請保護，而產品作為從屬權利要求保護時，極易出現當有競爭對手以專利方法生產專利產品時，因難以調取到工藝方法的侵權證據，而導致產品侵權證據舉證不足，即使舉證責任倒置也難以保證調取的證據完整。另有，在申請工作發明是，未將半成品單獨申請專利，導致由于工藝難取證，即使調取了半成品，也因為未申請專利保護而導致專利侵權證據不足，侵權不成立。另一方面，在專利維護過程中，由于代理所代理申請的合同一般到繳納第一年的年費即為合同履行完畢，企業在后續維護中，若有疏忽，則極易出現未即使繳納年費而導致現有專利失效的情況。

再次，企業運作中合同簽訂、履行及管理過程中也會出現專利相關風險。在采購合同中，如未對所涉產品或服務進行專利檢索，則有可能采購到侵犯他人專利權的產品或服務，當然，如果保全了采購合同、發票等相關證據，可根據“合法來源”抗辯。在銷售合同中，如所銷售的產品并非自主專利技術，或自由專利有被申請無效的可能，或自由專利是在其他專利基礎上進行改進，且并未與基礎專利權利所有人達成使用協議而不完全具有自由專利權屬，其銷售的產品則也有侵犯他人專利全的可能。特別是當產品銷往國外時，由于國外專利檢索成本高，以及國內實用新型，甚至發明在授權過程中，也不會檢索國外專利，即使在本國具有專利權屬，將具有國內專利權屬的專利產品銷往國外時，也有侵犯國外他人專利權的風險。另外，企業在生產過程中，有些企業為代加工企業，在接受委托加工時，對專利風險規避條款重視不足，亦有可能導致后續生產、銷售過程中使用他人的專利生產方法或生產銷售侵犯他人專利權的產品。

然后，企業在使用技術時，易產品使用他人專利技術的侵權風險。企業生產過程中，其所使用的工藝流程，如未檢索，也有可能為他人現有專利技術。至于生產設備，由于“權利用盡原則”，使用合法購買的生產設備本身并不會構成對他人專利權的侵犯，但如果對合法購買的生產設備進行改進，或將多個生產設備組合使用，則有可能落入到他人的專利權的范圍，此種情況企業也易因疏忽未檢索，而不知道已侵犯了他人的專利權。

最后，企業專利運營過程中會產生專利資源管理不當的風險。有的企業專利申請量龐大，而其中有很多專利為“僵尸專利“，自己不生產也不使用，且不說長期不使用有可能被他人申請無效，維護龐大的專利還需要較高的專利維護成本，如繳納專利年費成本。另外，有的企業專利運營狀況不佳，大多企業知識產權管理人員會忽略專利運營這部分的工作，因其工作較難開展，要了解市場專利需求及企業自身的專利狀況，即使促成了專利轉讓或許可，其決策是否為最優決策需統籌考量。且在專利轉讓、許可過程中又會涉及到許多相關專利轉讓及專利許可的法律法規，權利維護、權利歸屬均需深入考量，由此工作難度加大，難以提升對此部分工作的積極性，導致專利運營工作不到位，專利資源管理不當。

因此，企業在運作過程中對專利風險的防范需綜合考量。從角色分工角度，可以從專利代理所專利申請維護、企業自身知識產權貫標進行企業內部專利風險控制以及糾紛產生后處理著手，多維度建設企業專利法律風險防控體系。

首先，企業可與專業可靠的代理所合作，防范專利申請維護中的風險。現今知識產權代理所及專利代理師專業素質良莠不齊，各個代理所的優勢服務項目各有所長，甄選出合適的代理所能更好地為企業申請維護專利權利。主要還是代理所的專利代理師專業過硬，流程管理工作人員認真負責。流程管理人員工作細致，可保障不錯過專利申請時機、答復時間、復審及繳費時間。代理師專業過硬，則可更好地保護權利要求范圍，在專利撰寫階段即可預見性避免可能出現的風險，最大范圍保護權利要求，避免權利保護漏洞，增加授權的可能，減少專利被無效的可能，降低申請專利技術侵犯他人權利的可能，全面保護技術，避免別人侵犯自己的專利技術。另外，在與專利代理所簽訂合作協議時，可適當增加工作時限等相關工作標準以及違約責任，將申請過程中的風險轉移出去，降低企業運作成本。同時，還可與代理所簽訂年費繳納協議，避免漏繳年費以致專利失效。

其次，企業可貫徹《企業知識產權管理規范》國家標準，在提高創新能力的同時，也可以很好地在企業內部各個運作過程中防范相關專利風險。《企業知識產權管理規范》主要在資源管理、基礎管理及實施運行中對知識產權工作設定標準病貫徹相關專利工作標準。在資源管理部分，對員工進行知識產權培訓，可樹立員工專利意識，在研發中形成檢索習慣，對創新技術及時事情專利，最大限度使企業技術受到保護;與員工簽訂知識產權協議可防止職務發明技術流失;設立知識產權預算費用，可有效激勵員工創新并申請專利，避免專利技術流失;對軟硬件管理形成網絡信息管理規范，可避免電腦中的技術秘密流失;對信息資源管理，及時搜集整理本行業專利信息，可形成有效的專利預警機制，養成繪制專利地圖的工作習慣，在便于研發的同時，亦可防止侵犯他人現有專利。在基礎管理部分，形成對專利權獲取、維護、運用形成標準文件，可讓企業專利工作人員形成規范工作習慣，在專利提案、檢索、權屬確認、專利維護、專利變更等多項工作中形成標準動作，可提高與企業外部主體，如代理所之間的溝通效率，增加專利申請維護運用的工作效率。另外設立合同管理、保密工作、風險監控及爭議侵權處理方面形成標準動作，可有效防范專利合同、技術秘密等方面的風險，并通過風險監控預見風險，通過爭議侵權處理已形成的風險。最后在實施和運行部分，通過對立項、研究開發、采購、生產、銷售及售后各個階段形成標準管理，可對企業運作過程中各個部門、各個工作階段形成有效管理，避免專利風險。

最后，對已形成的爭議糾紛積極應對，配合公司內部律師或外聘律師以及專利代理師，主動化解已形成的專利風險。這里的爭議糾紛包括專利無效糾紛及專利侵權糾紛。其中專利侵權糾紛包括對競爭對手侵犯自己專利技術，以及企業侵犯別人的專利技術的爭議糾紛。律師或代理人在處理專利糾紛，可根據實際情況，對糾紛申請或抗辯理由仔細審查，選擇最有效的糾紛處理策略，權衡各方主體利益得失，積極化解，平息糾紛。

綜上所述，企業專利法律風險防控是一個系統的防范工程，專利管理中任何一細微處的遺漏或失誤都可能導致后續爭議糾紛發生的可能。企業只有全方位建設企業專利風險防控體系，完善企業專利管理體系，才能盡可能地減少專利法律風險，為企業的發展保駕護航。

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