淺析中國企業應訴海外專利糾紛的策略

柳 春

一、引言

近年來，越來越多中國企業拓展海外市場。然而，一些企業在拓展海外市場時頻頻遭遇專利糾紛。海外專利糾紛導致企業產品在海外被扣押、沒收和/或禁售，海外市場拓展進程延滯，經濟和商譽損失嚴重。隨著中國企業科技實力增強，高科技產品出口比重不斷提高，仍將不斷地遭遇海外專利糾紛。中國企業應增強應訴海外專利侵權指控的能力。

二、中國企業遭遇海外專利糾紛的原因分析

（一）中國企業缺少海外專利和海外專利侵權風險意識

目前中國發明專利申請量連續多年位居世界第一。然而，除少數企業外，中國企業申請注冊海外專利意識薄弱，在國內注冊專利而未注冊海外專利或注冊海外專利少。2017 年，中國申請人在海外提交6 萬余件同等專利申請，向國外申請專利的比例只占4.6%；中國擁有有效發明專利企業中，僅有2.2%向境外（含PCT 途徑）提交專利申請。PCT 途徑是中國申請人申請海外專利的主要途徑。2018 年，中國申請人通過PCT 途徑提交國際專利申請5.3 萬余件，居世界第二位；2019 年，中國申請人通過PCT 途徑提交了5.8 萬余件專利申請，躍居全球第一。

但中國申請人每件PCT 申請進入國家的平均數量少，2017 年為1.2 個（含中國）。美國和歐盟是中國企業重要目標市場。2018 年，中國企業獲得美國專利12,589 件，僅占美國專利商標局（USPTO）授權專利量的4%；中國在歐洲專利局（EPO）獲專利授權4,831 件。加之缺乏海外專利侵權風險意識，企業開拓海外市場時，不實施相關專利排查并規避設計，又未取得海外競爭對手或非專利實施實體(NPE)（以下簡稱“海外競爭對手”）專利許可，頻頻被控侵犯專利。因事先未在印度申請專利，小米在印度被愛立信起訴專利侵權，法院裁定小米侵犯專利并禁止銷售部分型號手機。在美國，Maxell 訴中興專利侵權，德州法院裁決中興賠償損失；摩托羅拉在美國國際貿易委員會（ITC）起訴深圳海能達通信股份有限公司侵犯專利，ITC 裁定海能達（新設計產品除外）專利侵權，禁止侵權產品進口和銷售。在歐盟，Unwired Planet International 在英國起訴華為專利侵權，Sisvel公司在德國訴海爾侵犯專利，英國英格蘭-威爾士高等法院和德國法院分別判決禁止在英國銷售華為手機、海爾停止銷售涉案產品并賠償經濟損失。

（二）海外競爭對手將專利侵權訴訟作為市場競爭的手段

中國企業拓展海外市場時，影響海外競爭對手既有市場份額，海外競爭對手為阻止中國企業進入市場、爭奪或壟斷市場、索取高額專利許可費和/或賠償金，頻頻指控中國企業侵犯其專利技術、方法（工藝）或外觀設計。本世紀初，為索取巨額專利使用費，飛利浦申請歐盟國家海關扣押了中國DVD 企業產品。為阻止中國企業進入并擠占其市場份額，TI 汽車燃油系統股份有限公司(TI Automotive Fuel Systems SAS)（以下簡稱“TISAS”）在溫州華潤電機有限公司（以下簡稱“華潤電機”）參加法國國際汽車工業展覽會時指控其專利侵權；瑞士TF Est.1968（以下簡稱“瑞士公司”）在瑞士巴塞爾國際鐘表珠寶展上投訴天津海鷗手表集團公司（以下簡稱“海鷗”）陀飛輪不銹鋼袖扣飾品外觀設計侵權；德國Tractel Greifzug GmbH 公司在江蘇申錫建筑機械有限公司參加德國寶馬展時起訴外觀設計侵權。為限制通領科技集團（以下簡稱“通領科技”）拓展美國市場，以高昂訴訟成本拖垮乃至迫使通領科技退出美國市場，萊伏頓公司在美國起訴通領科技及其經銷商專利侵權；為阻礙正泰集團股份有限公司（以下簡稱“正泰集團”）拓展市場，施耐德公司在全球范圍內向正泰集團發起20 多次侵權訴訟；為抑制浙江醫藥股份有限公司（以下簡稱“浙江醫藥”）搶占其市場份額，維持壟斷地位和壟斷利潤，日本Kaneka 公司在德國、美國指控浙江醫藥生產輔酶Q10 工藝專利侵權；京信通信系統控股有限公司（以下簡稱“京信通信”）海外市場拓展威脅到美國安德魯天線市場，安德魯在巴西對京信通信提起專利侵權訴訟；為逼迫接受過高專利許可交易條件，交互數字技術公司（InterDigital Technology Corporation，IDC）在美國ITC 和法院起訴華為專利侵權等等。

三、應訴專利糾紛策略

由于缺乏海外專利及存在的競爭關系，中國企業拓展海外市場時被海外競爭對手指控專利侵權在所難免。在歐美發達國家，不應訴意味著敗訴和放棄海外市場；應訴并勝訴則掃除拓展海外市場障礙。因此，中國企業在海外市場拓展中被指控專利侵權時，應借鑒成功應訴經驗，積極應訴。

（一）保存好研發設計、注冊專利、生產、銷售及風險預警資料

應訴海外專利侵權指控，需提供海量技術性強的抗辯證據。在深圳比亞迪股份有限公司（以下簡稱“比亞迪”）應訴日本索尼公司專利侵權指控過程中，比亞迪提交辯論文件和證據材料近200 份，共計5,000多頁①田力普.中國企業海外知識產權糾紛典型案例啟示錄[M].北京：知識產權出版社，2010：52.。在賽開利公司和達克泰集團起訴申錫公司外觀設計侵權案中，申錫公司搜集整理研發記錄1,900多頁。江蘇江淮動力股份有限公司（以下簡稱“江動集團”）在美國應訴美國本田公司商業外觀侵權時，收集提交資料達十幾萬頁②田力普.中國企業海外知識產權糾紛典型案例啟示錄[M].北京：知識產權出版社，2010：59.。因此，中國企業應增強海外專利糾紛風險意識，在開拓海外市場前研究海外競爭對手專利技術、方法或外觀設計及其所在國專利法律和判例，研發創新、設計產品時規避相關技術、方法或外觀設計專利保護范圍，避免相同或等同侵權，必要時申請注冊國內外專利；按研發設計時間發展，書面詳細記錄、保存研發設計過程、注冊國內外專利、生產、銷售及風險預警資料，同時檢索、搜集可能影響海外競爭對手專利權穩定性的專利文獻、非專利文獻、在先公開銷售和使用證據及梳理風險點，制定好應訴可能侵權指控的預案，以便遭遇海外專利侵權指控時按時提交抗辯證據，降低應訴成本及經濟損失，避免舉證不能或被判惡意侵權③。由于保存了相關研發數據和資料，廣東生益科技股份有限公司應訴美國埃索拉股份有限公司發起的專利侵權337 調查時，快速提交了10 萬頁應訴證據，埃索拉公司撤訴。由于江動集團在研發設計之初對本田公司專利進行了規避，美國本田與江動集團在訴訟中達成和解與互不追究協議。中微半導體設備（上海）有限公司（以下簡稱“中微”）研發時對MOCVD 設備領域專利進行侵權風險評估，避開競爭對手專利，檢索大量專利無效證據，注冊關鍵專利，準備詳細訴訟應對方案，在美國Veeco Instruments 公司（以下簡稱“Veeco”）起訴中微供應商西格里碳素（以下簡稱“SGL”）專利侵權時，中微積極應對，Veeco、中微和SGL 達成和解。

（二）主張沒有侵犯專利，起訴或反訴原告專利侵權

根據各國專利法，權利要求書界定專利保護范圍，說明書及附圖輔助確定權利要求保護范圍。而按照各國司法實踐，專利侵權判定采用全面覆蓋原則，被控侵權產品或方法技術方案的技術特征與專利技術方案的全部技術特征相同或等同，構成相同或等同侵權。在一些國家，專利審查、無效、異議程序中的相關文件、無效訴訟決定可作為確定專利權利要求保護范圍的重要參考。因此，中國企業應檢索、搜集原告專利權利要求書、說明書、圖片及專利審查、無效、異議相關文件、無效訴訟決定，分析專利權利要求、技術方案、解決的技術問題、技術特征、圖片及原告對權利要求的解釋以及被控產品技術、方法或外觀設計與原告專利差異，向法官提交專利審查、無效、異議相關文件及規避設計被控侵權產品的資料，提供權利要求與被控侵權技術、方法或外觀設計差異的圖片、不侵權律師意見、專家報告及相關判例，主張原告違反禁止反悔或捐獻原則，被控侵權技術方案未包含專利權利要求的全部技術特征、被控侵權技術方案與專利技術方案解決技術問題手段不相同或相似、被控侵權技術方案實現的技術效果不同，被控產品不是按權利要求保護方法生產、被控侵權技術與專利技術不相同也不等同、被控外觀設計與專利外觀設計不相同也不近似，企業產品屬于自主創新設計，技術、方法或設計未落入專利權保護范圍，沒有侵犯專利技術、方法或外觀設計。申錫公司提供自主研發外觀設計資料，內華達州地方法院駁回了賽開利公司和達克泰集團的訴訟請求；在美國超視技術有限公司（Ultravison Technologies）指控中國LED 顯示屏企業專利侵權337 調查案中，中國LED 顯示屏企業向ITC 提交自主研發、在先生產和銷售材料，Ultravison Technologies撤訴。海鷗參展的一款雙陀飛輪機械表在巴塞爾國際鐘表珠寶展上遭瑞士歷峰集團獨立制表人投訴侵犯專利時，海鷗提供研發資料和中國專利復印件，展會組委會裁定爭議手表沒有違反(瑞士聯邦)專利法。經過通領科技積極應訴，新墨西哥州聯邦地區法院判定通領科技產品未包含萊伏頓公司涉案專利權利要求的相關要素，也不是以相同方法完成同樣功能的相同或等同的結構，不侵犯專利權。

同時，轉守為攻，起訴或反訴原告侵犯專利，以順利拓展海外市場和捍衛合法權益。對施耐德公司無休止起訴，正泰集團在中國起訴施耐德電氣低壓(天津)有限公司（以下簡稱“施耐德天津”）專利侵權，最終施耐德天津與正泰集團達成和解協議，施耐德天津支付補償金1.575 億元，施耐德公司與正泰集團停止全球范圍內現有訴訟；瑞士公司在巴塞爾國際鐘表珠寶展上指控海鷗侵權時，海鷗反訴瑞士公司侵犯袖扣中嵌入動態陀飛輪瑞士外觀設計專利，瑞士公司產品下架并接受罰款。

（三）主張原告專利無效

受專利審批機構審查能力限制，授權專利或許無效，如專利缺乏新穎性、創造性和/或實用性，說明書公開不充分或修改超出原始公開范圍，權利要求得不到說明書支持，專利權利要求范圍不確定、權利要求不清楚而無法生產被控產品，主題不可專利等。大部分國家，如中國、德國、法國等，不對外觀設計和實用新型專利申請④目前大概有75 個國家提供實用新型保護。進行實質審查，外觀設計和實用新型專利無效可能性大。一些國家對專利申請不進行實質性審查，如南非、意大利，或進行有限實質審查，如法國，或不對進入該國PCT 申請進行實質審查或依據PCT 國際檢索報告及書面意見授予專利權⑤，或不對非PCT 申請進行相應審查即授予專利權，專利權不夠穩定。因此，根據原告專利授權時專利法界定的現有技術⑥目前絕大多數國家如中國、德國（實用新型采用相對新穎性標準）、英國、法國、意大利、瑞士、俄羅斯、日本、韓國、澳大利亞、美國和加拿大等，采用絕對新穎性標準，現有技術是指在專利申請日前世界范圍內出版物公開、使用公開、銷售公開和以其他方式公開的技術。一些國家曾經或當前采用相對新穎性標準，現有技術是指在專利申請日前世界范圍內出版物公開，或在本國公開使用或以其他方式公開的技術；極少數國家采用國內新穎性標準，現有技術是指專利申請日前在本國以任何方式公開的技術。，檢索、搜集專利審查時沒有考慮的影響可專利的申請日⑦目前絕大多數國家實行先申請原則，對內容相同的發明，專利權授予最先申請的人。前已被他人以法定方式公開技術、外觀設計或方法的專利文獻、非專利文獻，并提交專利無效的專家報告、律師意見，主張原告專利與現有技術或方法相同或等同、與現有外觀設計相同或近似，專利屬于現有技術、方法或外觀設計，不具備新穎性、創造性和/或實用性；或者，主張專利技術方案不完整，說明書公開不充分或修改超出原始公開范圍，權利要求書得不到說明書的支持，缺少必要技術特征，無法確定專利權保護范圍；或主張專利不符合原告國家法律規定的可專利范圍，比如，屬于美國專利法第101 條規定的不授予專利權的主題，請求法院或專利審批機構宣告專利無效⑧美國、英國、俄羅斯和日本等國法院和專利行政機構均有權宣告專利無效。法國專利權無效宣告訴訟由巴黎民事一審法院及巴黎上訴法院管轄，中國專利局復審和無效審理部負責專利權無效宣告，德國聯邦專利法院管轄專利無效糾紛。。華潤電機提供TI SAS 的涉案專利被在先專利公開證據，主張專利不具有新穎性和創造性，法國巴黎大審法院判決TI SAS涉案專利權利要求無效。就索尼在日本法院起訴比亞迪專利侵權一案，比亞迪以涉案專利不具有創造性、新穎性和說明書公開不充分為理由，向日本特許廳提出專利無效宣告請求，日本特許廳裁定索尼專利無效。對安德魯在巴西的專利侵權指控，京信通信在巴西提起專利無效申請，巴西里約熱內盧聯邦法院裁定安德魯涉案4 件巴西專利無效，安德魯的訴訟請求被巴西圣保羅法庭全部駁回。在美國、德國應訴Kaneka 公司發起的專利侵權訴訟時，浙江醫藥請求美國休斯頓地區法院宣告Kaneka 公司涉案專利無效并確認未侵權，向德國聯邦專利法院提起專利無效宣告請求，最后ITC 和美國聯邦法院裁決浙江醫藥生產輔酶Q10工藝未侵犯Kaneka 公司專利，德國聯邦專利法院宣告Kaneka 公司涉案專利權無效。

同時，請求宣告原告其他法域專利無效，以更大范圍掃清拓展市場障礙。在德國法院判決取消Tractel Greifzug GmbH 的外觀設計專利號后，申錫公司在專利注冊地西班牙起訴Tractel Greifzug GmbH 公司外觀設計專利存在不正當模仿，西班牙法院判決宣告專利無效。Veeco 在美國提起專利訴訟后，中微除請求USPTO 撤銷Veeco 專利外，還在中國、韓國對涉訴專利提起無效宣告請求，最終Veeco 與中微達成全球和解。

（四）反訴或起訴原告濫用專利權或壟斷

專利權人對專利享有獨占權，他人未經許可或沒有正當理由，實施專利技術、方法或外觀設計的行為屬侵權行為。專利權人可提起專利侵權訴訟以禁止專利侵權并獲得賠償。但是，原告不合理地向客戶廣為發送警告函，明知專利可能無效或不侵權，沒有無法律和/或事實依據、無正當理由，或拒絕基于FRAND 原則許可其標準必要專利或附加不合理交易條件，涉嫌不正當競爭或壟斷。原告達克泰集團沒能再次提供更為有力的新證據，美國加利福尼亞州上訴法院判決原告向申錫公司賠付訴訟費用83 萬美元。思科系統公司（以下簡稱“思科”）在美國法院起訴華為侵犯知識產權時，華為積極應訴并反訴思科壟斷，思科與華為和解；而針對IDC 在美國提起的專利侵權訴訟，華為在中國起訴IDC 壟斷，最終中國法院判決IDC 構成壟斷并賠償2000 萬元，ITC 終裁華為不侵權。因此，依據規制專利惡意訴訟威脅和惡意訴訟法律和判例，提供客觀清楚且令人信服證據，反訴或起訴原告濫用專利權或壟斷，要求法院判令賠償包括律師費在內經濟損失。

（五）達成和解協議

海外專利侵權訴訟的實質是商業利益之爭。專利訴訟過程漫長，雙方要花費大量時間、精力和財力，專利侵權判定又具有不確定性。若原告起訴目的是迫使被告支付高額賠償金或專利使用費，不在于打壓或排除被告，隨著訴訟中被告提出越來越多不侵權或專利無效證據、起（反）訴原告侵權或采取其他反制措施，和解或許是解決糾紛的最好選擇。因此，經研判，被控產品技術、方法或外觀設計涉嫌侵權，綜合考慮應訴成本、敗訴后賠償金與和解需支付專利使用費、預期商業利潤，在以海外專利為籌碼和/或反制原告基礎上，適時達成和解協議，實施（交叉）許可，改變產品技術、方法或外觀設計、必要時支付賠償金，貼牌或合資生產，收購專利或并購，或將爭議提交仲裁。由于高通與愛立信之間專利交叉許可協議，小米在印度被愛立信起訴專利侵權后與高通達成專利授權協議，采用高通處理器的紅米1S 手機得以在印度市場再度銷售。針對MPEG LA 在德國發起專利侵權訴訟，華為成為MPEG LA 的AVC 專利組合授權的被許可方。美國Segway 公司和DEKA 公司在ITC 指控納恩博科技有限公司（以下簡稱“納恩博”）侵犯專利權后，納恩博收購了Segway。杜比在印度新德里高等法院起訴OPPO 侵犯專利權后，原被告簽訂戰略合作協議。與海外競爭對手和解，企業需支付不菲專利使用費，影響海外市場銷售產品成本和競爭力，但可早日擺脫訴累，節省應訴費用，專注創新和海外市場拓展；一旦敗訴，企業將面臨產品禁止入關或海外市場禁售和支付高額賠償金的困境。

（六）尋求政府相關部門和行業協會援助

應對海外專利糾紛，除需提供海量抗辯證據外，費用動輒百萬美元以上，單一企業難以承受，因而由政府相關部門、行業協會協助企業（共同）應訴⑨柳春.中國企業應訴美國337 調查的策略[J].中國發明與專利，2018（1）：93.，“力量大”，和解或勝訴率高。中國企業的DVD 被歐盟海關扣押后，中國電子音響工業協會代表DVD企業與飛利浦達成專利許可協議；杭州減速機廠等4 家企業在德國漢諾威設備展上被德國SEW 傳動設備公司指控侵犯外觀設計專利和撤展后，經中國齒輪專業協會牽頭，德國SEW 與3 家企業和解。美國Teragren 公司起訴中國安吉天振竹地板有限公司（以下簡稱“天振公司”）銷售商美國Smith&Fong 公司侵犯專利時，中國林產工業協會竹材專業委員會牽頭同行企業籌集數百萬應訴資金，與天振公司共同應訴Teragren 公司專利侵權指控；在應訴美國勁量電池公司指控侵犯無汞堿性電池專利337 調查案中，經商務部和電池工業協會協調，中國被訴電池企業按規模和出口量分擔費用，部分沒有被訴企業也分擔了30%費用。天振公司和中國電池企業在海外專利糾紛中勝訴，商務部和相關行業協會功不可沒。因此，若拓展海外市場時被海外競爭對手指控專利侵權，中國企業應及時向政府商務部門、行業協會求助，請求參展企業知識產權服務站、海外知識產權維權聯盟、知識產權維權援助中心、國家海外知識產權糾紛應對指導中心和/或商務部駐外經商機構推薦中外律師和技術專家，提供侵權判斷和抗辯意見、法律及資金援助；若多家企業被訴或訴訟結果影響整個行業，可請求政府商務部門、行業協會組織和協調相關企業共同搜集證據和分攤費用，群策群力地應訴，以提高和解或勝訴幾率。

四、結語

如今，企業之間競爭已體現為產品技術、工藝和外觀設計的競爭，專利侵權訴訟也因此日漸淪為企業間商業競爭的工具。因此，在預防海外專利糾紛的同時，中國企業拓展海外市場時還應做好應訴專利糾紛準備，積極應訴抗辯專利侵權指控，在政府相關部門和行業協會支持幫助下，爭取和解或勝訴，以掃除海外市場拓展道路上的障礙。