撤稿論文作為發明專利實質審查中的現有技術異議的認定

梁艷輝 陳翠翠 王偉民

（國家知識產權局專利局專利審查協作江蘇中心，江蘇 蘇州 215163）

0 引言

《專利法》第22 條第5 款規定現有技術是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。《專利審查指南2010》（2019 年修訂）［1］進一步明確了：在發明專利申請實質審查程序中，審查員除在專利文獻中進行檢索外，還應當檢索非專利文獻。在計算機檢索系統和互聯網中可獲取的非專利文獻主要包括國內外科技圖書、期刊、學位論文、標準/協議、索引工具及手冊等。由此可見，期刊庫、網頁、共享平臺等數據庫中的資料屬于《專利法》規定的現有技術的范疇。

專利審查程序中對于證據的考慮與其他法律程序不同，除考慮網絡證據的客觀性、合法性與相關性之外，還要考慮證據的時間性［2］。對于非專利文獻公開日期的確定，《審查操作規程實質審查分冊》已經給出明確的規定：“對于書刊類出版物，其印刷日視為公開日；對于在線電子期刊，如果期刊既有紙件又有電子形式的，以最早的公開日作為公開日。一般地，將在線電子期刊的上傳日或出版日作為公開日。對于學位論文，不能以提交日作為公開日，只能以中國優秀碩士論文電子期刊網或中國博士學位論文電子期刊網‘年期’所顯示的出版日作為公開日［3］。”然而，互聯網技術的發展使得網絡上公開的期刊庫、網頁、共享平臺等數據庫中文獻的公開時間的確定變得復雜，一方面，網絡上記載的公開時間可能會存在被修改的可能，另一方面上述文件存在滅失的可能，例如期刊撤稿、網頁公開文檔的刪除等。

撤稿是科研活動中的正常現象，是對有缺陷的科學結論進行糾錯的有效措施之一。在Retraction Watch（撤稿觀察數據庫）檢索到的數據中，早在1927 年就有論文被撤稿。撤稿是為了維護學術環境的純潔性、維護科研工作的誠信度，提醒作者不要違背出版倫理，糾正論文中的謬誤，以及給讀者傳遞正確和權威的科研信息等［4］。基于Retraction Watch 檢索到的數據，在2015 年以前，美國每年的撤稿數量最多，此后中國增長迅速，到2020 年，中國的論文撤稿數量、撤稿率均位居世界第一［5］。

論文撤稿的原因較為復雜，既有作者原因，也有編輯和期刊的原因，任艷青等對撤稿觀察數據庫（Retraction Watch）2012—2018 年的撤稿論文進行分析，據統計在14 867 條撤稿原因中，排名前20 的撤稿原因有典型的學術不端行為，即偽造、抄襲、剽竊占主流，同行評議的偽造、文章/圖片的復制抄襲等均占較大比例，同時還有數據錯誤、結果不可重復等可能存在錯誤的原因［6］。秦明天通過知網、萬方、維普三大中文數據庫收集2020 年以來的撤稿聲明，并追溯涉及的撤稿論文，統計分析得出，中文期刊撤稿原因中占比2/3的是學術不端行為［7］。

目前國際上的COPE 與ICMJE《撤銷指南》對期刊更正與撤稿都進行了相應規定，是科技期刊遵守并參考的權威規范，主要內容涵蓋撤稿流程、撤稿原因、稿件審核、撤稿聲明格式、聲明登載和鏈接方法等［4］。

我國已經發布《科學技術活動違規行為處理暫行規定》《科技期刊出版倫理規范》等管理政策，但國內學術期刊并未嚴格按照指南進行撤稿，各大數據庫的撤稿流程也各不相同，即使同一數據庫中，不同期刊的撤稿管理也不一致。國內期刊、數據庫面對撤稿請求的操作不規范，大多期刊采取將相關論文直接從網站和數據庫中直接刪除，極少一部分較好的做法是在刪除被撤稿論文的同時刊登相應撤稿聲明。

由于撤稿事件會引起一部分論文直接被刪除，在發明專利的實質審查中，如果實審審查員引用了這類論文作為評價發明專利新穎性和/或創造性的現有技術，上述撤稿行為就會導致論文在后續審查過程中不能再被檢索獲取得到，這類撤稿行為可能影響到現有技術的時間性和科學性，必將對發明專利實質審查過程中現有技術的認定產生不利影響。

1 爭議案例

某發明專利申請的申請日為2021 年4 月30日，審查過程如下：①審查員第一次審查意見通知書中引用該申請第二發明人劉某某的博士學位論文評述了新穎性和創造性，該論文收錄于中國優秀碩博士論文全文數據庫（博士）某輯2021 年某期中，根據現行審查操作規程規定的碩/博論文公開日期的確定規則確定劉某某的博士學位論文的出版日期早于本申請的申請日，屬于現有技術；②申請人在收到第一次審查意見通知書后將該博士論文從CNKI 數據庫撤稿，并在答復第一次審查意見通知書時指出由于劉某某（即專利申請第二發明人）涉嫌學術造假，其博士學位已被撤銷，并提供了學位授予單位關于撤銷劉某某博士學位的證明（該證明的日期早于申請人收到第一次審查意見通知書的時間）。申請人認為該論文已經被撤稿，處于公眾無法獲取的狀態，失去了作為現有技術的資格，無法用于評述創造性。審查員在檢索時未對該論文的發表日期進行截屏留存，僅記錄了中國優秀碩博士論文全文數據庫（博士）收錄該論文的輯、年期和頁碼。由于論文撤稿，上述數據庫中已經刪除了該論文的相關記錄，僅在百度搜索或超星讀秀學位論文搜索中存在關于該論文作者、授予單位、學位年度和摘要的記載，摘要的內容不涉及第一次審查意見通知書中引用的內容。

該案例的爭議焦點在于：在專利申請的申請日前公開，后由于其他原因被撤稿的學位論文或期刊論文公開的內容是否認定為自始不存在，審查員是否對該論文的公開時間進行證據保全，是否會影響撤稿論文作為現有技術資格的認定。

2 相關復審案例的啟示

下面結合一件發明專利申請的復審決定探討撤稿期刊論文作為現有技術的資格認定。

復審決定第1F27891 號的發明專利申請①，在該案的發明專利實質審查階段中，專利審查員引用了Frontiers in Pharmacology中的一篇期刊文獻作為對比文件1，結合一篇中文期刊文獻作為對比文件2 評述了創造性，并基于上述文獻做出了駁回決定。申請人在實質審查過程中并未對上述非專利文獻證據的使用提出異議，但在駁回之后提出了復審請求，并在復審請求中對對比文件1 公開內容的證明效力提出了異議，意見陳述概括為：對比文件1已經被撤稿，其撤稿說明中記載了作者創建并提供了虛假信息，由于該文章的科學性得不到保證，并遵循出版倫理委員會的建議，撤回了該文章。可見，該論文被本領域的同行認為涉嫌造假，其真實性得不到保證，并且撤稿說明公開時間在本申請的申請日之前。因此，對比文件1 不滿足真實性要件從而不具備證明效力，不能作為評價本申請的關鍵證據使用。

復審委員會合議組對本案的非專利文獻公開時間和內容的爭議進行審查后，最終做出了復審決定書，決定書認為：現有技術是申請日之前在國內外為公眾所知的技術，如果對比文件已經于申請日之前公開發表，能夠為公眾獲得，并包含能夠使公眾得知實質性技術知識的內容，即使發表后撤稿，也不能改變其屬于現有技術的事實。撤稿說明中僅記載了“作者在同行審稿過程中創建并提供了虛假信息，由于文章的科學性得不到保證，并遵循出版倫理委員會的建議，撤回該篇文章”，該聲明未具體披露作者提供的虛假信息內容和文章中的科學性存疑的內容，公眾不能從該撤稿說明書中獲得實質性的技術知識上的反向教導。所以該文獻構成現有技術，并基于此維持了駁回決定。

通過該案例的分析可以得出以下啟示：①申請日前已經公開發表的非專利文獻已經構成現有技術，即使后來因為各種原因撤稿導致所述文獻不能再被檢索獲取得到，在先發生過的公開事實并未改變，即撤稿不等同于該文獻自始不存在；②由于學術造假造成的撤稿，如果撤稿說明中未披露虛假信息內容和文章科學性存疑的內容，公眾則不能從中獲得實質性的技術知識上的反向教導，即撤稿不一定等同于該文獻公開的技術內容提供了反向技術教導。

3 對實審案例的分析

再回到開篇討論的案例，該案例與上述復審決定所涉及的撤稿論文的區別在于：開篇案例涉及的撤稿論文為博士學位論文，經咨詢中國知網客服獲知，學位論文的撤稿不需要發表撤稿聲明，并且撤稿后中國知網即刪除了其所有記錄，公眾無法檢索到或者無法獲得原文；而復審決定中所涉及的撤稿論文，撤稿后原論文鏈接仍然存在，并注明了撤稿時間和撤稿聲明。

結合上述復審決定，筆者嘗試回答以下問題：

①在專利申請的申請日前發表，后由于其他原因被撤稿的學位論文或期刊論文公開的內容是否認定為自始不存在？

審查員在檢索日已經能夠從中國優秀碩博士論文全文數據庫（博士）獲得該博士學位論文，并且確定該文獻公開時間的程序合法，即該論文在本申請的申請日之前已經正式公開發表，能夠為公眾獲得，屬于現有技術，發表之后的撤稿行為不能改變其屬于現有技術的事實。申請人提供的因學術不端撤銷劉某某博士學位的證明并未具體披露所述學術不端行為的具體內容和論文中科學性存疑的證據，并且上述證明為內部文件，公眾不能夠想獲得即能獲得，因此，公眾也不能從撤稿行為和撤銷學位的證明中獲得實質性的技術知識的反向教導。

②實審審查員是否對該論文的公開時間進行證據保全是否會影響撤稿論文作為現有技術資格的認定？

考慮到發明專利實質審查程序中，實審審查員作為國家機關工作人員完成行政審批工作，實審審查員與專利權人不存在利益的糾葛，處于相對客觀、中立的立場，沒有編造網絡證據的利益驅動和偽造網絡證據的動機，因此，在實質審查過程中由實審審查員引證的網絡證據應當具有一定的固化網絡證據的功能與效力。

CNKI 是國內重要的非專利文獻檢索資源之一，收錄文獻最多，且可信度高。中國優秀碩博士論文全文數據庫采用“作者直接投稿”“合作單位組稿”兩種方式收錄學位論文，經核實，該案例中的申請人屬于合作組稿單位，即該博士論文在中國優秀碩博士論文全文數據庫的收錄和公開是經過論文完成人或者學位授予單位允許的。申請人的撤稿行為也一定程度上印證了該論文曾作為現有技術處于公眾能夠獲得的公開狀態。

基于上述分析，筆者認為，基于該案例的案情，即使實審審查員沒有對該論文的公開時間進行證據保全，也不會影響撤稿論文作為現有技術資格的認定。另外，在該案例中，申請人并沒有質疑該學位論文撤稿前的公開時間，而是認為撤稿后該論文即處于公眾無法獲得的狀態，然而，判斷現有技術的時間節點是發明專利申請的申請日，顯然，申請人忽略了在撤稿前并且在本申請的申請日前，該論文已經符合作為本申請的現有技術的要件。

4 結語

為了進一步優化國內學術環境，應當加強對研究人員的科研誠信教育，完善學術不端行為懲戒體系，提高對學術不端行為的懲罰力度以及建立健全科研誠信監督機制。

為保證期刊行業健康發展，降低撤稿事件對讀者和社會等帶來的不良影響，國內期刊應當盡快完善撤稿規范和流程，與國際標準接軌，撤稿后應當及時在期刊或平臺發表規范的撤稿聲明，撤稿聲明應詳盡地列出撤稿題目、期刊名稱、刊出時間、年、卷（期）、起始頁碼等，撤稿聲明和原文應當相互鏈接，撤稿后，期刊網站還應當保留該論文，而不是直接刪除或用撤稿聲明替代原文，避免由于訪問障礙或對收費用戶開放導致信息獲取不全，造成被撤稿件繼續被錯誤使用。

對于發明實質審查工作來說，健康、誠信的學術環境有利于維持非專利文獻類現有技術的真實性和穩定性，而在規范化的撤稿流程下，撤稿原文鏈接、公開的時間的保留則有利于網絡證據的固定，降低了實審審查員對網絡證據保全的難度，減少實質審查過程中網絡證據公開內容及公開時間的舉證難度。

注釋：

①中華人民共和國國家知識產權局專利復審委員會第1F27891號復審決定。