關(guān)于同日申請(qǐng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利的相關(guān)問題探析

蘇吉英

上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司，上海 200240

《專利法》第九條第一款規(guī)定：“同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”同日申請(qǐng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利制度是我國《專利法》有別于其他國家、組織的獨(dú)有法條，本條款立法本意是使發(fā)明創(chuàng)造盡快獲得保護(hù)，并避免重復(fù)授權(quán)。

自2008年同日申請(qǐng)制度增加到《專利法》第九條以來，隨著實(shí)踐的增加，同日申請(qǐng)的條款不斷完善，但因?yàn)橥丈暾?qǐng)的情況復(fù)雜，在實(shí)際的操作過程中尚存在很多不清楚和可爭(zhēng)議的問題。俞可嘉研究了同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利處于等待恢復(fù)等年費(fèi)滯納金等不同法律狀態(tài)下，對(duì)發(fā)明專利是否能獲得授權(quán)的影響，認(rèn)為因年費(fèi)未繳納或年費(fèi)繳納不足而處于等待滯納金狀態(tài)、恢復(fù)期狀態(tài)時(shí)，可分別通過及時(shí)繳納滯納金、請(qǐng)求權(quán)利恢復(fù)實(shí)現(xiàn)實(shí)用新型專利的有效狀態(tài)，然后根據(jù)《專利法》第九條第一款的規(guī)定對(duì)實(shí)用新型專利提出主動(dòng)放棄從而獲得發(fā)明專利的授權(quán)［1］；胡琳萍等人研究了在后發(fā)明專利要求在先發(fā)明專利的優(yōu)先權(quán)，因與在先申請(qǐng)發(fā)明專利同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利已經(jīng)授權(quán)，從而在后發(fā)明專利只能通過縮小保護(hù)范圍來獲得授權(quán)的案例，并提出了兩種解決方案：一是在后發(fā)明申請(qǐng)同時(shí)要求在先申請(qǐng)的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利的優(yōu)先權(quán)，二是在后發(fā)明和在后實(shí)用新型申請(qǐng)同日提交，并均同時(shí)要求在先發(fā)明和在先實(shí)用新型的優(yōu)先權(quán)［2］；趙曉東等人通過研究同日申請(qǐng)專利的數(shù)量和比例，發(fā)現(xiàn)同日申請(qǐng)呈逐年遞增趨勢(shì)；通過研究同日申請(qǐng)企業(yè)申請(qǐng)占比及專利運(yùn)營情況、授權(quán)維持率等指標(biāo)，認(rèn)為同日申請(qǐng)專利的以上指標(biāo)均領(lǐng)先于非同日申請(qǐng)專利，進(jìn)一步確認(rèn)了同日申請(qǐng)的活躍度及對(duì)企業(yè)激勵(lì)創(chuàng)新的作用［3］；林清源針對(duì)同日申請(qǐng)任意一份請(qǐng)求書遺漏同日聲明或者任意一份專利申請(qǐng)文件出現(xiàn)缺陷，將導(dǎo)致申請(qǐng)人的專利權(quán)保護(hù)范圍受到影響甚至無法獲得授權(quán)的問題，提出了針對(duì)紙質(zhì)申請(qǐng)只提交一份請(qǐng)求書，針對(duì)電子申請(qǐng)以“同日發(fā)明和實(shí)用新型申請(qǐng)”的特定類型填寫請(qǐng)求書的系統(tǒng)和流程優(yōu)化建議［4］；陳祎通過分析同日申請(qǐng)的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利授權(quán)的兩個(gè)案例，一是同日申請(qǐng)的發(fā)明專利早于實(shí)用新型專利而先獲得授權(quán)的情形，二是同日提交申請(qǐng)的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利的授權(quán)日期非常接近，那么就可能存在發(fā)明專利授權(quán)通知發(fā)出時(shí)間早于實(shí)用新型專利授權(quán)日的情形，導(dǎo)致不適用《專利法》第九條第一款的情形，提出了完善審查標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)同時(shí)申請(qǐng)專利的信息關(guān)聯(lián)，完善審查標(biāo)準(zhǔn)，在實(shí)用新型專利審查時(shí)需同時(shí)注意“禁止重復(fù)授權(quán)原則”，對(duì)可能重復(fù)授權(quán)實(shí)用新型專利做出駁回決定，以及適時(shí)取消禁止重復(fù)授權(quán)原則的例外情況的建議［5］。

本文闡述了對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利申請(qǐng)（以下也稱“同日申請(qǐng)”）的意義，并通過對(duì)同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利期限屆滿是否影響發(fā)明專利的授權(quán)，以及發(fā)明專利被宣告無效后實(shí)用新型專利能否繼續(xù)維持兩種情況的分析，對(duì)同日申請(qǐng)制度提出了完善建議。

一、同日申請(qǐng)的意義

專利申請(qǐng)人自專利授權(quán)后獲得專利權(quán)，即授權(quán)公告日后，發(fā)明創(chuàng)造可以獲得完全的專利保護(hù)。而發(fā)明專利從申請(qǐng)到授權(quán)要經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，大約需要3年的時(shí)間。發(fā)明專利在申請(qǐng)日至公開日這段時(shí)間，發(fā)明創(chuàng)造處于保密狀態(tài)，他人無法獲知專利技術(shù)，此階段若有人實(shí)施同樣的技術(shù)，專利申請(qǐng)人只能待授權(quán)后禁止他人使用。發(fā)明專利在申請(qǐng)日后18個(gè)月公開，申請(qǐng)專利的技術(shù)方案公開后，公眾皆可在專利查詢網(wǎng)站上獲得專利技術(shù)內(nèi)容，此階段若有人實(shí)施專利的技術(shù)方案，按照《專利法》第十三條規(guī)定，專利申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用，但是2020年發(fā)明專利平均授權(quán)率在40%左右，因此存在極大概率的駁回可能。若申請(qǐng)的專利技術(shù)不能獲得授權(quán)，則意味著專利技術(shù)方案為現(xiàn)有技術(shù)，使用現(xiàn)有技術(shù)無需支付費(fèi)用。因此，在發(fā)明專利公開至授權(quán)的這一階段，也被稱為專利的臨時(shí)保護(hù)期，保護(hù)效力比較弱。

而同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明和實(shí)用新型就能很好彌補(bǔ)這一缺陷，按照實(shí)用新型專利授權(quán)周期1年，發(fā)明專利授權(quán)周期3年計(jì)算，見下圖1。

圖1 發(fā)明專利與實(shí)用新型專利的授權(quán)時(shí)間圖

按照?qǐng)D1所示，同樣的技術(shù)方案同一天提交發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利申請(qǐng)，實(shí)用新型專利通常12個(gè)月內(nèi)可獲得授權(quán)。發(fā)明專利自申請(qǐng)日起18個(gè)月公開，在發(fā)明專利公開時(shí)，同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利已經(jīng)獲得授權(quán)，技術(shù)方案已經(jīng)得到了實(shí)用新型專利權(quán)的完全保護(hù)。因此如果他人在發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)實(shí)施專利技術(shù)，專利權(quán)人可通過授權(quán)的實(shí)用新型專利進(jìn)行維權(quán)。而在發(fā)明專利通過實(shí)審具備授權(quán)條件時(shí)，可通過主動(dòng)放棄實(shí)用新型專利權(quán)而獲得發(fā)明專利授權(quán)，從而使發(fā)明創(chuàng)造獲得20年的保護(hù)期。因此，通過同日申請(qǐng)的方式可以很好地保護(hù)專利技術(shù)。

二、案例分析

（一）同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利期限屆滿后，發(fā)明專利是否可以獲得授權(quán)？

根據(jù)《專利法》第九條規(guī)定“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利的，可以授予發(fā)明專利權(quán)”。法條的引申含義即為：對(duì)于同日申請(qǐng)的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，如果在發(fā)明專利授權(quán)前，實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)終止，則不能授予發(fā)明專利權(quán)，否則即為重復(fù)授權(quán)。實(shí)用新型常見的終止方式有兩種，一種為主動(dòng)放棄，另一種便是期限屆滿。實(shí)用新型專利保護(hù)期為10年，10年的時(shí)間發(fā)明專利尚不能授權(quán)雖是小概率事件，卻是不無可能發(fā)生的事情。尤其近幾年同日申請(qǐng)受到越來越多專利申請(qǐng)人的青睞，同日申請(qǐng)的專利數(shù)量急劇增長，與此同時(shí)審查員的業(yè)務(wù)量急劇增加，按照當(dāng)前的審查原則，同日申請(qǐng)的發(fā)明專利延期審查，那么就有可能存在發(fā)明專利授權(quán)時(shí)實(shí)用新型已經(jīng)期限屆滿的情況。那么這種情況下的發(fā)明專利能否授權(quán)？如果授權(quán)，就是在沒有放棄實(shí)用新型專利權(quán)的前提下而授予發(fā)明專利權(quán)，那么便是同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予兩項(xiàng)專利權(quán)，與法違背。如果不授權(quán)，即實(shí)用新型期限屆滿之日發(fā)明專利申請(qǐng)即視為撤回，這樣做也不合理，本來申請(qǐng)人可以通過發(fā)明專利授權(quán)獲得20年的保護(hù)期，因?yàn)閷彶橹芷陂L的原因縮減為10年，申請(qǐng)人權(quán)益受到影響；但如果不這樣做，對(duì)于公眾來說，通過檢索發(fā)現(xiàn)實(shí)用新型專利權(quán)已經(jīng)屆滿，那么當(dāng)然就可以自由實(shí)施實(shí)用新型專利技術(shù)，但這么做的話，就侵犯了發(fā)明專利權(quán)或者落入了發(fā)明專利臨時(shí)保護(hù)期內(nèi)。因此，不論是授權(quán)還是不授權(quán)，都存在不合理的地方。

針對(duì)以上問題，建議《專利法》在修訂時(shí)進(jìn)一步完善，例如，可以考慮第九條第一款增加“同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，發(fā)明專利須在實(shí)用新型專利的有效期內(nèi)完成結(jié)案；對(duì)于在發(fā)明專利結(jié)案前放棄實(shí)用新型專利權(quán)的，發(fā)明專利申請(qǐng)視為同步撤回”的相關(guān)規(guī)定。

（二）同日申請(qǐng)的發(fā)明專利被駁回后，實(shí)用新型專利繼續(xù)維持有效是否合適？

實(shí)用新型專利因不經(jīng)實(shí)質(zhì)審查相對(duì)容易授權(quán)。同日申請(qǐng)的發(fā)明專利申請(qǐng)因不具備專利性而被駁回，那么實(shí)用新型專利的存在是否還有必要呢？這個(gè)問題是很多人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，實(shí)際上，發(fā)明專利和實(shí)用新型專利不只是保護(hù)時(shí)間不同的區(qū)別，在創(chuàng)造性的判斷上也有明顯的不同。以無效宣告為例，在無效宣告程序中，實(shí)用新型專利與發(fā)明專利創(chuàng)造性的判斷在技術(shù)領(lǐng)域和引用的對(duì)比文件數(shù)量上都有所不同。根據(jù)審查指南關(guān)于實(shí)用新型專利創(chuàng)造性審查的規(guī)定，實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)?shù)陀诎l(fā)明專利的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)，主要體現(xiàn)在技術(shù)領(lǐng)域和現(xiàn)有技術(shù)引用數(shù)量的不同。技術(shù)領(lǐng)域上的區(qū)別在于，實(shí)用新型專利傾向于僅考慮該實(shí)用新型所屬的技術(shù)領(lǐng)域，而發(fā)明專利不僅要考慮該發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮與此相近或相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域，甚至還要考慮因?yàn)榻鉀Q該技術(shù)問題可能促使技術(shù)人員去尋找技術(shù)解決手段的其他領(lǐng)域。現(xiàn)有技術(shù)引用數(shù)量上的區(qū)別在于，在評(píng)價(jià)專利的創(chuàng)造性時(shí)，實(shí)用新型專利通常只要求引用一兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)，而發(fā)明專利則可引用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)。

在“孫某訴安徽某園林綠化公司侵害其實(shí)用新型專利權(quán)案”中，安徽某園林綠化公司提出孫某曾就相同的技術(shù)方案同時(shí)申請(qǐng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，發(fā)明專利因?yàn)椴环鲜跈?quán)條件被駁回，因此認(rèn)為同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利也不具有專利性，因而主張不侵權(quán)。最高法沒有因?yàn)榘l(fā)明專利被駁回而直接認(rèn)定同日申請(qǐng)的實(shí)用新型專利不具備專利性，而是認(rèn)為孫某就同一技術(shù)方案同日申請(qǐng)發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，發(fā)明專利申請(qǐng)因不具備創(chuàng)造性而未獲授權(quán)且其法律狀態(tài)已經(jīng)確定，需要考慮審查員對(duì)發(fā)明專利創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)是否超越同案實(shí)用新型專利授權(quán)條件的審查標(biāo)準(zhǔn)，如果未超越，則實(shí)用新型專利不應(yīng)受法律保護(hù)；如果超越，則不能據(jù)此直接認(rèn)定同案實(shí)用新型專利權(quán)不應(yīng)受法律保護(hù)。

由此可見，發(fā)明專利的審查標(biāo)準(zhǔn)要遠(yuǎn)高于實(shí)用新型專利。同日提出申請(qǐng)的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，如果發(fā)明專利被駁回是因?yàn)楸灰玫膶?duì)比文件是相近或相關(guān)的技術(shù)，或者引用了3篇以上的對(duì)比文件評(píng)述其創(chuàng)造性，那么實(shí)用新型專利因?yàn)閯?chuàng)造性要求相對(duì)較低，還是有可能繼續(xù)維持有效的。那么結(jié)果就是同日申請(qǐng)的發(fā)明創(chuàng)造雖然失去了發(fā)明專利權(quán)的保護(hù)，卻可依然獲得實(shí)用新型專利權(quán)的有力保護(hù)。

從這一角度來看，發(fā)明專利和實(shí)用新型專利對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)各有其優(yōu)缺點(diǎn)，發(fā)明專利保護(hù)時(shí)間長，而且經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，權(quán)利也更加穩(wěn)定；而實(shí)用新型專利雖然保護(hù)時(shí)間短，但是在授權(quán)及無效階段的創(chuàng)造性判斷標(biāo)準(zhǔn)上均明顯低于發(fā)明專利，所以其更容易獲得保護(hù)。因此對(duì)于同日申請(qǐng)的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，不能簡(jiǎn)單認(rèn)為發(fā)明專利因不具專利性被駁回，則實(shí)用新型專利也失去了保護(hù)意義。

三、結(jié)論

（一）發(fā)明專利保護(hù)時(shí)間長、實(shí)用新型專利授權(quán)速度快，同日申請(qǐng)可充分利用兩種專利類型的各自優(yōu)勢(shì)，對(duì)專利技術(shù)可以進(jìn)行更為完善的保護(hù)。

（二）考慮到同日申請(qǐng)的發(fā)明專利延期審查可能發(fā)生發(fā)明專利尚在審查中但實(shí)用新型專利已經(jīng)期限屆滿的情況，鑒于此，建議《專利法》未來修改時(shí)可完善第九條的現(xiàn)有規(guī)定，考慮增加“同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利的，發(fā)明專利需在實(shí)用新型專利的有效期內(nèi)完成結(jié)案；對(duì)于在發(fā)明專利結(jié)案前放棄實(shí)用新型專利權(quán)的，發(fā)明專利申請(qǐng)視為同步撤回”的相關(guān)規(guī)定。

（三）因?yàn)榘l(fā)明專利創(chuàng)造性判斷的標(biāo)準(zhǔn)要高于實(shí)用新型專利，因此可能存在同日申請(qǐng)的發(fā)明專利被駁回，而實(shí)用新型專利卻能在無效宣告程序中依舊維持有效的情況，一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造選擇發(fā)明專利還是實(shí)用新型專利來進(jìn)行保護(hù)，需要根據(jù)技術(shù)的具體創(chuàng)新情況來判斷。