科技成果轉化視域下職務發明的認定與適用研究
——以某醫院與其單位職工李某某專利權權屬糾紛案為例

馮亞平 張健東

中國人民解放軍海軍軍醫大學，上海 200043

日前，國務院印發的《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》（國辦發〔2021〕51號）強調“大力促進技術要素向現實生產力轉化”，具體路徑包括“支持相關高校和科研院所探索創新職務科技成果轉化管理方式”。近年來在持續的科技成果轉化激勵政策刺激下，我國科技成果轉化率已有大幅提高，但是比起發達國家，整體轉化率仍處于較低水平，特別是受職務發明權屬不清等因素影響，科研機構和高等院校成果轉化推進問題頻出，已嚴重影響我國科技創新對經濟社會發展的支撐能力。

職務發明是科研創新成果最常見的載體之一，是科技成果轉化的基礎和核心。清晰的職務發明權屬是職務發明轉化的前提，合理且明確的確權規則既有利于激發發明人和單位機構的積極性，也有助于職務發明的后續交易及商業利用。［1］

按照《專利法》第六條規定，職務發明的判定由“執行本單位的任務”（以下簡稱“任務標準”）和“主要是利用本單位的物質技術條件”（以下簡稱“物質技術條件標準”）構成。然而具體制度上還存在諸多解釋空間，法院在司法實踐中對職務發明的認定標準不完全一致，在科技成果轉化視域下，這種不一致會對發明人的技術權益以及單位的整體利益造成影響，從而影響科技成果轉化的順利推進。本文旨在通過分析某醫院與其單位職工李某某專利權權屬糾紛案，總結司法實踐中職務發明的認定及適用思路，并對我國高校科研機構職務發明科研管理提出建議，以促進職務發明管理精度，充分釋放制度紅利，提高高校科研創新群體創新積極性，以期能從源頭上促進科技成果轉化發展。

一、案例簡介

李某某系某醫院骨科醫生，某醫院所屬骨科為醫治創傷的專科醫療機構，同時也是創傷骨科研究中心。該醫院曾組織人員在課題任務下申請“組合式防旋轉髓內針”（以下簡稱“髓內針”）專利，該專利權利人為某醫院，李某某系發明人。后該醫院發現李某某以其自己和李某防（此前曾在某醫院骨科進修，非某醫院職工）、華某某（時任某大學力學系教授）及案外人鄒某某（二審中聲明放棄涉案專利權人身份，保留發明人身份）為申請人和發明人向國家知識產權局申請了名為“組合式自鎖防旋轉髓內針”（以下簡稱“自鎖髓內針”）的發明專利，該申請已獲得授權。某醫院認為該發明專利的技術方案與其享有專利權的“髓內針”實用新型專利并無本質區別，應屬對“髓內針”專利技術的改進，所以權屬應歸于自己，故向法院提起訴訟。①參見北京市高級人民法院，（2004）高民終字第899號民事判決書，某醫院與李某某專利權權屬糾紛案。

二、爭議焦點及判決結果

本案的爭議焦點在于涉案“自鎖髓內針”發明專利的專利權權屬。

一審法院認為李某某在某醫院工作期間，其本職工作除作為醫師的醫療工作外，還應包括其所在骨科的醫療技術研發工作。因此，李某某對“自鎖髓內針”發明專利技術研發工作的參與應屬其本職工作范疇。且李某防、華某某并非某醫院的職工，其二人行為不具有某醫院職務行為性質，也未提交證據證明二人參與“自鎖髓內針”研發工作系受某醫院的委托或存在其他情形，故二人系以個人身份參與該項研發工作，由此判決確認“自鎖髓內針”發明專利的專利權歸某醫院與李某防、華某某共同所有。

各當事人均不服，向北京市高級人民法院提起上訴，二審法院結合某醫院骨科具有臨床治療和醫學科研的雙重職能和任務，髓內針方面的研究事實上一直在某醫院進行，“自鎖髓內針”屬于對“髓內針”專利技術的改進；某醫院擁有從事髓內針方面研究的專門設備和條件等事實。綜合考慮“自鎖髓內針”專利技術成果的完成與臨床實踐具有密切關系這一特點，認定“自鎖髓內針”發明專利的完成主要是利用了某醫院的物質技術條件。且李某防、華某某沒有提供就“自鎖髓內針”的研發或者利用某醫院的物質技術條件進行髓內針方面的研發的問題與某醫院曾建立委托開發或合作開發關系的證據。故在“自鎖髓內針”的完成主要是利用某醫院的物質條件的情況下，二審法院判決確認“自鎖髓內針”發明專利的專利權歸某醫院享有。

三、案例評析

（一）為何本案二審判定職務發明的理由為“物質技術條件標準”，推翻了一審中的“任務標準”理由

在本案法院審判中，一審法院認為“自鎖髓內針”是李某某執行本單位的任務所完成的職務發明創造，而二審法院基于證據不足，否定了這一結論，認為李某某主要是利用了某醫院的物質技術條件進而認定涉案發明專利是李某某的職務發明。同一案件對于職務發明的認定理由發生根本性變化。二審法院認定某醫院未能就“自鎖髓內針”屬于該單位職工的本職工作或者履行單位交付的本職工作之外的任務提供充分的證據因而不能以某醫院具有醫療和研究的雙重職能為由，判定研發“自鎖髓內針”屬于醫生李某某的“本職工作”，因此就一審的“任務標準”判決理由予以推翻。

可見法院在判定醫生發明醫療器械是職務發明所采用的“任務標準”極其嚴苛，由于醫生的本職工作是以人體為對象，治病救人，醫療器械的技術領域屬機械設計，本質上與醫療業務無關，在涉案專利不是單位的具體科研任務的情況下，一般很難認定其屬于醫生“執行本單位的工作任務”的完成的職務發明。

此外在“物質技術條件標準”認定方面，醫生做出醫療器械發明，本身與其以人體為對象、治病救人的本職工作關系甚遠，因此對單位物質技術條件的利用，遠遠談不上“主要利用”。本案的特殊點在于“自鎖髓內針”屬于對某醫院“髓內針”專利技術的改進，且髓內針方面的研究事實上一直在某醫院進行。二審法院綜合考慮“自鎖髓內針”的完成與臨床實踐具有密切關系這一特點，認定“自鎖髓內針”發明專利的完成主要是利用了某醫院的物質技術條件。這一判定印證了在不能判定對本單位物質技術條件是“主要利用”還是“次要利用”時，可以通過分析發明與“本職工作”的關系來判斷利用單位物質技術條件的性質。［2］這在醫療器械專利的職務發明權屬判定中尤其值得適用。

（二）涉案發明專利是職務發明的情況下，在非本單位人員參與發明設計是發明人的情況下，什么情況下其不是專利權人

一審法院判定涉案“自鎖髓內針”發明專利的專利權歸某醫院與李某防、華某某共同所有，二審法院判決確認涉案專利權屬為某醫院單獨享有。原因在于二審中李某防、華某某沒有提供與某醫院曾建立委托開發或合作開發關系的證據。故在“自鎖髓內針”的完成主要是利用某醫院的物質條件的情況下，其無權以其并非某醫院的工作人員為由主張對“自鎖髓內針”享有專利權。

從一審、二審法院截然不同的權屬判定結果可以看出，在對非本單位人員參與了利用本單位物質技術條件進行的發明的權屬的判定中，在無合同關系約定的前提下，“物質技術條件標準”仍然適用。法院的這一判定是在認定涉案發明主要是利用某醫院的物質條件，非本單位職工也沒有和本單位簽訂委托開發或合作開發合同的情況下，發明人不享有發明專利。因而在判定非本單位研發人員是不是專利權人的過程中，首先判定研發人員與本單位是否簽訂委托開發或者合作開發合同，如果有合同約定，則依據約定判定專利權歸屬。其次就是在沒有合同約定情況下，要判定發明主要利用的物質技術條件是否是本單位的，如果是本單位的，則專利權歸屬于本單位。

四、對職務發明認定與適用的思考

（一）職務發明的法定認定標準

按照《專利法》第六條規定，職務發明的判定由“任務標準”和“物質技術條件標準”構成。結合《專利法實施細則》第十二條以及《最高人民法院關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（2020年修正）（以下簡稱“《解釋》”），“任務標準”指發明創造是發明人在執行本單位的任務，《專利法實施細則》和《解釋》對這一標準的詳細注釋，在學界和審判實務中基本沒有爭議。“物質技術條件標準”指發明創造是發明人主要是利用本單位的物質技術條件完成。“主要利用”應基于“全部或大部分利用”及“實質性影響”兩個條件來判斷，這就給司法實務審判留下了諸多解釋空間。

（二）司法實踐中職務發明認定與適用的思路

在司法實踐中，法院在處理職務發明糾紛案件時的普遍裁判邏輯為：由于“任務標準”的內涵較為明確，法院會優先適用“任務標準”進行判定，在判斷案涉發明不滿足“任務標準”后，再進一步通過證據判定是否符合“物質技術條件標準”。［3］

1.司法實踐中職務發明“任務標準”的認定

就一項發明創造是否屬于執行本單位的任務所完成的職務發明創造的判斷而言，如何確定單位任務的范圍以及涉案專利技術與單位任務之間的關聯性是實踐中兩大難點。［4］

法院按照發明人單位規章制度對其工作任務進行認定，是實踐中一個常用的方式。例如在一起案件中，對醫生具體進行工作任務認定時法院結合了《醫院工作人員職責》以及單位的規章制度。①參見云南省昆明市中級人民法院，（2019）云01民初83號民事判決書，周世攀、趙曙云、徐帆與被告解放軍聯勤保障部隊第九二O醫院專利權權屬糾紛案。如果沒有證據證明醫生具有研發涉案醫療醫械的科研任務，而醫生發明醫療器械又明顯依據法律法規和規章制度不屬于其本職工作情況下，其明顯不符合“任務標準”。因此，“任務標準”一般均是通過合同明確約定或受單位專門指派任務而產生，即“職務標準”的“職務”指有特定發明義務的職務。［5］

2.司法實踐中職務發明“物質技術條件標準”的認定

鑒于“物質技術條件標準”濫用會損害創新的活力，司法實踐中對這一標準的把握也在逐漸趨向嚴格，目前“物質技術條件標準”整體的判定邏輯順序如下：

首先遵從約定優先。其次在無約定情況下，判定是否“主要利用”。在不能判定是“主要利用”還是“次要利用”時，可以通過分析發明與“本職工作”的關系來判斷利用單位物質技術條件的性質。最后在判定是“主要利用”情況下，再確定這些物質條件對形成該技術成果是否具有實質性的影響。如果由本單位提供的物質條件對發明不具有實質性影響，則發明不構成職務發明。例如在一起案件中發明人在研發過程中某高校提供了基金、科研經費以及動物實驗條件，同時其雇主提供了實驗場地、相關設備和部分試劑，法院認定，雇主提供的部分設備和原料，對研發有所貢獻，但是不能認定研發所產生的發明是主要利用雇主的物質技術條件取得的成果。②參見上海市第二中級人民法院，（2011）滬二中民五（知）初字第107號民事判決書，上海其勝生物材料技術研究所有限公司與上海昊海生物科技股份有限公司專利申請權權屬糾紛案。

五、對科研單位及科研人員職務發明管理建議

我國職務發明專利權屬是根據“雇主優先為主，約定歸屬為輔”的模式確定的，該模式側重和傾向于職務發明專利的創造，但不利于職務發明專利的轉化實施。在一些特殊領域，例如醫療器械研發，發明的形成需要多領域工作者通力合作才能完成，職務發明權屬不清極易發生。為了避免職務發明權屬糾紛和使科研成果能夠更好地轉化落地，為高校科研單位職務發明科研管理以及科技人員更好維護自身技術權益提出以下兩點建議：

（一）提前做好合同約定

一方面是在司法實踐中，基于合作、協助或幫助關系而形成的臨時或兼職工作單位也屬于《專利法》第六條中的“本單位”，也有可能屬于職務發明。因此，當科研機構以合作形式、科研人員以兼職等形式參與發明創造時，建議以未來的科技成果轉化為切入點，通過合同形式，提前對科技成果的權屬進行約定。另一方面對科研人員不屬于完成單位任務，但同時又利用單位的物質技術條件完成的發明創造，建議在申請專利前，或者在進行科技成果轉化前，通過合同約定對專利的所有權、轉化方式以及未來的收益方式予以確定。這樣既可避免未來可能發生的專利所有權糾紛，同時也保障科技成果轉化的過程更為順暢。

（二）注意保存證據資料

建議科研單位以及科研人員，對完成發明創造所投入的資金、設備、器材或者原材料等物質條件進行保存，對發明創造完成過程中雙方的信息來往等證明資料以郵件形式固定，對技術成果、知識產權等無形資產的投入證明資料進行保存，以便后續發生職務發明權屬糾紛時作為證據材料。