《專利法》在實質審查中的常用條款及其應用

王嚴冉

國家知識產權局專利局，北京 100083

堅持以“三性”評判為主線，確保授權專利保護范圍清晰、適當以及保障審查標準執行一致是專利審查工作的基本要求［1］。在專利的實質審查過程中，我們主要是以“三性”評判為主線進行專利審查，也即通常會使用《專利法》第二十二條來對專利申請進行評述，但有時候也需要用到一些“非三性”條款，如A26.4權利要求不清楚、A31.1單一性、A9.1同樣的發明創造等。下面本文將通過具體的案例，進行舉例說明。

一、各類法條應用情況

（一）《專利法》第二十二條

授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。通常在實質審查過程中，這一條款是應用最為廣泛的，尤其是第22.2和22.3有關新穎性和創造性的內容。這也意味著，在絕大多數的實質審查過程中，都是基于找尋跟相關專利申請最接近的對比文件，來對專利申請進行實質審查。因為這一條款的規定，可以從判斷該專利申請從技術內容的本質上，是否具備可以被授權的前景，通過給出有力證據為申請人提供修改依據，以獲取更合適的授權范圍。

為了使得擁有創新技術的發明人將自己的發明向全社會公開，以使得更多的人可以應用、引用這一技術，促進技術的進步，同時也為了保護發明人的發明成果，提高其進行發明創造的積極性，由國家出面和發明人制定契約，確保其在一定時間、地域范圍內，專利權可以得到有效的保護，發明人可以擁有對其發明創造的獨占的權利，這就是專利［2-4］。

一項發明申請如果想要獲得授權，拿到國家認可的專利證書，除了新穎性需要得到滿足，創造性更是需要得到滿足，而創造性的認定是需要遵循一定的判斷標準的。通常在審查過程中，對于創造性的判斷，根據三步法原則，1.確定最接近的現有技術；2.確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；3.判斷要保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。這一原則是對創造性的審查過程的通用判斷原則，而在實際操作過程中，創造性在判斷的過程中是需要綜合考量的［2］。

在《專利法》中，實用性是發明或者實用新型獲得授權應當具備的不可或缺的條件之一，專利申請是否具備實用性，決定著其是否可以獲得授權。雖然在專利審查過程中，該條款較少被應用到，但其存在的意義非常重大［3］。

（二）《專利法》第二十六條第三款

《專利法》第二十六條第三款規定，“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”。

在實際審查過程中，部分國內小型企業、高校、研究機構或個人提交的專利申請，由于缺乏專利撰寫經驗，往往出現因撰寫不當導致說明書公開不充分的現象。在遵循《專利法》第三十三條規定的前提下，申請人對申請文件的實質性修改會受到一定的限制，專利申請的實質缺陷較難被克服，最終導致專利申請被駁回。經過整理發現，此類申請的方案往往撰寫比較復雜、涉及大量算法公式或概括上位抽象。針對具備以上特點的申請，在審查之初審查員應仔細閱讀說明書，著重考慮技術方案公開是否充分。

（三）《專利法》第二十六條第四款

《專利法》第二十六條第四款規定，“權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”。權利要求的清楚簡要與否，對于每一件專利申請都至關重要，因為權利要求書所涉及該專利申請所要求保護的技術方案的范圍，其不僅僅涉及該申請的技術本身，還要從語言文字的角度去進行理解，看其是否表述清楚簡要，避免產生歧義，對申請人造成損失［4-5］。

權利要求書通常都是在說明書的基礎上撰寫出來，以明確該專利申請所要求保護的范圍，而有的時候權利要求書中記載的內容在說明書中并未出現。以申請號“2015106513956”為例，其在權利要求1中記載了“所述主通信控制器包括一下行接收單元……；信號上傳模塊……”，即主通信控制器包括下行接收單元和信號上傳模塊，然而說明書中記載的卻是（參見說明書0010-0012段）：“所述主通信控制器包括一下行接收單元”“所述主通信控制器還包括上行發送單元”。即說明書中記載的是主通信控制器包括下行接收單元和上行發送單元，且并未記載主通信控制器還包括信號上傳模塊。因此，權利要求1與說明書的記載不一致，導致權利要求1沒有以說明書為依據，得不到說明書的支持，不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。

在很多的專利申請中有時候會有大量的公式出現，而公式中通常會有很多符號來代表不同的含義，而申請人在進行撰寫時，由于公式符號繁多，很容易出現使用相同的符號代表同樣的含義，或者出現漏掉某些符號的中文解釋的問題。以申請號“一種基于局部無線網絡拓撲的流量控制方法”為例，其在權利要求中出現了公式，而申請人僅對公式中部分符號進行了說明，而有些如符號“c1”“?(w)”，權利要求1中并未對該符號做出解釋說明；另外步驟（2）中出現了“W表示局部網絡圖中鏈路的權重集”，而在步驟（2）的公式中，并沒有跟符號“W”相關的記載。這種權利要求中符號和文字解釋匹配缺失的問題，通常會在說明書中有相關記載的情況下讓申請人對權利要求修改補充。

在有關權利要求撰寫的規范上，有時候會出現權利要求的主題類型不清楚，通常情況下，權利要求會撰寫成保護一種方法或產品，而有的權利要求會撰寫要求保護一種“結構”，而這樣的描述方式，既不是一種產品也不是一種方法，會導致主題名稱不清楚，不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。

當權利要求中出現多種技術特征的并列結構時，也容易出現歧義，以申請號“2013101637915”的專利申請為例，其在權利要求中出現了如下表述方式“在字節變換運算單元連接第二選擇器、第三選擇器和第四選擇器之間設置有一個寄存器”，而這樣的表述，容易導致本領域技術人員不清楚是在字節變換運算單元和第二選擇器之間設置一個寄存器，第三選擇器和第四選擇器之間也設置一個寄存器，還是在字節變換運算單元與三個選擇器的連接處之間設置一個寄存器，從而導致權利要求不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。

另外還有三種比較常見的權利要求撰寫不清楚的情況，一種是在同一領域中，有的技術特征可能會有多種表達方式，而申請人在進行撰寫時，很容易將同樣的特征用不同的方式描寫出來，如“模擬電壓信號”和“模擬電信號”“PIN光電轉換器”和“PIN光電二極管”，“N個同步光脈沖”和“N個同步光脈沖”“物理節點”和“物理結點”等等，有關這樣的情況，在實踐操作中，通常都會讓申請人對權利要求的相關特征進行一致性修改；另一種是有關“所述”“其”等這一類指代性詞語的使用，通常是為了使權利要求的表述更為清楚簡潔，但有的時候會出現在前引用的特征并沒有記載在相關的權利要求中，因此這樣的表述方式會因為缺少引用基礎而導致權利要求不清楚，而有關這一類的描述方式，在實踐過程中，通常會要求申請人對這類表述進行刪除；還有一種是申請人在撰寫時，僅僅請求保護“一種方法”或者“一種系統”，而并沒有寫明該方法或系統所涉及的技術領域，這樣的主題名稱的撰寫方式也是不清楚的，需要申請人對所要求保護的技術領域進行清晰明確的描述。

在進行專利審查時，通常會給申請人提供對比文件，而申請人在對該對比文件認可的基礎上，基于該對比文件中涉及的相關技術方案對專利申請進行修改，但有時候為了克服實質性缺陷，在修改時容易出現不清楚的情況。如以申請號為“2013800097778”的專利申請為例，其在第一次修改后，在多項權利要求中添加了“不至少部分地基于所述進程是前臺進程來調節所述接收窗口”，而有關“不至少部分地”的表達方式，很容易使權利要求產生歧義，導致其不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。

（四）《專利法》第三十一條第一款

《專利法》第三十一條第一款規定，“一件發明或者實用新型專利申請應當限于一項發明或者實用新型”。單一性條款的使用，可以避免行政資源的浪費，同時一個總的發明構思也便于對專利相關技術內容進行檢索審查［4］。

一專利申請，要求保護一種偏移正交相移鍵控調制方法、裝置和數字信號發生器，而在其最后一組權利要求中，其要求保護的技術方案，與前述獨立權利要求并無相同或相應的特定技術特征，獨立權利要求1要求保護一種偏移正交相移鍵控OQPSK調制裝置，獨立權利要求14與獨立權利要求1之間相同的技術特征是產生數字形式的OQPSK調制信號，而對本領域技術人員來說產生數字形式的OQPSK調制信號是本領域的公知常識。因此獨立權利要求14與獨立權利要求1之間沒有相同或相應的特定技術特征，不具備單一性，因此不符合《專利法》第三十一條第一款的規定。

（五）《專利法》第九條

《專利法》第九條規定，“同樣的發明創造只能授予一項專利權”［5］。

在審查中，通常會遇到的情形是，一件專利申請，首先授權通過了實用新型專利，而就同樣的內容也同時申請了發明專利。例如一專利申請，要求保護一種量子密鑰分配系統中同步光的自動標定裝置及方法，在進行檢索時，檢索到一篇公開號為CN204131536U的實用新型專利，是名稱為“量子密鑰分配系統中同步光的自動標定裝置”的并已于2015年1月28日被授權并公告的實用新型專利，其專利權人（安徽某量子科技股份有限公司）與本申請的申請人相同，申請日是2014年7月24日，也與本申請相同，該已被授權的實用新型的權利要求1、2分別與本發明申請的權利要求1、2的保護范圍完全相同，因此，兩者屬于同樣的發明創造。因此本發明申請的權利要求1、2不符合《專利法》第九條第一款關于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的規定。

（六）《專利法》第二條、第五條、第二十五條

《專利法》中第二條、第五條和第二十五條中對可授予專利權的客體作出了規定，在審查之初，審查員需要首先確定權利要求請求保護的方案是否在可授予專利權范圍內。對于通信領域申請，經常涉及到的客體類問題是不構成《專利法》第二條第二款中規定的技術方案，和符合《專利法》第二十五條第二款規定的智力活動的規則和方法。以申請號為“2017105952103”的案件為例，權利要求1請求保護一種導頻序列設計方法，但在實際記載中，其僅僅采用數學方法對序列進行了運算，并沒有明確寫明通過這一運算進而得到結果并將該結果應用到某一具體技術領域以解決實際的技術問題，達到了某種技術效果，因此屬于智力活動的規則和方法，不屬于專利法可授權的客體。

另外，極個別申請也可能存在違反法律、社會公德或者妨害公共利益的情況，此類申請往往撰寫比較隱晦，審查員切不可掉以輕心。以申請號為“201310702530.6”的案件為例，該申請主題涉及一種拒絕服務攻擊的方法，而非拒絕服務攻擊的防范/測試方法，其具體方案的直接目的及效果即為實現低速率攻擊目標，運用或實施本申請中的發明，會使被攻擊的服務器或計算機的處理功能遭到破壞，會干擾網絡正常功能，會對網絡系統安全造成非常嚴重的后果，屬于給公眾或社會直接造成危害、破壞公眾通信正常秩序的情況。根據《專利法》第五條第一款的規定不能被授予專利權。

二、結語

通過對《專利法》中一些在專利實質審查過程中常用法條的分析，可以看出，《專利法》的每一個條款對于專利審查的作用都很重要，對于一件專利申請的審查，不僅需要考慮“三性”條款，同樣還會使用到其他“非三性”條款，通過對這些條款的分析研究，可以提高這些法條應用在實質審查過程中的明確性，有益于實質審查的高效準確。