商標商業性合理使用之案例評析

侯 芳

摘要商標合理使用制度在維護競爭秩序、保護消費者利益方面發揮著巨大作用。但是,也因為目前相關立法的欠缺,更因為近年來以馳名商標為代表的商標權的擴張,使得商標的合理使用條款在發揮其應有作用時受到不少阻礙。本文主要分析了商標合理使用制度中的商業合理使用原則,并結合中外的一些司法案例對此原則進行了注解和評析。

關鍵詞商業性使用敘述性合理使用指示性合理使用

中圖分類號:D923.4文獻標識碼:A文章編號:1009-0592(2009)01-080-02

雖然各國法律對“商標合理使用”的內涵和外延還沒有統一明確的界定,相關規定也較簡單,但并不意味著以“合理使用”為主的商標權的限制不重要。相反,商標合理使用條款已經在維護競爭秩序、保護消費者利益、保障公民言論自由方面發揮著巨大作用。但是,也因為目前相關立法的欠缺,更因為近年來以馳名商標為代表的商標權的擴張,使得商標的合理使用條款在發揮其應有作用時受到不少阻礙。商標權作為典型的知識產權,理應使法律的‘制衡”精神在相關立法中得到完美體現。本文擬主要分析商標合理使用制度中的商業合理使用原則,并主要結合中外的一些司法案例對此原則進行注解和評析。

一、商標合理使用的含義

所謂商標合理使用(trademark fair use)是商標法出于保護消費者利益、保護言論自由,在顧及商標所有人及第三方的合法利益的情況下,允許對商標不經許可的無償使用。迄今為止,國際上對商標合理使用的立法已經非常之多。

《與貿易有關的知識產權協議》(TRIPS 協議)第17 條做了原則性規定以及《歐共體商標條例》第12 條作了規定。法國、德國、日本也作了相似規定。而所有國家中,美國對商標合理使用制度的立法和司法實踐最為發達。美國蘭哈姆法(LANHAM ACT)第33條作了明確規定。歸納起來,商標的合理使用制度應包括商標的商業性合理使用和非商業性合理使用。下文主要對商標的商業性合理使用原則結合案例評析展開分析。

二、商標的商業性合理使用

商業性合理使用是指在法律所規定的情形下,第三人因商業目的而對他人商標進行使用,而不構成商標侵權的行為。美國對商標合理使用制度的立法和司法實踐比較發達。其中,對商標的商業性合理使用包括敘述性合理使用(Descriptive Fair Use)和被提及的合理使用(Nominative Fair Use)又名連帶使用兩種。前者是由美國《蘭哈姆法 》明確規定的,后者則是通過判例確認的。

(一)敘述性合理使用

敘述性合理使用是商標合理使用的常見類型,TRIPs協議與各主要國家和地區的商標法對此均有體現。美國蘭哈姆法(LANHAM ACT)第33 條有所規定,以及按照美國聯邦商標法第33條第2款第4項的規定與美國法院的判例,美國大抵是在對描述性商標的敘述性使用上運用“合理使用”這一術語的,也可以說,該種形態的使用是最狹義的“合理使用”。下文將通過一些相關案例對敘述性合理使用作進一步的闡釋和評析。

1.CD Solutions,Inc. v. Tooker案豍,此案是商標敘述性合理使用的一典型案件。原告是一家CD 生產商,被告是一家提供桌面出版與印刷服務的公司,它擁有“CDS”(Commercial Documentation Services)注冊商標。原告請求法院作出宣告式判決(declaratory judgment),即宣告其域名“cds.com”沒有侵犯被告的商標。法院支持了原告的這一訴求,指出被告無權阻止原告用“cds.com”這一域名來提供其CD 產品和服務。法院認為,“CDS”是“Compact discd”的簡稱,所以被告不能將其商標專有權擴展到原告在其域名中對自己中對自己產品一般性、描述性的使用。

2.Bayer Co. v. United Drug Co.豎和King-Seeley Thermos. Co. v. Aladdin Industries Inc.豏,“阿司匹林”作為商標在“乙酞水楊酸”這種商品上使用,原本是屬于顯著性最強的臆造商標,但是由于當時不存在“乙酞水楊酸”的通用名稱,又由于商標權人使用的不謹慎,致使“阿司匹林”經過長期,使用變成了“乙酞水楊酸”的通用名稱。法官漢德在此案中提出了為后來的判例所廣泛引用的判定通用名稱的一般標準:“在我看來,在所有的這些案件中,唯一的問題僅下又是一個事實的問題:即雙方所爭執的文字的用途來說,這些購買者對它的理解是什么?如果他們將它理解為側對乏某種被銷售的產品,那么我認為,不論原告怎樣努力讓購買者理解出更多的意思,那也沒什么不同。”此案的標準后來為美國1963年關于真空玻璃保溫瓶的Thermo一案所再次確認。Thermos一案的法官在產品仍存在其他通用名稱的情況下,再次肯定了“阿司匹林”案漢德法官的標準。

以上兩個案例反映了在美國商標敘述性合理使用制度中對商品或服務的通用名稱或標記的使用構成合理使用,以及如何認定構成通用名稱時消費者對該標志的理解具有至關重要的決定作用。美國的商標第二含義原則理論中,將商品或服務的通用名稱歸入另一種形態的“第二含義”,稱為de facto secondary meaning。此種事實上的第二含義并不能使標記作為商標受到保護。美國法院基于公共政策之理由,此等通用名稱乃保留給大眾所使用,任何人不能取得專用權。在此情況下,廣告或銷售量,甚至消費者已經產生的產源聯系,均不構成專用權之證據。因此,商品或服務的通用名稱,不得作為商標保護。而我國卻無此種限制,根據新修訂的商標法第11條,標志中僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的,經過使用取得顯著性,并便于識別的,可以作為商標注冊,這便產生了我國的商標合理使用問題。

(二)指示性的合理使用

指示性使用是指第三人在貿易中為指示商品而對注冊商標所為的合理使用,一般多發生在配件貿易中。第三人可以合理使用他人的注冊商標用來表明商品或服務的用途或來源,特別是用來表明商品的零部件的來源,這時注冊商標權人的商品是作為另一商品的零部件或配件,另一商品在銷售中使用該注冊商標是為了表明配件的來源,并不侵犯配件商的商標。此原則是由美國在實踐中,通過判例認可的。

1.New Kids on the Block v. News America Publishing ,Inc.豐和Playboy Enterprises Inv v. Wells豑該案中“New Kids On The Block”是一個搖滾樂隊的注冊商標,被告是兩家分別經營有“900電話服務的報紙。被告一次在報紙的廣告中刊登了一張“New Kids on the block”的照片,并且要求讀者評選出其中“最喜愛的New Kid”。原告由此提起訴訟,認為將其商標與廣告聯系在一起構成了商標侵權。法院駁回了原告的訴訟請示,法院認為如果被告不使用原告的商標,就無法準確地說明其所發起的這項民意調查。但由于“New kids On The Block”本身不是一個具有描述性質的短語,而僅僅是一個音樂組合的任意標記,所以不適用蘭哈姆法所規定的“敘述性合理使用”,而被賦予了新的名稱“被提及的合理使用”。由此可見,蘭哈姆法規定的法定的合理使用的情形(即描述性合理使用)的目的在于保護競爭者對自身產品的描述權,而“被提及的合理使用”的目的是允許第三方合理地提及商標專有權人的產品或服務。在Playboy Enterprises Inv v. Wells一案中,更加完整地界定了被告的合理使用在什么限度內可以作為侵權抗辯的有效理由。該案的基本經過如下,原告(PEI)擁有PLAYBOY,PLAYMATE,PLAYMATE OF THE MONTH,PLAYMATE OF THE YEAR 等注冊商標。被告TerriWells 小姐曾獲原告1981 年度的“Playmate of the Year”(年度小姐)的稱號。Wells小姐后來在因特網上建立了一個介紹自己的網站,她不僅在該網站上使用了“Terri Wells-Playmate of the Year 1981”的字樣,而且將playboy 作為主頁的重復背景、將PLAYMATE OF THE YEAR作為其網站的題目,并且在網站的元標記(Meta Tag)中使用了PLAYBOY 和PLAYMATE。原告因此以侵權和淡化為由請求法院禁止被告的上述使用。法院駁回了原告的全部申請,理由是被告雖然使用了原告的商標,但被告的使用是基于善意地描述自己曾經是“Playmate of the Year”(年度小姐)。被告沒有使用原告的兔標和特殊字體,而且被告只有使用原告的商標才能傳達她在1981年被花花公子公司授予年度小姐的事實。此外,她幾乎在每一個網頁上都特別注明她的網站與花花公子公司無關,并且承認Playmate of the Year是原告的商標。至于元標記的使用也只是出于一種編輯上的用途。

2.Brothers Records,Inc. v. Jardine豒一案是美國法對此原則的構成要件的實質性修訂,反映了美國指示性合理使用原則的進一步發展。豓1961年,上訴人Jardine和Dennis Wilson,Carl Wilson,Mike Love,Brian Wilson共同組成The Beach Boys樂隊,并于1967年設立被上訴人Brother Records,Inc.(BRI)來持有并管理注冊商標“The Beach Boys”。部分成員組建了自己的新樂隊后則就如何使用“The Beach Boys”商標引起糾紛。1998年7月,被上訴人BRI 召開董事會決定通過非排他性許可協議的形式來許可樂隊每一成員在同等條件下使用該商標。但上訴人Jardine沒有必要得到被上訴人BRI的許可而開始使用含有“The Beach Boys”商標,進行宣傳和演出。因此,被上訴人BRI致函上訴人Jardine要求其停止使用“The Beach Boys”商標。此案中,法院修訂了指示性合理使用的第三要件,要求被告必須證明不存在混淆可能,以滿足指示性合理使用抗辯之要求。但此與創設指示性合理使用原則的初衷是大相徑庭的,本來著眼于減輕被告負擔的原則現在已經變成大大加重被告的負擔。如果被告能夠證明混淆可能不存在,那么商標侵權之訴將不成立,自然地,被告也沒有必要再通過指示性合理使用之抗辯來證明不存在商標侵權。法院的這一修訂嚴重違背該原則的初衷,威脅該原則之存在。

三、結語

從以上幾個案例來看,商標指示性合理使用的標準在全球內有放松的趨勢,商標法保護的價值取向從對商標權人的排它絕對保護到現在的一步步的對商標權人和非商標勸人理利益的重新平衡,也許正是經濟一體化形勢下各行業各國經濟的緊密依存度的要求和對公眾利益的維護和考量。因此,我國在立法和司法實踐的時候,也要注意此價值取向的轉變。