從“三元催化排氣管”案看跨國專利訴訟

案例

武部XX，日本國公民，一直從事自然放射性物質(zhì)及凈化空氣的研究。1996年取得“通過α衰變凈化排氣的方法和裝置”的研究成果。該研究成果在水凈化、空氣凈化、燃燒裝置凈化和改善水溶液PH方法方面都有特殊的功效。1997年8月15日向中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申報(bào)發(fā)明專利，名稱為《通過“衰變凈化排氣的方法和裝置》。2002年10月2日獲得中國授權(quán)，專利號(hào)為ZL 97118674.X，專利保護(hù)期限20年。該項(xiàng)技術(shù)已在日本國以外的美國等多個(gè)國家獲得專利。

2002年以來，武部發(fā)現(xiàn)日本豐田自動(dòng)車株式會(huì)社(TOYOTA MOTOR CORPOATION)未經(jīng)許可，已經(jīng)將其技術(shù)使用到汽車排放技術(shù)上，并出口到中國，在中國市場(chǎng)銷售整車和零配件。北京三元橋豐田汽車銷售服務(wù)中心專門從日本豐田進(jìn)口三元催化裝置的配件，用于豐田公司在中國市場(chǎng)上銷售汽車提供售后服務(wù)，這種行為一直在延續(xù)到2005年。

2004年武部從日本豐田自動(dòng)車株式會(huì)社生產(chǎn)的2.0ml豐田轎車上取得該車的三元催化裝置，委托中國計(jì)量科學(xué)院研究所對(duì)該設(shè)備的凈化排氣方法進(jìn)行技術(shù)對(duì)比鑒定，鑒定結(jié)論為“被告的技術(shù)與原告的專利技術(shù)使用的α放射線和β放射線原理和方法相同”。

根據(jù)中國《專利法》的規(guī)定，豐田公司的行為已侵犯了武部的專利權(quán)，為維護(hù)專利人的合法權(quán)益，武部來到中國聘請(qǐng)律師調(diào)查取證。

為使侵權(quán)證據(jù)客觀公正，在公證員的監(jiān)督下，律師來到位于北京市朝陽區(qū)左家莊路25號(hào)北京三元橋豐田汽車銷售服務(wù)中心購買了侵權(quán)產(chǎn)品“三元催化排氣管”，該零件標(biāo)明型號(hào)為17410-7A440 TOYOTA。

MOTOR CORPATION MADE IN JAPAN(日本豐田汽車公司制造)，取證過程由北京市公證處作了“證據(jù)保全公證”。

2005年8月，武部以專利侵權(quán)糾紛為由，將日本豐田自動(dòng)車株式會(huì)社(TOYOTA MOTOR CORPORATION)、北京三元橋豐田汽車銷售服務(wù)中心二被告訴到北京市第二中級(jí)人民法院。請(qǐng)求人民法院依法判決：(1)第一被告停止在中國生產(chǎn)、停止向中國出口和在中國銷售“三元催化排氣管；(2)第一被告賠償原告經(jīng)濟(jì)損失500萬人民幣；(3)第二被告連帶承擔(dān)本案合理支出的費(fèi)用10萬元；(4)二被告共同承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

庭審中原告提交了專利證書、專利說明書；專利繳款收據(jù)；證明權(quán)利的存在和受到法律保護(hù)。專利侵權(quán)產(chǎn)品公證書；證明侵權(quán)事實(shí)存在。豐田汽車進(jìn)口數(shù)量委托調(diào)查表，證明主張賠償?shù)囊罁?jù)。

答辯意見

被告方的代理人提出兩點(diǎn)意見，一是沒有侵權(quán)，二是“反訴”專利無效，并以第二被告的名義向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出專利無效的申請(qǐng)為由，提出本案中止審理的要求。一審開庭后，人民法院依據(jù)復(fù)審委員會(huì)的申請(qǐng)書裁定案件中止審理。

2005年8月24日，第二被告北京三元橋豐田汽車銷售服務(wù)中心向知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)提出專利無效的申請(qǐng)理由為“專利不符合《專利法》第22條第4款、權(quán)利說明書不符合《專利法》第26條第3款的規(guī)定，權(quán)利要求1～4不符合《專利法》第26條第4款、《實(shí)施細(xì)則》第20條第一款具備創(chuàng)造性的規(guī)定，提出了撤銷專利的申請(qǐng)。經(jīng)審查委員會(huì)同審理，2006年12月20日，知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)作出了9199號(hào)無效宣告審查決定，宣告發(fā)明專利ZL97118674.X全部無效。

專利權(quán)人武部不服，向北京市一中院提起行政訴訟，經(jīng)審理，一中院維持了復(fù)審委員會(huì)關(guān)于撤銷專利的決定。武部不服再次上訴到高院，高院仍然以復(fù)審委員會(huì)9199號(hào)無效，宣告審查決定事實(shí)清楚適用法律正確，程序合法予以維持，而駁回上訴。至此，作為專利侵權(quán)案件的權(quán)利人，武部因?yàn)闄?quán)利被撤銷而不得不撤回對(duì)專利侵權(quán)的起訴。

案例分析

本案是一起專利侵權(quán)到專利無效的案件。自2005年8月起訴，到申請(qǐng)專利無效，再到原告起訴專利復(fù)審委員會(huì)一審、二審，前后用了3年的時(shí)間，最終以專利無效而撤回侵犯專利權(quán)的訴訟為結(jié)果。這個(gè)案件也反映出專利侵權(quán)案件的復(fù)雜。的確，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中，專利保護(hù)是一種比較強(qiáng)的保護(hù)手段。對(duì)于技術(shù)含量高的產(chǎn)品，企業(yè)一般會(huì)選擇用專利保護(hù)。然而，當(dāng)遇到專利侵權(quán)時(shí)，由于專利涉及復(fù)雜的技術(shù)問題，因此這類官司最為費(fèi)時(shí)費(fèi)力，遇到涉外的客戶時(shí)更是困難。通過這個(gè)案例，我們希望企業(yè)能夠?qū)＠謾?quán)訴訟有所了解，對(duì)如何打好官司，在提起專利訴訟之前應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備有所了解。針對(duì)這個(gè)案件，我認(rèn)為在起訴前應(yīng)當(dāng)確立訴訟策略，研究訴訟技巧，訴訟策略一般涉及起訴時(shí)間、管轄地、被告主體、證據(jù)準(zhǔn)備、賠償數(shù)額等問題。

如何選擇訴訟時(shí)機(jī)

起訴的時(shí)間對(duì)案件有直接的影響。本案的專利，除日本國外，武部在美國、中國等8個(gè)國家都獲得了專利，侵權(quán)的單位也不是一個(gè)，因此什么時(shí)間起訴很關(guān)鍵。在起訴前一定要對(duì)侵權(quán)的主體做好分析，是直接起訴還是訴前調(diào)解，要不要提前發(fā)出警告，這是關(guān)系到企業(yè)合作的長久問題。對(duì)于有合作意向，需要保持關(guān)系的可以先禮后兵，先談判后訴訟，也可以先訴訟后談判，在不同案件的當(dāng)事人中應(yīng)當(dāng)依據(jù)不同情況有所選擇。訴訟過程中“談”和“打”是交織在一起的。何時(shí)訴訟，要根據(jù)案情合理選擇，本案也是設(shè)計(jì)了半年才起訴的。

如何選擇管轄地

按照《民事訴訟法》的一般原則應(yīng)在被告所在地。但因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)案件的特殊性，最高人民法院司法解釋規(guī)定，侵權(quán)行為發(fā)生地也是管轄地。為了原告的方便，我們通過對(duì)侵權(quán)行為的調(diào)查和取證，選擇侵權(quán)行為發(fā)生地為管轄地。在取得證據(jù)后，我們選擇了第二被告的所在地為侵權(quán)行為地北京的法院起訴，解決了管轄問題。

確認(rèn)被告主體

這是案件的一個(gè)關(guān)鍵問題。一個(gè)侵權(quán)訴訟案件可能有很多的侵權(quán)人，武部的專利也被其他幾個(gè)汽車公司侵權(quán)，如果把所有的侵權(quán)者都告上法庭，這樣不但在時(shí)間、金錢、精力上無法承擔(dān)，而且容易讓對(duì)方建立統(tǒng)一聯(lián)盟，這個(gè)聯(lián)盟會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響，最終自己也難以勝訴，在研究后我們決定先針對(duì)豐田公司。在選擇告誰的時(shí)候，一定要一個(gè)一個(gè)地告，絕不能四面出擊、到處開花。

如何應(yīng)對(duì)被告的反訴

在專利侵權(quán)案件中，當(dāng)事人習(xí)慣的做法是反訴專利權(quán)無效。這樣做的結(jié)果，被告不只是做被動(dòng)的辯護(hù)，還掌握一定的主動(dòng)權(quán)，即承認(rèn)自己的產(chǎn)品確實(shí)包含原告專利權(quán)中的內(nèi)容，但同時(shí)指出該專利本身無效的理由，從而證明自己的生產(chǎn)活動(dòng)不構(gòu)成侵權(quán)。反訴無效和提出專利無效，可以有各種不同的理由和證據(jù)。專利法實(shí)施細(xì)則第64條對(duì)此作了具體規(guī)定，歸納起來有如下幾條：證明有關(guān)發(fā)明或?qū)嵱眯滦筒痪邆淙?新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性)，或者外觀設(shè)計(jì)不具備新穎性、獨(dú)創(chuàng)性，即能證明被告相關(guān)專利是申請(qǐng)之日前已公開過“現(xiàn)有技術(shù)”，這種“反訴”就極有獲勝的可能。本案就是因?yàn)閷＠谏暾?qǐng)之日前已公開過的原因，而導(dǎo)致專利不具有新穎性而被宣告無效。

取證和證據(jù)的組織

在侵權(quán)案件中一定要準(zhǔn)備好證據(jù)。這些證據(jù)包括原告的權(quán)利證明、被侵權(quán)的產(chǎn)品或方法被專利權(quán)利要求所覆蓋的比對(duì)證據(jù)、被告侵權(quán)行為的法定性，另外要有充分的證據(jù)證明自己請(qǐng)求的計(jì)算方式。證據(jù)的取得必須合法，證據(jù)還要保全。

申請(qǐng)?jiān)V前禁令

申請(qǐng)?jiān)V前禁令，對(duì)于權(quán)利保護(hù)有很多好處。但訴前禁令必須具備兩個(gè)條件。首先，侵權(quán)的證據(jù)必須是確鑿的、清楚的，侵權(quán)的判定也必須是明顯的和有說服力的；另外，還要有證據(jù)證明不采取訴前禁令，就會(huì)造成無法彌補(bǔ)的損失和后果，具備了這個(gè)條件才能得到批準(zhǔn)。

損害賠償?shù)挠?jì)算標(biāo)準(zhǔn)

在訴訟中損害賠償要求提得過高，對(duì)當(dāng)事人沒有好處。因?yàn)榘凑罩袊秾＠ā返囊?guī)定和賠償計(jì)算方式，必須要有證據(jù)。在沒有確鑿的證據(jù)時(shí)，按照法定賠償上限的50萬元為訴訟請(qǐng)求比較有利。