全球專利權實現的基本制度問題:選擇與對策＊

唐 春

全球專利權實現的基本制度問題:選擇與對策＊

唐 春＊＊

在專利制度國際協調中,發達國家積極推動全球專利權的制度建設,以期按照一部專利法,通過一次審查、授權,授予在多國生效的專利權。目前,在全球專利權的制度構建方面,在審查方式、審查機構設置和審查標準問題、效力限制和訴訟問題、與國家專利權的關系問題等基本制度問題上,有很大的選擇空間。對此研究的基礎上,根據目前專利制度國際化形勢與我國的實際情況提出了對策。

全球化 專利制度 專利權

傳統專利權一般具有地域性,只在本國有效,受本國法律保護。這樣一來,同一發明若需多國專利保護,必須分別經過各國基本重復的申請、檢索審查和授權程序。對此不僅申請人精力、財力難以承擔,各國專利局也難堪重負,審查、授權普遍拖延。

近幾十年來,為了應對上述問題,發達國家積極推動專利制度國際化進程,從統一化和一體化兩個方面,1唐春:《從統一到一體——專利制度國際化進程及其發展趨勢研究》,《知識產權》2008年第 5期。對專利制度進行了協調,相繼締結了一系列國際條約,如《專利合作條約》(PCT)、《與貿易有關的知識產權協議》(TR IPS協議)和《專利法條約》(PLT)等,初步建立起解決上述問題的國際性專利制度,起到了良好的效果。同時,也在嘗試進行實體專利法協調 (SPLT)、專利合作條約改革2唐春:《專利合作條約改革及其發展趨勢與對創新的影響》,《中國科技論壇》2009年第 4期。,相互利用、承認審查結果制度等更深入的協調措施。

在上述協調中,發達國家還提出建立全球專利制度、授予全球專利權——在全世界各參與國普遍有效的“超國家”專利權——應當是專利制度國際化進程的終極目標之一。產生該專利權的法律基礎不是某國家專利法,而是國際條約——全球專利法,該條約將對全球專利權的申請程序、授權標準、權利性質、無效、訴訟等事項作統一規定;該專利權作為一項單一權利,其效力及于所有成員國,申請人利用同一程序,按照同一標準,只進行一次申請和檢索、一次審查和授權,就可獲得該專利權。依靠全球專利權,申請人可以獲得成本低廉、程序方便的一體化專利保護,更便捷地應對侵權。3唐春:《擬議中的全球專利制度及其對我國的影響》,《科技與法律》2003年第 2期。,4朱雪忠、唐春:《擬議中的全球專利制度研究》,《中國軟科學》2005年第 7期,第 54-68頁。

盡管實現全球專利權存在著重重困難,但發達國家仍然在為實現全球專利權做制度上、理論上與外交上的準備。各國政府和學者也根據不同立場,提出種種實現方案5Setsuko Asami:A View toward the Global Patent:Mutual Exploitation of Examination Results.CASR IP Newsletter·Spring-Summer.2002.,6Tadashi Ishii:Progress Toward A World Patent– Japan’sView–.The Fifth International Symposium Protecting IP Assets in the NewMillennium.PAR IS.February 15-16,2001.,7Gerald J.Mossinghoff,vivian S.Ku:World Patent System:Circa 20XX A.D.. IDEA:The Journal ofLaw and Technology.1998.,8Rogan:PatentOfficialOutlines U.S.Goals for Global Patent System.Conference on the International Patent System.Geneva,March 25-27,2002.,9唐春:《擬議中的全球專利制度的對策:權利架構與制度安排》,《科技進步與對策》2009年第 17期。。這些方案雖然都包含了前述全球專利權的特點,但在審查方式、機構設置和審查標準、全球專利權的效力限制和訴訟、全球專利權與國家專利權的關系等基本制度問題上,并未形成一致意見,有待發達國家與發展中國家在專利國際一體化制度建設基礎上,做進一步的博弈和平衡。目前來看,對上述制度問題及其對策的研究,不僅有助于提前應對將要面臨的全球專利權相關制度協調,也有助于我國政府參與國際一體化進程談判,同時對國際性專利制度設計理論構建也有參考價值,具有重要的實踐價值和理論意義。

一、全球專利權的審查方式、機構設置及審查標準

(一)全球專利權的審查方式:實質審查還是形式審查

目前各國專利審查一般分兩種情況:1.在形式審查后登記授權,而不進行實質審查,引起訴訟后再審查其可專利性;2.授權前進行實質審查。前者授予的專利權效力較弱,而后者效力較強。例如在我國,進行實質審查的發明專利效力,遠大于不進行實質審查的實用新型專利和外觀設計專利。

無論專利權效力強弱,都會成為研究活動和經濟活動的潛在阻礙。技術使用者必須付出大量精力和費用,才能確定這個專利權是否已經達到授權標準而無法被無效掉,再進一步判斷是否會侵權。與此同時,權利人不用證明發明是否符合授權標準就取得了壟斷權,而當有人想對該權利產生懷疑提出無效時卻需要提出證明,相當于由無效人和專利權人一起來確定該發明是否有效,顯然有違公平原則。因而,對專利申請采取實質審查,授予效力較強的專利權是專利制度的必然選擇。

但為什么許多國家仍然保留了不進行實質審查的制度呢?主要原因可能是一方面這些國家可能沒有足夠的審查力量,另一方面也為了縮短時間和降低申請成本。例如我國由于審查資源相對不足,實質審查時間漫長、費用較高,所以保留了不進行實質審查的實用新型制度。

與國家專利權相比,全球專利權壟斷范圍更廣,若不恰當授權,不僅會阻礙更多人使用新技術,而且會阻礙后續創新及其產業化,尤其對處于技術趕超地位的我國等發展中國家更是如此;而全球專利制度大量節省了重復申請和審查資源,有充足條件大幅度縮減成本和費用,進行快速、準確、低廉的高質量檢索和審查,10參見:《擬議中的全球專利制度研究》(見注 3)中的“全球專利制度的特征”部分。前述不進行實質審查的理由已經不復存在。因而,推動全球專利權審查采取實質性審查的方式不僅必要,而且可能。

(二)全球專利權的審查與授權機構:分散還是集中

若采取實質審查,由于專利實質審查的專業性與復雜性,國際審查機構的安排就顯得尤為重要。

最方便的方式,是各國家專利局的分工協作,形成一個分散分布的、虛擬的全球專利局,不同國家專利局可以專門審查不同技術領域的發明,或者處理不同申請語言的申請文件,就像目前歐洲專利局的慕尼黑分局、柏林分局和海牙分局的分工一樣。當然,無論那個國家專利局按照全球專利法授予的全球專利權,都將在所有成員國具有同樣的地位。目前網絡化交互平臺和未來的計算機翻譯可便利這一進程,也可以提供各種形式的審查員培訓和測試,有助于各國專利局提高審查質量。

但這樣一來,難以真正統一各個國家專利局具體掌握的審查標準,全球專利法很難得到一致貫徹,因而這種機構設置模式在國際協調中很難得到發達國家的支持;另外客觀上某些專利局審查能力較弱,如果由這些局審查授予的專利權在全球成員國生效,很難說不會產生阻礙科技進步的作用。

相反的,把各成員國專利局的主要審查職能整合在一個審查機構——全球專利局中,顯然最符合全球專利權徹底一體化的特點,最有利于節省審查資源,保持全球專利權審查的一致性。但這樣一來,若未來全球專利制度漸漸取代國家專利制度,大量國家專利局中的職位會被取消,大量審查員將失去工作,當地專利代理人業務也會減少。而且,無論是發達國家還是發展中國家,專利局收費一般都遠遠大于審查成本,多余部分都成為了當地政府收入,這部分收入將會因只設置一個審查機構而減少。11Commission on Intellectual Property Rights:Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy.London,2002.

另外作為折衷方案,也可以在全球專利局下設數個區域專利分局,完成檢索、審查、授權。例如設在歐洲、日本、中國、拉丁美洲、非洲、歐亞大陸、北美洲這 7個區域。12GandalN.and S.Scotchmer:Coordinating Research through Research JointVentures,Journal of Public Economics.51,1998.當然也可以設在 PCT國際檢索單位和國際初審單位13目前的國際檢索單位和國際初審單位包括美國專利商標局、歐洲專利局、日本特許廳、中國知識產權局、韓國知識產權局、俄羅斯聯邦專利商標委員會等 15家單位。,這些單位目前已經具有檢索和審查外國 PCT申請職能。

我國知識產權局在國際專利事務占有重要地位,而且已經是 PCT制度的國際檢索單位和國際初審單位,因而,可以推動采取區域分局的方案,以保持我國在全球專利制度中的地位和影響力。在此之前,也應進一步加強我國在 PCT制度中國際初審的國際影響力,積極參與專利審查高速公路 (PPH)等國際合作。

(三)全球專利權的審查標準:嚴格還是寬松

若采用實質審查,那么審查標準應當如何設定呢?受到多方關注的是可專利性主題范圍和發明高度14在專利申請提出之前,已有無數項技術存在于人類社會之中。請求保護的發明與這些技術相比必須具備某種程度的不同,才可以被授予專利權,這種不同的程度可稱之為發明高度。美國特別在《實質性專利法條約》(SPLT)草案的創造性條款中強調與“現有技術的區別”這一表述方式。標準。

近年來,美國以更好地激勵創新為由,不斷推動可專利性主題范圍向網絡電子商務、軟件和基因等新領域擴展。但隨著這些領域的新技術不斷發展,發明和發現的區別越來越小,可專利性的界限很難確定。在這種背景下,全球專利制度應當采取比較窄的可專利性主題范圍,將軟件、商業方法、自然物質的測量特性、基因序列和蛋白質配型等有爭議的主題排除在外。這是因為,首先,有理由認為在這些領域專利權的訴訟價值大于對創新的激勵,15Julia Alpert Gladstone:Why Patenting Information Technology andBusinessMethods IsNot Sound Policy:Lessons from History and Prophecies for the Future.25 Hamline L.Rev,2002.站在中國或者發展中國家的立場上尤其如此;其次,在這些領域進行專利保護容易,但后續創新變得復雜,甚至被阻止。專利保護很容易從鼓勵研究,變為阻礙創新,在這些領域我國處于趕超發達國家的地位,對我國尤為不利;第三,這些領域是否列入專利主題范圍,國際爭議很大。各國很難就此問題達成一致,客觀上勢必導致全球專利權難以實現。

審查中的發明高度要求,將是影響全球專利權質量的決定性因素之一。目前世界各國的發明高度審查普遍采取非顯而易見性的思路:若一項發明相對于現有技術而言,在本領域技術人員看來不是顯而易見的,則該發明被認為具有創造性。這個思路導致專利技術與現有技術區分度有限,發明高度要求難以大幅提高。在未來幾十年全球專利制度建立之時,創新將逐漸成為科技發展的主流,成為大量研發人員的主要任務和日常工作,很難、也沒有必要對所有創新加以保護。16唐春:《專利創新高度及其發展趨勢與影響研究—以美國 KSR vs.Teleflex案為背景》,《研究與發展管理》2009年第 10期。與此同時,全球專利權如果被授給創新性不高的發明,對后續創新將造成全球性阻礙,流弊更廣。因而,提高發明高度要求,是全球專利權創造性標準的內在需求。

提高到什么程度呢?可以要求授予專利的發明不僅具備非顯而易見性,其創造性還必須達到一個預定水準。例如采取近年來不斷有學者和報告談及的“如若不然”的思路。該思路認為:假如即使沒有獲得專利保護的期望和前景,一項技術方案也能夠在申請日的同時或者緊隨申請日之后不久的時間內就被提出來并予以商業實施,那么對該技術就不值得授予專利權。17Federal Trade Commission ofUSA:To Promote Innovation:The ProperBalance of Competition and PatentLaw and Policy.http:∥www.ftc.gov/opa/2003/10/cpreport.htm,2008年 4月。全球專利制度若采取這樣的標準,意味著發明若要取得效力超出一國范圍的全球專利權,必須具備更高、更可靠的創造性。這不僅可以使創造性標準擺脫非顯而易見性思路的羈絆,根據科技、社會發展的實際需要,確定理想的發明高度要求,體現專利制度初衷;也能避免授予過多創造性較低的全球專利,阻礙發展中國家的技術進步,有利于得到發展中國家認同,吸引更多國家參與。

不過在原先非顯而易見性的思路下,判斷基準、判斷步驟和方法都比較容易客觀化,有一定的穩定性和可操作性。18和育東、方慧聰:《專利創造性客觀化問題研究》,《知識產權》2007年第 2期。而按照上述新思路進行創造性審查,正如美國聯邦貿易委員會指出的一樣,就目前專利審查的情況,很難在審查實踐中,確立客觀的審查標準,制訂切實可行的操作步驟。

但在未來實現全球專利權之時,各國創造性審查實踐已經朝審查新思路方向有了較大發展,同時,全球專利制度會集中各成員國大量的審查資源和最優秀的審查員,更有實力制定出切實可行的審查標準并實施這一思路。因此,像這種新思路一樣,直接從創造性本身提出發明高度要求,將是全球專利權審查中發明高度標準的最佳方案之一,也是對我國比較有利的方案。

二、全球專利權的效力限制與訴訟

與其它國際性專利制度產生的專利權不同,全球專利權在所有成員國內體現為同一權利,而不是一束國家專利權,19參見:《擬議中的全球專利制度研究》的“全球專利制度的特征”部分。換句話說,各成員國的所有地域都將是全球專利權的法域。這樣一來,全球專利權是否允許各國進行限制,無效、侵權訴訟如何進行,是全球專利權實現的一個基本問題。

(一)全球專利權的效力:統一化還是多樣化

全球專利權不管是由全球專利局授予,還是由某個區域分局以全球專利局的名義授予,都將在各成員國內一體生效。問題是,在各個成員國內是否能具有同樣的效力呢?一般來說,普通國家專利權在本法域范圍內任何局部地區都具有同樣效力,一般不會只在某些地區有效、而在其他地區無效或者具有較低效力。但全球專利權畢竟針對不同主權國家,是否可以允許各成員國根據某種原因,排除或者限制該專利權在本國的部分效力呢?

全球專利授予權歸屬于國際機構,將影響到各國專利授予主權,很容易導致本國科技發展受制于人。這也是與其他的國際性專利制度相比,全球專利制度最讓各國尤其是發展中國家擔憂的原因之一。20Grain:One Global Patent System?W IPO’s Substantive Patent Law Treaty.http:∥listbox.wipo.int/wilma/scp-eforum/2003/msg00017/wipo-splt-2003-en.pdf.2008年 4月。因而,在全球專利制度建立之初,甚至相當長一段時期內,應當考慮允許各成員國對全球專利權進行有條件的排除或者限制。只有這樣,才有可能吸引盡可能多的國家參與這項制度,增加制度靈活性。況且,這種限制也并不影響全球專利權作為同一權利在全體成員國內生效。當然,可以要求這種限制必須在締結或者加入全球專利制度協議時預先予以約定或者聲明,以保證全球專利權效力的穩定性。

(二)全球專利權的訴訟:統一管轄還是各自為政

與普通專利權一樣,全球專利權也主要涉及三種訴訟:無效訴訟、侵權訴訟和涉及專利的其它訴訟,例如專利強制許可訴訟。

對于無效訴訟,關鍵問題是無效決定的效力范圍以及無效決定在法庭所在國之外的公信力問題。國家法庭對全球專利權的無效決定是對本國有效,還是對所有成員國有效?如果對所有成員國有效,那么若國家法庭對一項外國權利人的全球專利權作出無效決定,如何使這個外國權利人信服該法庭沒有偏見?關于這個難題,全球專利制度可以兩種選擇:

第一種選擇是采取國際專利法庭管轄方式。該法庭的法官由國際專家組成,不專屬于某個國家,但至少對每個國家都應有一個語言和地域上都比較方便的法庭。由國際法庭管轄全球專利權的無效訴訟,自然其無效的效力在所有成員國生效。

第二種選擇是仍然由成員國國家法庭管轄,同時提供可靠的復審程序。專利權效力爭議可以向全球專利權最高上訴法庭上訴要求復審,最高上訴法庭的全球專利權無效決定應當在各成員國都具有法律效果。21John H.Barton:Issues Posed By aWorld Patent System,Journal of International Economic Law.June 2004.這時,我國等發展中國家可以采取靈活的方案,比如規定本國法庭對全球專利權的無效決定只在本國生效,同時不可上訴到最高上訴法庭。這樣一來,既可以減少對本國主權的削弱,又可解決公信力問題。

對于侵權訴訟來說,出于公平,侵權訴訟應在便利于被告方的合議庭進行。例如,如果全球專利權人起訴我國居民侵權,應當在中國審理。但是很多國家的普通法庭無力審議艱深的專利訴訟,這樣的話,這些國家也要依靠國際專家組成的專門法庭。但我國顯然具備這樣的審理能力,可以集中構建幾個審理全球專利權侵權案件的法庭。

還有一些與專利相關的爭議事項,上訴法庭很難處理。例如授權強制許可和與專利有關的反壟斷 /反競爭法的訴訟爭議,與典型專利侵權、確權訴訟所不同,審判主體必須有能力理解專利法之外的相關國家政策。因此,這兩種爭議由成員國法庭 (或者行政機關)審判比較合理。如果審判涉及到專利有效性和權利解釋的問題,可通過特定方式與相關全球專利法庭溝通。

三、與國家專利權的關系

雖然某些學者認為,隨著全球專利制度的進一步發展,有些國家專利制度最終會消亡。但至少在可以預見的將來,在全球專利制度建立之初,全球專利權只是可選的,將與國家專利權并存,并存期間,存在著分工協作與沖突兩方面的關系。

(一)國家專利權與全球專利權的功能定位:替代還是分工

全球專利權原本會與國家專利權在同一地域相互替代,但也可與國家專利權定位于不同的功能。

例如,全球專利制度可以提出比大部分成員國更高的發明高度要求 (如前所述),而各國專利制度可以根據本國情況,對國家專利提出相對較低的發明高度要求,或者采取類似我國實用新型專利的制度。這樣,發明人可以在全球專利權和國家專利權中選擇:把真正有創造性的、比較容易得到各國承認的發明申請全球專利權,獲得更廣闊范圍的壟斷權;而創造性較低的發明,取得地域范圍較窄的國家專利權。

也可以采取長短兩種專利保護期限。由于全球專利權的壟斷范圍大于國家專利權,保護期過長可能會對全球技術發展不利;而且全球專利制度集中了多國的優秀審查資源,更有條件縮短審查周期;此外全球專利權人可同時在多個國家取得經濟利益,研發投入回報周期相對較短。因而,全球專利權的保護期可以采取比成員國更短的專利保護期限,例如 15年。

這樣一來,發明高度較高、效益較好、投資回收周期較短的發明可以申請全球專利權,而普通的發明申請國家專利權。全球專利權與國家專利權可以在功能上互補。

(二)權利沖突的取舍:孰先孰后

禁止重復授權是專利制度的基本原則。22國家知識產權局條法司:《新專利法詳解》,知識產權出版社 2008年第 1版,第 48頁。就同一項發明,不得在同一地域同時受全球專利和國家專利的保護,這也應當是一個原則。但在全球專利權與成員國專利權并存的狀況下,如果某項發明被提出國家專利申請,又被提出了全球專利申請,就會出現問題:若全球專利申請在該國家專利申請日提出,顯然全球專利審查不受國家專利申請影響;若在該國家專利申請日之后、公開日之前提出,該國家申請也無法影響到該全球專利申請的新穎性和創造性。那么接下來,兩項申請都有可能通過這兩個不同的機構審查而獲得授權。這樣一來該發明在同一國家地域,可能就會有全球專利權和國家專利權兩項專利權存在 (全球專利申請在先,國家專利申請在后情況相似,不再贅述)。這應當如何處理?

1.如果這兩項申請是同一申請人提出的,就比較好處理,可以仿照歐洲專利制度。在歐洲專利制度中,如果就某項發明申請人既申請了成員國國家專利,又申請了歐洲專利并指定該成員國,那么由申請人自主決定是保留成員國專利、撤銷指定,還是撤銷成員國專利、保留指定。全球專利制度也可如此,由申請人自主選擇,是將全球專利權效力限定在該國以外的區域,還是撤銷國家專利。這種情況下,為了申請專利的方便,申請人可以先申請一個國家專利,修改后再申請全球專利。國家專利先獲得授權之后,全球專利權也可獲得授權,此時,只需要撤銷或者中止國家專利權即可。

2.對于這兩項申請不是同一人提出的情況,協調難度較大。若兩項申請的申請日 (有優先權日的指優先權日,下同)相同,是否允許成員國預先排除出現上述情況的全球專利權的本國效力、從而優先承認本國專利?這將使成員國專利優于全球專利,導致全球專利申請人無法預知他的發明在哪些國家可能得不到保護。但也不能簡單認定成員國專利無效。具體如何處理,將有待各國學者進一步研究。

對于不在同一日的,若一項申請的申請日在前一申請的申請日之后、公開日之前的情況,該如何處理呢?這種情況如果在同一國家,前一申請就成為后一申請的抵觸申請,直接導致后一申請喪失新穎性而無法獲得專利權。而在全球專利制度中,兩項申請的審查機構和權利效力范圍不同,不能直接適用于這種規則,此時可以在下列方案中選擇:或者在后申請因與在先申請抵觸,而不能在該國獲得專利保護 (對于全球專利權而言就是被排除該國效力),或者是無論哪項申請在先,都確定由全球專利申請獲得該國保護或者確定由國家申請獲得授權。上述方案都有一定可行性,出于公平考慮,兼顧平衡國家專利與全球專利的地位和利益,采取第一項方案更為可取。

事實上,目前正在進行的“歐盟專利”協調中也存在上述問題,23文家春、朱雪忠、陳國清:《歐洲專利與共同體專利及其協調淺析》,《研究與發展管理》2005年第 6期,第 90-95頁。若將來“歐盟專利”制度得以實現,全球專利制度可以參考“歐盟專利”的相關制度安排。

四、結語

目前來看,把實現全球專利權作為專利制度國際化進程的長期發展目標得到了眾多發達國家的支持,但遭到了大部分發展中國家的反對。未來幾十年,隨著跨國專利保護需求大幅度增加,全球專利權制度將成為我國不得不面對的現實問題,對此我國采取哪些選擇和對策,不可一概而論,必須根據具體協調情況而定。除了要考慮本文提到的這些制度問題外,還應當兼顧工作語言、人員組成、監督機構、權利耗盡與平行進口等多方面問題,這些問題有待國家主管部門、實務工作者和專家學者進一步分析研究。■

＊本文受國家社科基金重大招標項目《科學發展觀統領下的知識產權戰略實施研究》(07&ZD006)上海高校選拔優秀青年教師科研專項基金項目“基于涉外專利利益關系的專利制度構造對策研究”(編號 hzf08038)和華東政法大學科研項目“專利制度國際一體化進程及其對我國科技發展與競爭力的影響與對策研究”(08HZK018)聯合資助。

＊＊ 作者系華東政法大學知識產權學院講師,管理學博士。