中國國家標準涉及專利的處置規則評價(下 )標準專利處置實務系列4

楊曉麗 / 工業和信息化部電子知識產權中心/SIPR

中國國家標準涉及專利的處置規則評價(下 )標準專利處置實務系列4

楊曉麗 / 工業和信息化部電子知識產權中心/SIPR

《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》（以下簡稱《管理規定》）和國家標準GB/T 20003.1-2014《標準制定的特殊程序第1部分：涉及專利的標準》（以下簡稱國標GB/T 20003.1），共同構成我國國家標準制修訂過程中涉及專利問題的處置框架；結合配套的《管理規定》解析與實施指南、國標GB/T 20003.1釋義與實施指南，進一步明確了我國國家標準涉及專利的處置規則。該處置規則既兼顧了與國際標準組織專利政策的協調，又參考了區域和主要發達國家標準組織的專利政策，盡量與核心原則保持一致，在個性化上也充分考慮到了我國國家標準體系的特殊性。概括來說，我國國家標準涉及專利的處置規則主要涵蓋以下核心原則與立場。

一、必要專利原則，國家標準中納入的專利必須是必要專利

從世界范圍來看，不管是國際標準組織、區域標準組織還是發達國家標準機構，雖然其知識產權政策或專利政策的表述不盡一致，判定標準有所區別，但對納入標準的專利都統一要求，那就是，標準中納入的專利技術必須是必要專利或必要權利要求。

《管理規定》在第一章第四條明確規定，“國家標準中涉及的專利應當是必要專利，即實施該項標準必不可少的專利。”即國家標準中涉及的專利技術應該是實施該項國家標準所必需的、繞不開的技術，不存在排除國家標準涉及該項專利的實質性理由。鑒于國際上還未對必要專利的定義形成一致意見，GB/T 20003.1的3.1從必要權利要求的角度為《管理規定》做出配套定義，“必要權利要求”為“實施標準時，某一專利中不可避免被侵犯的權利要求”，并以此為基點定義“必要專利”為“包含至少一項必要權利要求的專利”（3.2），從而使必要專利的界定較為清晰和準確。

二、專利披露原則，視參與度不同規定不同的披露義務

專利披露制度是標準組織知識產權政策或專利政策的核心制度之一，其主要內容是要解決誰有什么樣的義務、在什么時候、披露誰的專利的問題；其主要作用在于排除標準制修訂過程中的潛在風險，加快標準制修訂和推廣實施的進程。國際標準組織ISO、IEC、ITU在《共同專利政策》中，鼓勵參與和未參與技術標準制定工作的任何機構盡早披露自己和他人的專利；區域標準組織CEN、CENELEC、ETSI區分參與和未參與標準制定工作的情況，分別規定強制性的披露義務和鼓勵性的披露策略；BSI鼓勵委員會成員及時披露第三方的專利技術；JISC要求標準項目承包人或提交標準草案的提案人必須披露專利。

《管理規定》遵循專利披露原則，區分參與和未參與兩種情況，規定了不同程度的披露義務。對于參與標準制修訂的組織或個人，負有強制性的披露義務，在國家標準制修訂的任何階段，都應當盡早披露其自己和知悉的必要專利，同時提供有關專利信息及相應證明材料，并要求其對所提供證明材料的真實性負責。否則，未按要求披露其專利，違反誠信原則的，還應當承擔相應的法律責任。對于未參與標準制修訂的組織或個人，不施加強制性的披露義務，而是鼓勵其在標準制修訂的任何階段，披露其擁有和知悉的必要專利。GB/T 20003.1的4.1部分對專利披露程序、披露時間、披露范圍、披露方式、證明材料、信息公示、以及是否充分履行了披露義務的判斷標準等內容作了詳細規定。

對于標準制修訂的參與者而言，《管理規定》和GB/T 20003.1所規定的強制性披露義務和違反誠信原則的法律責任一直是被熱議和爭論的焦點。業界曾有質疑，此舉是否強加給參與標準制修訂主體以不適當的義務和過重的負擔。但因有著名的Dell案、Rambus案及Qualcomm vs Broadcom案等違反披露義務和誠信原則引發的案例在前，明確不同參與主體的不同披露義務和違反義務及誠信原則應承擔的法律責任就成為確有必要的條款，以此來盡可能地規避因標準組織專利披露政策不明確而導致的風險。

Dell案：1992年，Dell公司參與“VESA Local Bus”（VL-bus）標準的制定，在標準制訂過程中，書面表示該標準不涉及Dell專利。但在標準開始實施后，Dell卻主張自己在標準中的專利權。最后FTC判定Dell違反了誠信原則，不予支持。

Rambus案：1992年，Rambus參與EIA的JEDEC電腦存儲新一代技術SDRAM和DDR SDRAM標準的制定，并根據其參與過程中獲取的信息修改自己的專利申請，從而使其專利與正在制定的標準技術相匹配而成為標準必要專利，但其始終未向JEDEC披露其專利。1996年，Rambus退出JEDEC，并開始主張專利權，要求所有標準實施者向其交納專利費用。FTC和哥倫比亞特區巡回法院對該案作出不同判斷，引發了極大的爭議。

Qualcomm vs Broadcom案：2002年，高通參與JVT的H.264標準制定，在該標準發布之前，未向JVT披露其必要專利。2005年，高通訴博通主張專利權，并否認自己曾參與JVT的標準化工作。一審判決認為，高通違反了披露義務，構成權利放棄。二審聯邦巡回上訴法院維持高通違反披露義務及默認權利放棄的認定，將其權利放棄的范圍改判，限制在H.264標準產品系列。

三、承諾許可原則，作出許可聲明是專利納入標準的前提；許可承諾隨專利權轉讓而轉移

許可聲明是專利權人同意就其納入標準的專利做出許可的承諾。許可聲明并不是實際的許可合約，但它是標準化組織或機構必須要從專利權人那里獲得的法律文件，以保證標準發布以后的標準實施過程不因專利權人的拒絕許可行為而受阻。國際上通行的做法是，標準化組織或機構獲得專利權人的許可聲明之后，方可將其專利納入標準，否則將予以刪除。

我國對推薦性國家標準涉及的必要專利，獲得專利權人的許可聲明是專利納入標準的前提條件。《管理規定》第十條要求，未獲得專利權人或專利申請人的專利實施許可聲明的（且該許可必須符合FRAND原則），該專利不得納入國家標準。標準組織或機構要么修改涉及該專利的技術條款以繞開該專利，要么直接刪除。

相應的，該許可承諾也應隨專利權的轉讓而一并轉移。專利權人或專利申請人本著誠實信用原則，應當事先告知受讓人該專利在標準組織中專利實施許可聲明的內容，并保證受讓人同意受該許可承諾的約束（GB/ T 20003.1的4.2.4部分規定），否則將使得標準組織的專利政策目的落空，不利于國家標準的順利實施和推廣。FTC訴N-Data案即是這一問題引發的典型案例。

1993年，IEEE組建802.3工作組，美國國家半導體公司參與標準制定。為鼓勵IEEE在多項可替代技術中選擇其NWay專利技術寫入新標準成為標準必要專利，美國國家半導體公司于1994年發出書面專利許可承諾，IEEE標準產品成員一次性支付1000美元許可費即可免除以后的許可費用。此舉大獲成功，使用第二代以太網標準的相關產業市場逐漸被NWay專利技術鎖定。1998年，美國國家半導體公司將該專利轉讓給垂直網絡公司，隨附1994年專利許可承諾信，垂直網絡公司曾試圖變更許可條件，也曾試圖拒絕許可。2003年，垂直網絡公司又將該專利轉讓給N-Data公司，隨附1994年專利許可承諾信，N-Data也試圖收取更高費用，并拒絕許可。2008年，FTC訴N-Data，裁定N-Data不正當競爭，后達成和解協議：N-Data必須遵守1994承諾；不得起訴；不得規避該裁定而再行轉讓，即使轉讓，該裁定約束力亦一并轉移。

從FTC訴N-Data案可以看出，如果專利許可承諾不隨專利權的轉讓而轉移，則可能導致專利權人通過轉讓標準必要專利以規避起初出于某種目的做出的專利許可聲明，從而帶來專利投機行為的衍生和利用標準進行專利敲詐的風險，威脅標準實施，降低標準價值。

四、公平合理無歧視的許可原則

合理無歧視原則是標準組織知識產權政策或專利政策的基礎性原則，以此原則為基點形成的許可制度是標準組織專利政策核心制度最重要的組成部分。雖然對該原則的表述方式和賦予的內涵各有不同，但該原則作為基本的核心準則普遍存在于國際、區域和國外標準化組織的專利政策當中。在ISO、IEC、ITU的《共同專利政策》（2006）中，確定了專利持有人“on a non-discriminatory basis on reasonable terms and conditions”【1】（在無歧視的基礎上、以合理的條款和條件）與其他各方就許可專利使用權進行磋商的選項；CEN、CENELEC于2009年修改后的許可政策【2】與《共同專利政策》2006保持高度一致，明確了“合理無歧視”原則【3】；ETSI在其知識產權政策和知識產權指南中，確定應在“公平、合理和無歧視的條款和條件下” 授予許可；JISC于2012年修改了其《制定使用受專利權保護技術的日本工業標準的程序》，該程序作為JISC的專利政策，“在無歧視的基礎上、以合理的條款和條件”對外許可，成為專利持有人參與標準制定的前提；ANSI在《美國國家標準發展與協調規劃》中制定的標準專利政策，幾經修改，將許可政策確立為“在明顯不存在任何歧視的、合理的條款和條件下”【4】授予許可或免費許可；BSI在“BS0：2011《標準的標準標準化原則》”中，明確了“公平、合理和無歧視的”許可條件。

我國對國家標準必要專利的許可方式規定為三種，專利權人只能擇其一而行之，要么同意在公平、合理、無歧視基礎上免費許可（第一種）或收費許可（第二種），要么不同意按照以上兩種方式實施許可（第三種）。不管專利權人選擇的是第一種還是第二種，其許可基礎均為“公平、合理、無歧視”（on fair, reasonable and non-discriminatory basis【5】，即FRAND）；如果專利權人或專利申請人選擇第三種，則意味著其不同意將專利納入標準，在這種情況下，國家標準將不得包括基于該專利的條款。這三種方式主要參考了ISO、IEC和ITU共同專利政策中的許可條件，為我國參與ISO、IEC和ITU的國際標準化工作奠定了基礎，規避了因政策不一致可能引發的矛盾沖突，有利于等同采標的專利許可承諾的適用，也有利于我國國家標準與國際標準之間的相互轉化。

五、不介入原則

不介入原則是指，標準組織不負責核查專利法律狀態和有效性，不提供證明相關專利有效性的證據材料，不介入專利識別事務，不評估專利相關性或必要性，不介入標準必要專利的許可談判，不參與標準專利糾紛的解決，標準必要專利的許可事務由專利權人和標準實施者自行協商確定，標準專利糾紛自行解決。三大國際標準化組織、主流的區域標準化組織和主要發達國家的標準機構均從不同角度采用了這一原則。

《管理規定》第十七條與國際實踐通行的這一原則保持高度一致，“國家標準中所涉及專利的實施許可及許可使用問題，由標準使用者與專利權人或者專利申請人依據專利權人或者專利申請人作出的專利實施許可聲明協商處理，”SAC不負責標準必要專利的對外許可工作和許可費的談判事務。這一方面使得SAC專注于組織技術專家制定技術標準，將涉及標準必要專利許可談判的法律事務留給法律專家；另一方面，也賦予專利權人或專利申請人和標準實施者以基于許可聲明自由洽談的權利、以及依其意愿對所涉糾紛自擇方式、自行解決的空間。

六、推薦性標準和強制性標準區別處置原則

我國的國家標準和行業標準分為強制性標準和推薦性標準1.中華人民共和國標準化法第二章第七條：國家標準、行業標準分為強制性標準和推薦性標準。保障人體健康，人身、財產安全的標準和法律、行政法規規定強制執行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準。省、自治區、直轄市標準化行政主管部門制定的工業產品的安全、衛生要求的地方標準，在本行政區域內是強制性標準。，保障人體健康，人身、財產安全的標準和法律、行政法規規定強制執行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準。強制性國家標準具有法規屬性，在全國范圍內必須強制執行2.中華人民共和國標準化法第三章第十四條：強制性標準，必須執行。不符合強制性標準的產品，禁止生產、銷售和進口。，否則就要承擔相應的法律后果3.中華人民共和國標準化法第四章第二十條：生產、銷售、進口不符合強制性標準的產品的，由法律、行政法規規定的行政主管部門依法處理，法律、行政法規未作規定的，由工商行政管理部門沒收產品和違法所得，并處罰款；造成嚴重后果構成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。。這與國際國外的標準體系大多為自愿性標準體系存在很大不同。因此，在不同標準體系基礎上設計制定的知識產權政策或專利政策必然需要差異化處理，因地制宜，以避免與相關法律法規產生沖突。

《管理規定》對強制性國家標準涉及專利的特殊規定單獨成章，首先明確了強制性國家標準一般不涉及專利的原則立場，以避免強制性國家標準這種代表公共利益的、具有法規屬性的公共產品被專利這種私有權利搭上而獲取額外利益；其次，如果強制性標準確有必要涉及專利，而專利權人或專利申請人又拒絕提交許可聲明的，則由SAC、SIPO及相關部門出面干預，與專利權人或專利申請人協商專利處置辦法；第三，在強制性標準實施過程中新發現的必要專利，又未能獲得專利許可聲明的，不暫停國家標準的實施，也不修訂該標準以規避該專利，而仍然是由SAC、SIPO及相關部門出面干預，與專利權人或專利申請人協商處理。

SIPR專欄將持續開展對標準專利處置實務的跟蹤研究，敬請關注。

聯系方式：楊曉麗，88686179， yangxiaoli@infoip.org

本文縮略語：

JVT：聯合視頻編碼工作組

VESA：視頻電子標準協會

VL-bus：486電腦的中央處理器和電腦外置設備之間傳遞指令的技術標準

EIA：美國電子工業協會

JEDEC：電子器件工程聯合委員會

SDRAM、DDR SDRAM：電腦存儲技術標準

IEEE：美國電氣及電子工程師學會

CEN：歐洲標準化委員會

CENELEC：歐洲電工標準化委員會

ETSI：歐洲電信標準學會

JISC：日本工業標準調查會

ANSI：美國國家標準學會

BSI：英國標準協會

FTC：美國聯邦貿易委員會

AQSIQ：中國國家質量檢驗檢疫總局

SAC：中國國家標準化管理委員會

SIPO：國家知識產權局

ISO：國際標準化組織

IEC：國際電工委員會

ITU：國際電信聯盟

SIPR：中國電子工業標準化技術協會知識產權工作委員會

【1】Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, 2, 2.1, 2.2, IEC,ISO,ITU

【2】《CEN/CENELEC：CEN-CENELEC共同知識產權政策實施細則》

【3】ftp://ftp.cencenelec.eu/eu/europeanstandardization/guides

【4】www.etsi.org/website/document/legal/etsi_ipr-policy.pdf

【5】Regulatory Measures on National Standards Involving Patents(Interim), Article 9 (1)(2). (English Version, for reference)