跨國公司知識產(chǎn)權(quán)交易中的盡職調(diào)查

高國雅

摘 要：“iPad商標案”和“勞斯萊斯案”都充分證明了在跨國公司進行的知識產(chǎn)權(quán)交易中盡職調(diào)查的重要性和必要性。在跨國交易中，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查要在清楚目標國家法律制度的前提下進行，確認知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)歸屬狀態(tài)、實際法律狀態(tài)，評估其價值并合理預測其潛在的責任風險，從而實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的目標。

關(guān)鍵詞：跨國公司；跨國交易；知識產(chǎn)權(quán)；盡職調(diào)查

中圖分類號：D923.42 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）05-0245-02

盡職調(diào)查，《布萊克法律詞典》中將其定義為——“通常指個人在其調(diào)查過程中尋找適合的法律要求或接觸義務時應保持合理的謹慎”。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查是指在對任何知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)進行投資之前，對該知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的狀況進行調(diào)查和確認的一種法律活動。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查在企業(yè)并購、合資、風險資本融資和知識產(chǎn)權(quán)定向收購等領(lǐng)域都是必不可少的一個環(huán)節(jié)。在跨國公司進行的跨國知識產(chǎn)權(quán)交易中，由于各國的法律制度不同，再加上知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利本身的無形性和復雜性，進行知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查就更必要。

一、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性

不做盡職調(diào)查或者做一個不周密、不全面、不科學或者水土不服的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，都可能會給跨國企業(yè)帶來意想不到的麻煩和巨大的經(jīng)濟損失，這一點在2012年蘋果與深圳唯冠的iPad商標爭奪案中已經(jīng)體現(xiàn)得淋漓盡致。蘋果公司在收購iPad商標之前并沒有就臺灣唯冠是否獲得深圳唯冠的充分授權(quán)做完備的調(diào)查，也沒有委托精通我國大陸知識產(chǎn)權(quán)法律制度的律師進行盡職調(diào)查，結(jié)果導致大麻煩。

其實，在這場著名的“iPad商標案”之前，跨國公司交易中由于知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查方面的疏忽所導致的問題，已經(jīng)引起了眾多學者的注意，也讓企業(yè)認識到知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性。

再看一個戲劇性的案例——“勞斯萊斯案”。1998年3月，德國大眾汽車以近8億美元的價格擊敗寶馬公司，收購了生產(chǎn)世界著名頂級豪華汽車的英國勞斯萊斯汽車公司。然而，大眾在這起名噪一時的交易中，有一個戲劇性的錯誤：勞斯萊斯的商標和名稱屬于英國勞斯萊斯汽車公司的母公司（勞斯萊斯PLC ），而其并不在此次交易范圍中！因此，出現(xiàn)了戲劇性的結(jié)果：大眾汽車買下了“飛翔女神”車標和水箱格柵的使用權(quán)，但是沒有辦法制造“勞斯萊斯”牌的汽車。

因為大眾疏于確認部分知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的所有權(quán)，導致雖然支付了高達8億美元的并購金，仍無法在其自制的新型豪華車上使用勞斯萊斯商標。大眾董事會主席FerdinandPiech承認，如果在交易達成前他們能夠知道商標所有權(quán)的真實情況的話，大眾支付的并購金會遠遠低于最終實際支付的并購金。

以上兩個案件都充分說明了，在跨國公司的知識產(chǎn)權(quán)交易中，盡職調(diào)查是非常重要和必要的，盡管許多企業(yè)都認識到了這一點，但在實際操作中，還是存在疏忽大意。

二、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的目標

知識產(chǎn)權(quán)是一項無形資產(chǎn)，調(diào)查時不能簡單類比有形資產(chǎn)，方方面面都要考慮周全，避免出現(xiàn)花大價錢買空殼的現(xiàn)象。跨國公司進行的跨國知識產(chǎn)權(quán)交易，在盡職調(diào)查之前，首先要關(guān)注交易目標國家的法律制度，明確目標國家在知識產(chǎn)權(quán)方面的法律規(guī)定以及獲得權(quán)利的程序。這是一個大前提，缺少了這個前提，很可能做出水土不服的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查。

盡職調(diào)查是要確定：知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)是否存在，所有權(quán)屬于誰，擁有人的控制權(quán)有多大，知識產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟價值和戰(zhàn)略價值，侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的潛在責任。知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的結(jié)果將會直接影響交易的價格，有時可能會導致交易結(jié)構(gòu)的重新評估或改變，有時甚至決定整個跨國交易的成敗。

一個有效、完整的知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查至少應達到以下4項目標。

（一）確認知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)歸屬狀態(tài)

首先，確定知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利主體是進行知識產(chǎn)權(quán)交易的前提。有時表面上看似的權(quán)利主體，并不是真正的權(quán)利主體。“勞斯萊斯案”中，“英國勞斯萊斯汽車公司”并不擁有“勞斯萊斯”的商標權(quán)；“iPad商標案”中，臺灣唯冠也不是大陸iPad商標的權(quán)利人。

其次，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利主體具有復雜性。申請人、專利權(quán)人、被許可人、共有人、質(zhì)押權(quán)利人等都可能成為知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利主體。不同的權(quán)利主體，在權(quán)利行使內(nèi)容、范圍和期限等方面都有所不同。認清交易對方作為權(quán)利主體的主體類型，可以明確他所擁有的權(quán)利大小，在談判的時候就可以游刃有余，也可以避免花高價買空權(quán)利。

（二）確認知識產(chǎn)權(quán)實際法律狀態(tài)

知識產(chǎn)權(quán)是否有效，對于收購方來說是非常重要的。在確定知識產(chǎn)權(quán)實際法律狀態(tài)上，不同類型的知識產(chǎn)權(quán)要考慮的因素不同，不同國家的法律規(guī)定也不同，但從共性上來說，主要可從以下幾個方面考慮。

1.是否已過保護期限。知識產(chǎn)權(quán)作為一項專有權(quán)，存在一定的保護期限。不同的國家保護期限不同，收購之前，要明確權(quán)利的剩余保護期限，目標國家是否可以申請延長保護期等。如果花大價錢收購一項即將到期而且在目標國家又沒有續(xù)展延長保護期限的知識產(chǎn)權(quán)，顯然是沒有意義的。

2.是否有撤銷、變更的可能。此種情況多指商標權(quán)，在我國，不當注冊、惡意注冊以及在使用過程中的不當行為都可能導致商標的撤銷或變更。

3.是否受到其他協(xié)議的限制。這里主要指是否存在對外許可協(xié)議，被許可協(xié)議、交叉許可協(xié)議。以上這些協(xié)議都會對權(quán)利人的權(quán)利產(chǎn)生一定的限制，拿我國的專利獨占許可來說，如果收購的一項專利已經(jīng)以獨占許可的方式許可給了別的公司，那么收購方即使收購了這項專利，在一定的時間范圍內(nèi)也是不能實施的。收購方若及時了解了這一情況，就可以對收購價格及是否收購做一個全面的考量。

4.是否存在質(zhì)押、司法查封等權(quán)利限制。拿iPad商標案來說，深圳唯冠的iPad商標已經(jīng)在2010年3月被深圳法院查封，查封期間商標不得轉(zhuǎn)讓，所以交易雙方即使事先簽訂了轉(zhuǎn)讓合同也無法完成商標權(quán)的轉(zhuǎn)讓。

綜上所述，確認知識產(chǎn)權(quán)的實際法律狀態(tài)是非常重要的，它直接關(guān)系到所交易的知識產(chǎn)權(quán)的質(zhì)量。

（三）知識產(chǎn)權(quán)價值評估

上文所提到的知識產(chǎn)權(quán)的實際法律狀態(tài)是影響知識產(chǎn)權(quán)價值的一個因素。另外，評估交易中的知識產(chǎn)權(quán)，市場因素、技術(shù)因素也是不可忽視的重要因素。最后，還要從企業(yè)的角度來評估知識產(chǎn)權(quán)的戰(zhàn)略價值。

市場因素。任何一個企業(yè)都不可能脫離市場而存在，在市場上獲得更大的收益是企業(yè)追求的目標，因此市場因素對知識產(chǎn)權(quán)價值有著重要的影響。現(xiàn)在和將來的市場情況都不可忽視，在關(guān)注類似知識產(chǎn)權(quán)的市場價格和交易情況的同時，更要立足現(xiàn)在放眼長遠，關(guān)注此項知識產(chǎn)權(quán)涉及的市場廣度和開發(fā)情況，在未來是否還有較大的市場空間。

技術(shù)因素。關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)中技術(shù)的先進性和獨創(chuàng)性，降低專利技術(shù)被無效的風險，同時先進的技術(shù)在未來可能帶給企業(yè)巨大的收益。但先進性和實用性也要根據(jù)企業(yè)自身的情況達到一個好的平衡，如果在企業(yè)可以預期的范圍內(nèi)一項技術(shù)都不會帶來可觀經(jīng)濟收益的話，那么對企業(yè)來說，這項技術(shù)的實用性就不強，它的價值就是低的。此外，還要考慮此項技術(shù)出現(xiàn)替代技術(shù)的可能性，如果容易出現(xiàn)的話，那么在評估時就要適當降低其價值。

最后，從企業(yè)的戰(zhàn)略角度來評估。知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略價值取決于其是否能很好地適合業(yè)務目標和其是否能夠有效地實施。即一項知識產(chǎn)權(quán)一定要適合企業(yè)的發(fā)展，能夠為企業(yè)創(chuàng)造價值。

（四）預測潛在的責任風險

預測潛在的責任風險，是知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的一個重要目標。這里要談的是訴訟風險。任何一個企業(yè)都不希望訴訟纏身，但有時一個疏忽就可能為今后埋下隱患，例如，收購一個權(quán)屬不明確的專利或者被爭議的商標，收購的專利技術(shù)很容易被別人模仿，這些都可能為今后埋下訴訟隱患。

此外，在預測訴訟風險時，可以考察目標公司是否存在侵害他人知識產(chǎn)權(quán)的情形。避免在不知情的情況下，突然之間成為知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)方。為此，在進行知識產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查時，也必須要審查目標公司與他人是否有知識產(chǎn)權(quán)的訴訟或者糾紛，或其他可能存在的侵害他人知識產(chǎn)權(quán)的情形。在了解相關(guān)情況后，再評估已有的訴訟對知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的影響，以及潛在糾紛的可能結(jié)果等。如果目標企業(yè)有侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的情形，就需要權(quán)衡交易目的和侵權(quán)后果的輕重。

結(jié)語

以上，從知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性和一個成功的盡職調(diào)查所要實現(xiàn)的目標這兩個大方面談了跨國公司知識產(chǎn)權(quán)交易中的盡職調(diào)查問題。當然，企業(yè)要做知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查，還是要委托精通此項業(yè)務的律師事務所。經(jīng)驗豐富的律師都會制定一套嚴密的程序，本文對盡職調(diào)查的程序就不再展開，僅想通過分析知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性和目標，為企業(yè)樹立一個宏觀的印象，使企業(yè)認識到在涉及知識產(chǎn)權(quán)交易時，尤其是跨國交易時，盡職調(diào)查的必要性。

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