跨國公司知識產權交易中的盡職調查

高國雅

摘 要：“iPad商標案”和“勞斯萊斯案”都充分證明了在跨國公司進行的知識產權交易中盡職調查的重要性和必要性。在跨國交易中，知識產權盡職調查要在清楚目標國家法律制度的前提下進行，確認知識產權的所有權歸屬狀態、實際法律狀態，評估其價值并合理預測其潛在的責任風險，從而實現知識產權盡職調查的目標。

關鍵詞：跨國公司；跨國交易；知識產權；盡職調查

中圖分類號：D923.42 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）05-0245-02

盡職調查，《布萊克法律詞典》中將其定義為——“通常指個人在其調查過程中尋找適合的法律要求或接觸義務時應保持合理的謹慎”。知識產權盡職調查是指在對任何知識產權資產進行投資之前，對該知識產權資產的狀況進行調查和確認的一種法律活動。知識產權盡職調查在企業并購、合資、風險資本融資和知識產權定向收購等領域都是必不可少的一個環節。在跨國公司進行的跨國知識產權交易中，由于各國的法律制度不同，再加上知識產權權利本身的無形性和復雜性，進行知識產權盡職調查就更必要。

一、知識產權盡職調查的重要性

不做盡職調查或者做一個不周密、不全面、不科學或者水土不服的知識產權盡職調查，都可能會給跨國企業帶來意想不到的麻煩和巨大的經濟損失，這一點在2012年蘋果與深圳唯冠的iPad商標爭奪案中已經體現得淋漓盡致。蘋果公司在收購iPad商標之前并沒有就臺灣唯冠是否獲得深圳唯冠的充分授權做完備的調查，也沒有委托精通我國大陸知識產權法律制度的律師進行盡職調查，結果導致大麻煩。

其實，在這場著名的“iPad商標案”之前，跨國公司交易中由于知識產權盡職調查方面的疏忽所導致的問題，已經引起了眾多學者的注意，也讓企業認識到知識產權盡職調查的重要性。

再看一個戲劇性的案例——“勞斯萊斯案”。1998年3月，德國大眾汽車以近8億美元的價格擊敗寶馬公司，收購了生產世界著名頂級豪華汽車的英國勞斯萊斯汽車公司。然而，大眾在這起名噪一時的交易中，有一個戲劇性的錯誤：勞斯萊斯的商標和名稱屬于英國勞斯萊斯汽車公司的母公司（勞斯萊斯PLC ），而其并不在此次交易范圍中！因此，出現了戲劇性的結果：大眾汽車買下了“飛翔女神”車標和水箱格柵的使用權，但是沒有辦法制造“勞斯萊斯”牌的汽車。

因為大眾疏于確認部分知識產權資產的所有權，導致雖然支付了高達8億美元的并購金，仍無法在其自制的新型豪華車上使用勞斯萊斯商標。大眾董事會主席FerdinandPiech承認，如果在交易達成前他們能夠知道商標所有權的真實情況的話，大眾支付的并購金會遠遠低于最終實際支付的并購金。

以上兩個案件都充分說明了，在跨國公司的知識產權交易中，盡職調查是非常重要和必要的，盡管許多企業都認識到了這一點，但在實際操作中，還是存在疏忽大意。

二、知識產權盡職調查的目標

知識產權是一項無形資產，調查時不能簡單類比有形資產，方方面面都要考慮周全，避免出現花大價錢買空殼的現象。跨國公司進行的跨國知識產權交易，在盡職調查之前，首先要關注交易目標國家的法律制度，明確目標國家在知識產權方面的法律規定以及獲得權利的程序。這是一個大前提，缺少了這個前提，很可能做出水土不服的知識產權盡職調查。

盡職調查是要確定：知識產權資產是否存在，所有權屬于誰，擁有人的控制權有多大，知識產權的經濟價值和戰略價值，侵犯他人知識產權的潛在責任。知識產權盡職調查的結果將會直接影響交易的價格，有時可能會導致交易結構的重新評估或改變，有時甚至決定整個跨國交易的成敗。

一個有效、完整的知識產權盡職調查至少應達到以下4項目標。

（一）確認知識產權的所有權歸屬狀態

首先，確定知識產權權利主體是進行知識產權交易的前提。有時表面上看似的權利主體，并不是真正的權利主體。“勞斯萊斯案”中，“英國勞斯萊斯汽車公司”并不擁有“勞斯萊斯”的商標權；“iPad商標案”中，臺灣唯冠也不是大陸iPad商標的權利人。

其次，知識產權權利主體具有復雜性。申請人、專利權人、被許可人、共有人、質押權利人等都可能成為知識產權權利主體。不同的權利主體，在權利行使內容、范圍和期限等方面都有所不同。認清交易對方作為權利主體的主體類型，可以明確他所擁有的權利大小，在談判的時候就可以游刃有余，也可以避免花高價買空權利。

（二）確認知識產權實際法律狀態

知識產權是否有效，對于收購方來說是非常重要的。在確定知識產權實際法律狀態上，不同類型的知識產權要考慮的因素不同，不同國家的法律規定也不同，但從共性上來說，主要可從以下幾個方面考慮。

1.是否已過保護期限。知識產權作為一項專有權，存在一定的保護期限。不同的國家保護期限不同，收購之前，要明確權利的剩余保護期限，目標國家是否可以申請延長保護期等。如果花大價錢收購一項即將到期而且在目標國家又沒有續展延長保護期限的知識產權，顯然是沒有意義的。

2.是否有撤銷、變更的可能。此種情況多指商標權，在我國，不當注冊、惡意注冊以及在使用過程中的不當行為都可能導致商標的撤銷或變更。

3.是否受到其他協議的限制。這里主要指是否存在對外許可協議，被許可協議、交叉許可協議。以上這些協議都會對權利人的權利產生一定的限制，拿我國的專利獨占許可來說，如果收購的一項專利已經以獨占許可的方式許可給了別的公司，那么收購方即使收購了這項專利，在一定的時間范圍內也是不能實施的。收購方若及時了解了這一情況，就可以對收購價格及是否收購做一個全面的考量。

4.是否存在質押、司法查封等權利限制。拿iPad商標案來說，深圳唯冠的iPad商標已經在2010年3月被深圳法院查封，查封期間商標不得轉讓，所以交易雙方即使事先簽訂了轉讓合同也無法完成商標權的轉讓。

綜上所述，確認知識產權的實際法律狀態是非常重要的，它直接關系到所交易的知識產權的質量。

（三）知識產權價值評估

上文所提到的知識產權的實際法律狀態是影響知識產權價值的一個因素。另外，評估交易中的知識產權，市場因素、技術因素也是不可忽視的重要因素。最后，還要從企業的角度來評估知識產權的戰略價值。

市場因素。任何一個企業都不可能脫離市場而存在，在市場上獲得更大的收益是企業追求的目標，因此市場因素對知識產權價值有著重要的影響。現在和將來的市場情況都不可忽視，在關注類似知識產權的市場價格和交易情況的同時，更要立足現在放眼長遠，關注此項知識產權涉及的市場廣度和開發情況，在未來是否還有較大的市場空間。

技術因素。關注知識產權中技術的先進性和獨創性，降低專利技術被無效的風險，同時先進的技術在未來可能帶給企業巨大的收益。但先進性和實用性也要根據企業自身的情況達到一個好的平衡，如果在企業可以預期的范圍內一項技術都不會帶來可觀經濟收益的話，那么對企業來說，這項技術的實用性就不強，它的價值就是低的。此外，還要考慮此項技術出現替代技術的可能性，如果容易出現的話，那么在評估時就要適當降低其價值。

最后，從企業的戰略角度來評估。知識產權戰略價值取決于其是否能很好地適合業務目標和其是否能夠有效地實施。即一項知識產權一定要適合企業的發展，能夠為企業創造價值。

（四）預測潛在的責任風險

預測潛在的責任風險，是知識產權盡職調查的一個重要目標。這里要談的是訴訟風險。任何一個企業都不希望訴訟纏身，但有時一個疏忽就可能為今后埋下隱患，例如，收購一個權屬不明確的專利或者被爭議的商標，收購的專利技術很容易被別人模仿，這些都可能為今后埋下訴訟隱患。

此外，在預測訴訟風險時，可以考察目標公司是否存在侵害他人知識產權的情形。避免在不知情的情況下，突然之間成為知識產權侵權方。為此，在進行知識產權的盡職調查時，也必須要審查目標公司與他人是否有知識產權的訴訟或者糾紛，或其他可能存在的侵害他人知識產權的情形。在了解相關情況后，再評估已有的訴訟對知識產權權利的影響，以及潛在糾紛的可能結果等。如果目標企業有侵犯他人知識產權的情形，就需要權衡交易目的和侵權后果的輕重。

結語

以上，從知識產權盡職調查的重要性和一個成功的盡職調查所要實現的目標這兩個大方面談了跨國公司知識產權交易中的盡職調查問題。當然，企業要做知識產權盡職調查，還是要委托精通此項業務的律師事務所。經驗豐富的律師都會制定一套嚴密的程序，本文對盡職調查的程序就不再展開，僅想通過分析知識產權盡職調查的重要性和目標，為企業樹立一個宏觀的印象，使企業認識到在涉及知識產權交易時，尤其是跨國交易時，盡職調查的必要性。

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[責任編輯 柯 黎]