“UGG案”引發(fā)的商標(biāo)使用與混淆理論關(guān)系的思考

葉身銘

摘 要：對定牌加工行為是否侵犯商標(biāo)權(quán)案件，不同法院處理的理念和方式不同。有判決侵權(quán)的，有判決不侵權(quán)的，產(chǎn)生了很大的爭議。在判決不構(gòu)成侵權(quán)的背后存在兩種理由。一種是混淆理論，認(rèn)為商品不在加工國銷售，不存在混淆的可能；第二種是定牌加工并不是真正意義上的商標(biāo)使用行為。其實，這些理由背后都忘了根本的邏輯前提條件，商標(biāo)權(quán)利的地域局限性和商標(biāo)權(quán)利的私權(quán)性，在侵權(quán)問題上不能脫離民法體系中有關(guān)侵權(quán)構(gòu)成的基本理論。

關(guān)鍵詞：商標(biāo)使用；混淆可能性；商標(biāo)專用權(quán)

中圖分類號：D913 文獻標(biāo)志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）05-0247-02

一、UGG案判例之演繹

案情簡介：澳大利亞德克斯戶外用品有限公司是一家著名跨國企業(yè)，在中國對有關(guān)商品申請注冊了UGG商標(biāo)。該企業(yè)通過廣告宣傳、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，在業(yè)內(nèi)獲得了較高的知名度。河南省孟州市光宇皮業(yè)有限公司分兩批申報出口了共計5 900雙標(biāo)有UGG Grand Australia標(biāo)識的羊皮靴，被青島海關(guān)查。德克斯戶外用品有限公司認(rèn)為光宇皮業(yè)有限公司的行為侵犯了其商標(biāo)專用權(quán)，向青島市中級人民法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，請求法院判令光宇皮業(yè)有限公司停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失50萬元。

一審青島市中級人民法院認(rèn)為，盡管被告在其制造的被控侵權(quán)產(chǎn)品上使用的商標(biāo)標(biāo)識是UGG，但是被告在使用中刻意放大UGG而達(dá)到突出使用的目的，因此認(rèn)定被告在與原告相同商品上使用了與原告注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)標(biāo)識，因此構(gòu)成對商標(biāo)專用權(quán)的侵犯，判決被告停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟損失人民幣10萬元。被告對一審判決不服，在規(guī)定的期限內(nèi)上訴至山東省高級人民法院。2011年10月，山東省高級人民法院做出終審判決，維持原判。

在該案中，被告有兩個理由認(rèn)為在其生產(chǎn)的靴子產(chǎn)品上使用的UGG商標(biāo)不屬于商標(biāo)法意義上的使用。其一，因為產(chǎn)品不在中國市場銷售，沒有進入市場流通領(lǐng)域，不可能造成中國相關(guān)公眾混淆、誤認(rèn)；其二，被告提出其已經(jīng)盡到了貿(mào)易往來中應(yīng)履行的注意審查義務(wù)，因為與委托方原告簽訂委托加工合同時，已經(jīng)要求原告提供使用商標(biāo)的授權(quán)。在該案中，法院認(rèn)定為被告使用的標(biāo)識與原告的注冊商標(biāo)在視覺上基本無差別，構(gòu)成相同商標(biāo)。

該案中引發(fā)的是兩個關(guān)鍵問題的爭論：一是涉外定牌加工中的貼牌行為是不是商標(biāo)法意義上的使用；二是混淆是不是商標(biāo)法上判定侵權(quán)的必要條件。如果解決了上述兩個問題，那么所有問題就迎刃而解。

二、商標(biāo)意義上的使用再思考

我國商標(biāo)法以及相關(guān)法律規(guī)定將未經(jīng)授權(quán)的使用作為商標(biāo)侵權(quán)行為。根據(jù)商標(biāo)法第五十二條的規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。根據(jù)《商標(biāo)法實施條例》第三條規(guī)定，商標(biāo)法和條例所稱的商標(biāo)使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動上。這里強調(diào)使用應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)活動中，體現(xiàn)的是商標(biāo)和商品相結(jié)合的思想。在商品進入流通領(lǐng)域，使用商標(biāo)和商品相結(jié)合，才是真正意義上的使用。然而，分解該法律的邏輯含義：（1）商標(biāo)法具有地域性，在商標(biāo)法域內(nèi)的使用才會是商標(biāo)法上的使用前提；（2）使用該商標(biāo)未經(jīng)該法域內(nèi)的商標(biāo)權(quán)人許可；（3）使用的對象是在與該法域內(nèi)商標(biāo)權(quán)人同種商品或類似商品上使用。這里關(guān)鍵點在于商標(biāo)專有權(quán)利的地域性。如果在其他地域上獲得的商標(biāo)進入另外一個法域，就有可能侵犯該法域內(nèi)的商標(biāo)專有權(quán)人。這一邏輯有相關(guān)法律和國際規(guī)定佐證。例如，1992年簽訂的《中國政府與美國政府關(guān)于保護知識產(chǎn)權(quán)的諒解備忘錄》以及1995年簽訂的《中國人民共和國政府和美利堅合眾國政府關(guān)于中美知識產(chǎn)權(quán)問題的換文》中，針對進口貨物及出口貨物，承諾建立知識產(chǎn)權(quán)邊境保護機制。根據(jù)兩國協(xié)議內(nèi)容，我國《海關(guān)保護條例》有明確的規(guī)定，國家禁止侵犯知識產(chǎn)權(quán)的進出口貨物；我國《關(guān)于對外貿(mào)易中商標(biāo)管理的規(guī)定》指出，對外貿(mào)易經(jīng)營者在從事進出口活動中，對他人指定或提供使用的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)要求對方出具真實有效的商標(biāo)專用權(quán)證書，并予以核查。

對于使用中的必要的核查義務(wù)也體現(xiàn)在2009年最高院頒發(fā)的關(guān)于《當(dāng)前經(jīng)濟形勢下知識產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》第六條規(guī)定中。結(jié)合以上法律和相關(guān)政策規(guī)定，我們不難看到定牌加工行為本身就是一種使用商標(biāo)行為。即使它有其他國家商標(biāo)權(quán)人的授權(quán)，這種授權(quán)有關(guān)合同部分有效，但是有關(guān)商標(biāo)權(quán)方面在加工國法域內(nèi)無效。

因此，對于是否是使用行為，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)的特征來判斷。只要其標(biāo)注方式或使用方式達(dá)到區(qū)別產(chǎn)品來源的目的，就應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)法意義上的使用，不能以會不會混淆，來反推商標(biāo)法上的使用。

該案中委托方向光宇公司提供的證據(jù)只能證明其可能在澳大利亞有權(quán)使用UGG商標(biāo)，而不能證明該公司在中國有權(quán)使用該商標(biāo)。因此，委托方使用該商標(biāo)實際上是一種商標(biāo)法意義上的使用。

三、混淆理論的反思

在定牌加工中最有力量不構(gòu)成侵權(quán)的理由是中國定牌加工的商品不在本國國內(nèi)市場上銷售，不可能導(dǎo)致中國相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)，因此沒有對原告產(chǎn)生損害，也無侵權(quán)的特征。一直以來，混淆是構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的必要條件深入許多人的知識結(jié)構(gòu)中。可是，沒有注意到混淆適用的條件，混淆運用在具體案件中的必要性。

混淆理論為什么在商標(biāo)侵權(quán)中起關(guān)鍵作用呢？這有必要探究其根源。世界各國對于商標(biāo)侵權(quán)行為的立法不盡相同，但大多納入混淆可能性作為判斷的標(biāo)準(zhǔn)。我國和日本在規(guī)定商標(biāo)侵權(quán)行為時未提混淆，而是直接規(guī)定商標(biāo)近似、商標(biāo)類似作為商標(biāo)侵權(quán)判斷的標(biāo)準(zhǔn)（余靜.中華商標(biāo)，第56頁，商標(biāo)侵權(quán)的判斷標(biāo)準(zhǔn)——以商標(biāo)權(quán)客體為視角）。從商標(biāo)法上看，我國以近似和相同為判斷標(biāo)準(zhǔn)，何以是混淆理論為前提呢？原因在于《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)定》第16條第一項規(guī)定，對于在相同的商品或服務(wù)上采用相同的標(biāo)記的情況，應(yīng)推定存在混淆的可能性。這條規(guī)定成為商標(biāo)侵權(quán)認(rèn)定的混淆理論的依據(jù)。然而也有學(xué)者提出，商標(biāo)相同何以存在商標(biāo)混淆。商標(biāo)混淆只有在近似商標(biāo)的情況下才存在可能，商標(biāo)相同了，沒有識別的意義。這也驗證了最高院的意見第六條的規(guī)定：未經(jīng)商標(biāo)注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)的，除構(gòu)成正當(dāng)合理使用的情形外，認(rèn)定侵權(quán)行為時不需要考慮混淆因素。可是，商標(biāo)也存在共存的情況。如果在這種情況下，會不會出現(xiàn)混淆？這當(dāng)然是可能的。所以，混淆理論不管商標(biāo)相同或不相同都可以適用。

四、商品上使用和商標(biāo)混淆的關(guān)系

按照不侵權(quán)的思想來看，商標(biāo)侵權(quán)的構(gòu)成好像是“商標(biāo)使用和混淆”的組合，使用了但沒產(chǎn)生混淆，就不構(gòu)成侵權(quán)；沒使用，可以混淆，但是不侵權(quán)。正是這種邏輯，才產(chǎn)生了商標(biāo)使用含義的寬泛，產(chǎn)生解釋學(xué)意義上的循環(huán)。

“在商品上使用”是不是商標(biāo)法的保護范圍？我國商標(biāo)法第52條第1項規(guī)定，禁止“在相同、類似商品上使用”注冊商標(biāo)。該規(guī)定僅是注冊商標(biāo)保護的商品范圍，即商標(biāo)保護僅限于“相同、類似商品”，不涉及“不相同、不類似商品”。這樣規(guī)定實際上是劃定侵權(quán)商品的類別，而不是被解讀成商標(biāo)法適用的范圍。

按照我國商標(biāo)法第52條主文的規(guī)定，“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)”。該條的規(guī)定才是商標(biāo)法適用的范圍，即無論是生產(chǎn)、銷售、倉儲、運輸、郵寄、代理進出口、提供貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明、許可證件的，未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可使用注冊商標(biāo)的，均構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。該條的規(guī)定包括了商品產(chǎn)生到流通的個個環(huán)節(jié)，只要某個環(huán)節(jié)上未經(jīng)他人許可就使用了他人的商標(biāo)，就會構(gòu)成侵權(quán)。

因此，將對侵權(quán)商品類別的技術(shù)性規(guī)定解讀為商標(biāo)法適用范圍的規(guī)定，這是誤解法律的本來目的和條文之間相互之間的關(guān)系，這樣的解讀是沒有法律依據(jù)的。

另外，我們可以看到，在商標(biāo)實施細(xì)則商標(biāo)法實施條例第50條第2款和最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第16條也有相似的內(nèi)容，如果在為他人侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為，提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的，或者明知他人實施侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪，而為其提供貸款、資金、賬號、發(fā)票、證明、許可證件，或者提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所或者運輸、儲存、代理進出口等便利條件、幫助的，以侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的共犯論處。

以上是我國有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)中認(rèn)定幫助侵犯商標(biāo)專用權(quán)，產(chǎn)生共同侵權(quán)、共同犯罪的有關(guān)規(guī)定。其中涉及多種商業(yè)行為，均可能產(chǎn)生有關(guān)商標(biāo)侵權(quán)，如以合同提供生產(chǎn)、經(jīng)營場所，以合同提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿、代理進出口等。這些合同的共同特點是，均與商標(biāo)商品的生產(chǎn)無關(guān)；均可以說僅是為生產(chǎn)“產(chǎn)品”而不是為商品提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿、代理進出口等服務(wù)；合同中提供勞務(wù)的一方均沒有在自己的商品上使用注冊商標(biāo)，但是仍然可以構(gòu)成共同侵權(quán)、共同犯罪。這些規(guī)定符合侵權(quán)法的一般侵權(quán)原理：在主觀上，有知道或應(yīng)當(dāng)知道對方侵權(quán)的主觀過錯；在客觀上，有提供幫助的實際行為。而這兩點，在OEM合同中，同樣存在。商標(biāo)侵權(quán)不以商品使用沒使用為條件之一，那么何來把混淆標(biāo)準(zhǔn)作為侵權(quán)的必要條件。因此商標(biāo)侵權(quán)在根本上沒有脫離一般侵權(quán)法的構(gòu)成要件，畢竟知識產(chǎn)權(quán)法在本質(zhì)上是一種私權(quán)，私權(quán)是要符合民法基本理論精神。商標(biāo)侵權(quán)與商品上使用和商標(biāo)混淆沒有必然的關(guān)系。

五、結(jié)論

綜合以上分析，該案中的定牌加工行為是在我國領(lǐng)域內(nèi)完成的，不能為了維護本國貿(mào)易的發(fā)展和以不在我國銷售理由辯解未侵犯商標(biāo)權(quán)人的專有權(quán)利。這是一種貿(mào)易保護主義的思想，完全不顧知識產(chǎn)權(quán)屬于私權(quán)。在處理本領(lǐng)域的問題時，不僅應(yīng)該考慮本部門的法律，還應(yīng)該結(jié)合民法中的許多理論知識，這樣才能更好地理解知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的問題。OEM產(chǎn)生的商標(biāo)是否侵權(quán)問題也一樣，如果只在本部門法的條文里繞來繞去，而不是從基本邏輯前提中著手，是不能更好地解決知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)難題的。為了更好地解決這些問題，就需要結(jié)合共同侵權(quán)理論、合同法里面的知識。

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[責(zé)任編輯 高惠琦]