國外知識產權確認不侵權之訴的分析與借鑒

摘要：他山之玉，可以攻石。研究其他國家對于確認不侵權之訴的規定，橫向考察國外知識產權確認不侵權之訴的法律淵源，廣泛涉獵國際條約、英美法系、大陸法系國家的相關具體規定。可以看到這些國家早在一個世紀甚至更早之前就對市場參與者利用不當警告損害競爭對手的問題提供了各種保護和救濟途徑。中國應該借鑒和吸收這些國家的規定，完善確認不侵權之訴的相關制度，這不僅是遵守《巴黎公約》規定的國際義務，也是知識經濟時代急迫的現實要求。

關鍵詞：知識產權；確認不侵權之訴；宣告式判決

中圖分類號：D90文獻標志碼：A文章編號：1673-291X（2014）16-0308-04

一、國際條約

《保護工業產權巴黎公》（Paris Convention For the Protection of Industry Property）簡稱《巴黎公約》。

《巴黎公約》于1883年簽署，是世界上關于保護知識產權的最重要的國際公約之一，目前擁有174位簽署成員。1900年，該公約修訂要求簽署成員提供保護反對不公平競爭，公約成員必須保證對各該國國民有效防范不正當競爭，公約將這種競爭行為定義為“工商業事務中違反誠實的習慣做法的競爭行為”。禁止特定的行為，其中包括“在經營商業中，具有損害競爭者的營業所、商品或工商業活動商譽性質的虛偽說法”，而對競爭對手訴訟威脅的不實警告，經屬于上述被禁止的特定行為。此后，《保護工業產權巴黎公約指南》在此問題上進一步給予釋明：如果存在用不實指控詆毀競爭對手的經營、商品或服務的事實，即使做出該不失指控的人并無詆毀傷害的意圖，仍足以適用本規定。它留給各國的國內立法或判例法來決定是否，以及在何種情況下決定，并非完全不實的指控也可能構成不正當競爭行為。①

二、英美法系國家

（一）英國

對確認不侵權之訴在英國被稱為無理威脅（Groundless Threats）之訴，最早的案例可以追溯到1868年的發生的雷恩訴維爾德之案（Wren v Weild）。②雷恩公司生產絞線機，并針對一些主要使用維爾德的競爭對手產品的制造商進行推銷活動。維爾德寫信給雷恩的潛在客戶聲稱雷恩的機器侵犯了他的專利，如果使用了這些機器，維爾德將會要求特許權使用費，或者是提起侵權訴訟。而實際上維爾德沒有進一步開展任何法律程序，但所有的潛在客戶在收到信后都停止了與雷恩的采購談判。隨后雷恩向法院起訴要求維爾德賠償其遭受的損失，但是被法院駁回了其請求。因為雷恩無法按照當時的法律所要求，來證明維爾德是惡意傷害他或他的業務。

正式確立確認不侵權之訴的制度的規定是1883年《專利、外觀設計和商標法案》第32節。作為對哈爾西訴布拉澤胡德（Halsey v.s Brotherhood）案件的回應，這一節中確立了作出無理威脅是屬于侵權行為的規定。

哈爾西先生生產蒸汽發動機，布拉澤胡德而是生產同樣的產品。布拉澤胡德有一個促進其業務的經營策略——有組織地去威脅那些打算購買哈爾西產品的客戶，聲稱他們侵犯了其專利并會提起訴訟。而布拉澤胡德卻從未采取過進一步的行動，但這樣的威脅已經足以趕走哈爾西的大部分客戶了。

哈爾西為了阻止布拉澤胡德的發函行為，向法院申請頒布禁制令，但被法院拒絕了。主審法官柯勒律治·C·J表示（Lord

Coleridge CJ）即使這些侵權的指控是不真實的且有可能損害原告的利益，但除非他是惡意中傷并企圖造成損害，這是一個法律基于社會利益的考慮，允許權益受到損害而沒有相關救濟途徑的例子。③

隨后，英國國會在1883年推出相關救濟規定扭轉了上述的局面。在這些救濟規定中，對于發出的威脅是善意還是惡意并不重要。如果不設立這些救濟規定，有些掌握著一些站不住腳的所謂的“專利權”的無良專利權人，可能會在不打算提起任何訴訟的情況下而發出警告函。緊接著對于商標和外觀設計也出臺了類似的規定。

英國立法機構對無理威脅的態度是：“意圖允許經營者對競爭的生產商發出提起侵權訴訟的威脅，但不允許經營者對競爭的生產商的客戶發出不正當的威脅”。①英國現行的具體的法律規定有：1949年《注冊外觀設計法》第26節、1977年《專利法》第70節、1988年《版權、外觀設計和專利法案》第253節、1994年《商標法》第21節、2005年《社區外觀設計條例》第2條、2006年《社區商標條例》第6條。

（二）美國

美國的首例確認不侵權案發生在1933年，納什維爾，查塔努加和圣路易斯鐵路公司訴華萊士（Nashville，Chattanooga St.Louis Railway Co.v.Wallace）。

為了解決越來越多的可能起訴到法院的糾紛，美國在1934通過了《聯邦確認之訴法案》（Federal Declaratory Judgment Act）。該法案只處理程序問題，不會取代《美國憲法》第三條（Article III of the U.S.Constitution）中的獲得司法救濟的實體權利，但為那些以前無法立案起訴的當事人提供了一定的可能性。②法院強調案件的受理需要存在“實質的爭議”（actual controversy），其具體要求與《美國憲法》第3條規定的“案件和爭議”（case or controversy）一致。該法案的初衷是為了解決爭議當事人之間的權利在法律上的不確定的狀態，限制濫發威脅函的不正當競爭行為，平衡各方當事人的談判地位。

該法案后來成為《美國法典》第28章第2201和2202部分（U.S.Code Title 28，Section 2201，Section 2202），主要解決在知識產權領域尤其是專利領域的糾紛。

（三）澳大利亞

澳大利亞有針對無理威脅的成文規定，通過法律和法規的形式來調整專利、商標和外觀設計等知識產權問題。參見其1990年《專利法案》，第3部分、1995年《商標法案》第SS 129條和130條、2003年《外觀設計法案》，第3部分。被侵害一方必須證明有受到威脅，這種威脅可能是明示的也可能的暗示的，問題的重點是作為收函人一般公眾要如何理解所收到函件的含義。專利和外觀設計的立法規定“僅僅是通知不構成威脅”，但在商標的立法中沒有這樣的規定。

在澳大利亞，2011年《民事糾紛解決法案》也對要采取真正的訴訟來解決爭端的糾紛當事人在民事訴訟程序開始前的義務進行了規定。當事人必須提交一份“真正的步驟說明”，說明他們為了試圖達成和解都做了什么。目前還沒有發現有擔心這個義務與無理威脅規定之前的相互作用的關注。這似乎是因為2011年的法案的要求是相當靈活的。澳大利亞的法律還規定法律顧問具有豁免權。該國1990年《專利法案》第132部分規定，執業律師或注冊專利律師不就“在他或她的專業技能領域內代表客戶所作出的行為”承擔責任。在對待商標或外觀設計的無理威脅問題上，也有類似的豁免權的規定。

（四）新西蘭

新西蘭在專利和外觀設計③立法方面也有針對無理威脅的成文規定，在澳大利亞，不在侵權者之間區分主要和次要侵權。同樣，法規規定，“僅僅是通知”，不構成一種威脅。然而，與澳大利亞不同的是，新西蘭對法律顧問沒有豁免權。

也許令人驚訝的是，1953年《商標法案》規定不包括任何無理威脅。該法案于2002年修訂，但修正案并沒有針對無理威脅提供一個具體的救濟措施。相反，第105條提對不正當程序提供了救濟措施。當事人提起訴訟指控他們涉嫌侵犯其注冊商標，被告可以要求法院宣告訴訟是不正當的，并有權要求原告賠償所遭受的損失。而在商標領域內尋求面對“不正當”威脅的救濟途徑，必須依靠1986年公平貿易法案，其第9條有禁止進行貿易誤導或欺騙行為的規定。

（五）加拿大

1928年，加拿大簽署了《巴黎公約》。然后，在其1932年制定的《不正當競爭法》作出對不正當競爭的規定。其后1985年《商標法》第7節中也有相關規定：“任何人不得：（a）進行虛假或誤導性陳述以詆毀競爭對手的業務、商品或服務”，“（e）作出任何其他行為或采取任何其他的在加拿大內違背了誠實的工業或商業慣例的商業行為”。

加拿大最高法院在1966年決定的SS工業訴洛威爾（S S Industries v Rowell）一案，為指導案例。洛威爾是金屬絲生產商，擁有一項用扁鋼絲結構架技術制造文胸的專利。該公司發函給原告SS工業指控其侵犯了該專利，但并未提起訴訟。相反，該公司起訴了SS工業的其中兩個客戶，同時在一份擁有廣泛影響的商業報刊中大肆宣傳。在這種情況下，兩個客戶都分別與洛威爾公司達成協議，承諾將不會出售SS工業的產品，亦不會對洛威爾公司的專利提出質疑。然而，僅作為SS工業的客戶，都被要求支付賠償或特性使用費，兩個客戶都被允許處置現有股票。這些相當不平等的條款對洛威爾公司所謂的專利是否有效產生懷疑。因此SS工業作為原告起訴洛威爾，要求認定其專利無效并賠償損失。原審法院支持了SS工業的請求，而最高法院亦維持了這一判決。

在最高院的審判中，法官馬特蘭德·J（Martland J）.列出此類案件立案的基本要素：（1）具有虛假的或者誤導性的陳述。（2）企圖詆毀競爭對手的業務、貨物或服務。（3）造成的損害結果。另一法官思朋斯·J（Spence J）也指出，目前沒有比選擇直接訴訟來讓那些向競爭對手的客戶發送威脅信函的人承擔責任的更好理由了。④

三、大陸法系國家

（一）德國

德國的《不正當競爭法》（UWG）創建了一個特定的侵權行為處理不正當的商業行為。該法第3部分規定：對競爭對手、消費者或其他市場參與者的利益造成有形損害的不正當的商業行為的違法的。

第4部分用列舉的形式來規定不正當的行為，其中包括“詆毀或貶低他人商標、商品、服務、活動、競爭對手個人或企業的商業情況”；“斷言或傳播有關競爭對手的商品、服務或業務的事實，而這些事實損害到企業的經營或企業家的信用，在某種程度上這些事實并不明確為真；如果通訊是保密的，并且如果發出或接收這些信息的人在通訊內容中具有合法利益，那么僅在該事實的斷言或傳播不真實的情況下才被認定為不正當。”

《不正當競爭法》僅適用于在商業過程中作出的行為。而《德國民法典》中第823條的規定，對更普遍的侵權行提供更廣泛的保護。該規定指出：“行為人無論是故意或者過失，只要非法傷害他人的生命、身體、健康、自由、財產或其他合法權利，都有責任賠償另一方由此產生的損失。”

法院已經使用這些一般規定制定防止不正當的知識產權訴訟的威脅。威脅將被視為是不正當的，如果質疑的權利被發現是無效的或沒有被侵害的，而該權利所有人知道或應該知道這是事實。

2005年以前，德國法院在審判中要考察被侵權人是收到“直接”侵權還是“間接”侵權。然而，隨著德國聯邦法院作出的決定，現在在確認收函人的地位的基礎上不再作出區分了。但是庭審的考察，仍然要根據案件的具體背景。在發函人基于對方的供應商涉嫌侵犯了其權利而發出針對次要侵權的威脅的案子中，采用了更嚴格的標準。聯邦法院認為生產商被其零售商發出的這樣的無理威脅不正當地妨害的生產經營。

（二）法國

法國民法典第1382條規定，“個人的對他人造成損害的任何行為，造成損害發生的過錯方有義務作出補償。”第1383條接著規定，“每個人不但要為其故意，還要因為其過失或輕率而造成的侵權行為承擔賠償責任。”再次，為了防止不當威脅，這些規定也有法院進行的發展。

在法國，權利人在對涉嫌侵權人提起訴訟之前可以發送以下兩種類型的信函中的一種：一是告知函，二是停止侵權函。對于涉嫌侵權的直接侵權者，發送告知函是必要的。如果該信函以中立的方式起草，將不被認為是可以提起訴訟的。而另一方面，停止侵權函要求收件人停止被控侵權的行為，如果他們不遵守的，通常威脅會采取法律行動。這種威脅可能被認為是不正當競爭或詆毀的行為，可能要承擔《法國民法典》第1382條和第1383條規定下的民事責任，這取決于收函人和信函的具體行文。

判例法已經表明，對于直接侵權人的警告或威脅函很少被認作是不當行為。然而，法國法院認為給直接侵權人的客戶或分銷商發送威脅或警告函很有可能會構成不正當競爭或詆毀。①具體情況可以引發發函者的法律責任，特別是在：（1）該函已經大范圍的發送給直接侵權人的客戶，證明有削弱前者聲譽的意圖；（2）該函沒有提供一個合法的和符合程序的客觀報告。例如，函件指出某一產品已經被法院認定侵權，但事實上法院并沒有作出這樣的侵權判決或裁定，或該判決或裁定由于提出了上訴而并未透露。

如果這些行為對他人造成損失，他們可以起訴要求損害賠償。根據《法國律師道德守則》，執業律師在接觸對方當事人的時候要避免任何不正當的代理和任何威脅。當執業律師代表他們當事人寄出這樣的威脅函時，可以被行業管理機構或法院追究其責任。

（三）荷蘭

荷蘭的法律還規定了不能作出錯誤行為的一般義務。《荷蘭民法典》第6部第162條規定：“因行為自己的原因而作出的對他人的侵權行為，行為人必須賠償他人因此而遭受的損失。”“侵權行為是指一種被視為侵犯他人權利，以及違法了法律規定的或依據不成文法所負有的某種作為或不作為義務的行為，并且沒有任何合法的抗辯事由。”

針對提起侵權訴訟的威脅，法院已經形成了這些保護規定。已經知道或應該知道可能是非法的威脅的，這樣的請求在法院是站不住腳的。法院也更進一步，說即使是“正當”的威脅，如果它是具有不必要的攻擊性或不必要的公開的話，也可能是非法的。同樣，如果作出威脅的人不是該知識產權的權利人，威脅通常也會是非法的。

雖然沒有對侵權人正式地區分主要侵權和次要侵權，但這可能是在決定威脅的合法性的有關因素。特別是當次要侵權人受到威脅時，而已經知道主要侵權人，但并沒有針對主要侵權人采取行動的情況下，顯得尤其重要。

四、小結

通過對上述國家的研究，我們可以發現可以有各種不同的方式來防止不正當威脅。大陸法系的國家圍繞知識產權保護領域，提供了具體的法律條文，明確的相關的法律責任和行為后果。某些立法也規定的抗辯事由和例外情況，比如信函是發送給直接侵權人或用于揭露侵權商業行為的來源。但存在的問題是，這些對于區分直接侵權人和間接侵權人的過于指令性的法律規定，有時候也會導致裁判的任意性，可能會留下保護的空白。

相比之下，在英美法系國家，不正當競爭的救濟手段適用根據廣泛性。他們不對權利的類型進行區分，而且還包括其他類型的訴訟威脅。他們給法院更大的自由裁量權，由法官造法，其司法的最終目的就是為了防止不正當的商業競爭和交易。與其教條式的對主要侵權人和次要侵權人進行區分，他們更傾向于深入到案件具體背景中來確認當事人的法律責任。

代理律師在不正當威脅中的法律責任問題，在不同的國家也有不同的體現。澳大利亞對執業律師或注冊專利律師不就“在他或她的專業技能領域內代表客戶所作出的行為”承擔責任的規定已經實施了二十二年，一直也運作良好。而法國的《法國律師道德守則》規定：“執業律師在接觸對方當事人的時候要避免任何不正當的代理和任何威脅。當執業律師代表他們當事人寄出這樣的威脅函時，可以被行業管理機構或法院追究其責任。”律師或代理人在代表客戶發送警告函的時候究竟應不應當承擔責任，如何承擔責任，也是值得我們思考的問題。

參考文獻：

[1]Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property，By Bodenhausen G.H.C.At p145.

[2]Re-evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes，By Lorelei Ritchie de Larena.March 2007.

[3]Patents，Trade Marks and Design Rights：Groundless Threats_ A Consultation Paper，Law Commission，Consultation Paper No 212.

Analysis and Reference of Overseas Non-infringement of Intellectual Property Rights

LUO Yun-hui

（South China University of Technology Law School，Guangzhou 510006，China）

Abstract：Stones form other hills may serve to polish the jade of this one.The study of other countries for non-infringement of intellectual property rights，the foreign intellectual property legal origin of no tort，a wide range of specific provisions in international treaties，the Common law system，continental law system.It is shows that these countries in a century or even earlier to market participants use improper warning to damage competitors provide protection and remedies.Our country should learn and absorb the provisions in these countries，improve the recognition system of no tort，it is not only to comply with the“Paris Convention”the provisions of international obligations，and also a practical requirement to the era of knowledge economy urgent.

Key words：infringement of intellectual property right；suit for confirmation of non-infringement；declaratory judgment

[責任編輯 陳鶴]

①Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property，by Bodenhausen G.H.C.At p145.

②1868-69）LR 4QB 730.

③（1881-82）LR 19 Ch 386 at 388.

收稿日期：2014-03-08

作者簡介：羅云輝（1984-），男，廣東樂昌人，碩士研究生，從事知識產權研究。

①Department for Trade and Industry and The Patent Office，Consultation Paper on the Proposed Patents Act (Amendments) Bill （29 November 2002），Para 92.

②Re-evaluating Declaratory Judgment Jurisdiction in Intellectual Property Disputes，By Lorelei Ritchie de Larena.March 2007.

③1953年《專利法》第S 74條，1953年《設計法》第S 34條。

④1966 SCR 419 at 429.

①Cour de cassation，Commercial chamber，7 April 1998，Dossiers Brevets 1998，IV，No 6.