主題名稱對權利要求保護范圍的限定以“星河實業公司訴潤德管業公司侵犯專利權案”為例

文 / 劉揚 賈昌明

主題名稱對權利要求保護范圍的限定以“星河實業公司訴潤德管業公司侵犯專利權案”為例

文 / 劉揚 賈昌明

主題名稱是專利獨立權利要求中必不可少的一部分，對獨立權利要求所確定的專利保護范圍可能起到限定作用。其實際的限定作用應當最終體現在對該獨立權利要求的保護主題是否產生了實質性影響。在主題名稱中包含了發明點的情況下：可以認為主題名稱的影響是實質性的。在主題名稱沒有包含發明點的情況下：第一，如果需要該主題名稱的內容與權利要求中其他技術特征組合在一起才能構成完整的技術方案，則可以認為構成了上述“實質性影響”；第二，如果主題名稱中僅僅描述了一種技術方案的示范性應用場景，則認為不構成上述“實質性影響”。

專利；權利要求；主題名稱；保護范圍

一、案情介紹

哈爾濱工業大學星河實業有限公司（以下簡稱星河公司）于2005年7月7日申請、并于2007年4月4日獲得“一種鋼帶增強塑料排水管道及其制造方法和裝置”發明專利權的授權，專利號為ZL200510082911.4。星河公司主張以涉案專利獨立權利要求1、2、6為其權利基礎主張江蘇潤德管業有限公司（以下簡稱潤德公司）生產的排水管及其制造方法和裝置侵犯其專利權。

法院經過技術特征對比，被告潤德公司生產的排水管并沒有落入涉案專利獨立權利要求1的保護范圍，但是其制造方法和裝置分別與涉案專利獨立權利要求2、6除主題名稱以外的全部技術特征構成了相同或等同。1. 權利要求1：一種鋼帶增強塑料復合排水管道，包括……；權利要求2：一種制造權利要求1所述的鋼帶增強塑料排水管道的方法，其特征在于……；權利要求6：一種實施權利要求2所述方法的制造鋼帶增強塑料排水管的裝置，包括……。其中，權利要求2的技術方案是“專門生成權利要求1中產品的制造方法”；權利要求6的技術方案是“專門實施權利要求2中制造方法的裝置”。

雙方的爭議焦點在于：主題名稱是否對專利權保護范圍具有限定作用。具體到本案，即本案專利獨立權利要求2的主題名稱中引用了獨立權利要求1，是否對對獨立權利要求2的保護范圍具有限定作用。

二、法院審理

一審法院認為本案專利屬于一個總的發明構思的并列的不同類獨立權利要求，不能因為名稱的引用關系而構成對授權后專利權保護范圍的限定，判定潤德公司構成侵權。

二審法院首先依據《專利法實施細則》第21條、第20條第二款的規定，認為主題名稱中的技術特征屬于解決技術問題的必要技術特征，在確定專利權的保護范圍時應當予以考慮。其次，權利要求書中出現引用在先權利要求的情況是為了避免權利要求之間相同內容的不必要重復。本案專利獨立權利要求2的主題名稱中實際上包含了獨立權利要求1的全部技術特征，故，獨立權利要求1中的全部技術特征屬于獨立權利要求2中解決技術問題的必要技術特征，應當予以考慮。二審法院判決：撤銷原判決，駁回星河公司的訴訟請求。

最高人民法院對本案進行了再審，依據《專利法》第59條、《專利法實施細則》第21條認為，通常情況下，在確定權利要求的保護范圍時，權利要求中記載的主題名稱應該予以考慮，而實際的限定作用應當取決于該主題名稱對權利要求所要求保護的主題本身產生了何種影響。本案中，確定權利要求2和6的保護范圍時，均應當考慮其主題名稱對其所要求保護的主題本身實際上所起的限定作用。

雖然在確定并列獨立權利要求的保護范圍時，被引用的獨立權利要求的特征均應當予以考慮，但其對該并列獨立權利要求并不必然具有限定作用，其實際的限定作用應當根據其對該并列獨立權利要求的技術方案或保護主題是否有實質性影響來確定。

本案中，最高人民法院認為，雖然權利要求2和權利要求6以及說明書對形成通孔或紋路以及凸起的裝置部件未作具體的結構描述，但根據涉案專利權利要求1記載的產品技術特征，可以推定權利要求6記載的復合裝置必然具備生成上述區別技術特征的部件。可見，權利要求1記載的技術特征對于權利要求2和6產生了實質性的影響，具有限定作用。

三、討論評析

（一）關于法律依據的選擇

1. 《專利法》與《專利法實施細則》相關條款

《專利法》中并沒有關于權利要求“主題名稱”的明確規定，本案二審法院根據《專利法實施細則》第21條的規定，得出“權利要求中所記載的主題名稱屬于權利要求的內容之一”的結論，又進一步依據《專利法實施細則》第20條第2款，得出“主題名稱屬于解決技術問題的必要技術特征”的結論。

筆者認為，通過上述兩條的規定，是難以得出“主題名稱屬于解決技術問題的必要技術特征”這一結論的。

第一，《專利法實施細則》第21條2. 《專利法實施細則》第21條：發明或者實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特征部分，按照下列規定撰寫：(一) 前序部分：寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱和發明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術特征；(二) 特征部分：使用“其特征是……”或者類似的用語，寫明發明或者實用新型區別于最接近的現有技術的技術特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起，限定發明或者實用新型要求保護的范圍。……第2款中是這樣描述的：“寫明……的主題名稱和……的必要技術特征”。其將“主題名稱”與“必要技術特征”并列作為前序部分的內容，兩者不是包含關系，不能認為“主題名稱”屬于“必要技術特征”。

第二，《專利法實施細則》第21條第3款這樣描述：“這些特征和前序部分寫明的特征合在一起……”。其強調的“和……的特征”合在一起，而不包括“和……的主題名稱”合在一起。因此，難以根據該條款得出“權利要求主題名稱對專利權保護范圍有限定作用”的結論。

第三，根據《專利法實施細則》第20條第2款3. 《專利法實施細則》第20條第2款：獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。的規定，必要技術特征的界定是以所要解決的技術問題為標準的，本案專利權利要求2所要解決的技術問題實質上是一種排水管道的制造方法，不僅可以制造權利要求1中的排水管道，也可以制造其他類型的排水管道，比如被訴侵權產品。因此，實際上，權利要求1的技術特征對于權利要求2的技術方案來講，既非必要也非必需，由此，筆者認為，權利要求1中的技術特征就不應當成為權利要求2的必要技術特征。

2. 《專利審查指南》相關章節

既然在《專利發》及《專利法實施細則》中沒有更明確具體的規定，筆者認為可以參照《專利審查指南》的有關規定進行分析，比如，《專利審查指南（2010）》第二部分第二章3.1.2節規定：

審查員應當注意，有時并列獨立權利要求也引用在前的獨立權利要求，例如，“一種實施權利要求1的方法的裝置，……”；“一種制造權利要求1的產品的方法，……”等。這種引用另一權利要求的獨立權利要求是并列的獨立權利要求，而不能被看作是從屬權利要求。對于這種引用另一權利要求的獨立權利要求，在確定其保護范圍時，被引用的權利要求的特征均應予以考慮，而其實際的限定作用應當最終體現在對該獨立權利要求的保護主題產生了何種影響。

據此，在界定本案專利權利要求2保護范圍的過程中，其實還需要增加“判斷權利要求1是否對權利要求2的技術方案產生了何種影響”的步驟。但是對于如何判斷，審查指南沒有給出舉例解釋，只在《專利審查指南（2010）》第二部分第二章3.1.1節中有類似的相關規定：

對于主題名稱中含有用途限定的產品權利要求，其中的用途限定在確定該產品權利要求的保護范圍時應當予以考慮，但其實際的限定作用取決于對所要求保護的產品本身帶來何種影響。例如，主題名稱為“用于鋼水澆鑄的模具”的權利要求，其中“用于鋼水澆鑄”的用途對主題“模具”具有限定作用；對于“一種用于冰塊成型的塑料模具”，因其熔點遠低于“用于鋼水澆鑄的模具”的熔點，不可能用于鋼水澆鑄，故不在上述權利要求的保護范圍之內。然而，如果“用于……”的限定對所要求保護的產品或設備本身沒有帶來影響，只是對產品或設備的用途或使用方式的描述，則其對產品或設備例如是否具有新穎性、創造性的判斷不起作用。例如，“用于……的化合物X”，如果其中“用于……”對化合物X本身沒有帶來任何影響，則在判斷該化合物X是否具有新穎性、創造性時，其中的用途限定不起作用。

最高人民法院在界定本案專利權利要求2保護范圍的過程中，就增加了“判斷權利要求1是否對權利要求2的技術方案產生了何種影響”的步驟，最高院認為，“根據涉案專利權利要求1記載的產品技術特征，可以推定權利要求6記載的復合裝置必然具備生成上述區別技術特征的部件。”從而認為權利要求1對于權利要求2和6產生了實質性的影響，具有限定作用。但是最高院對所謂的“實質性影響”到底是多大程度，并未作出詳細解釋。

（二）本文的結論

閆文軍博士引用了美國學者Robert C. Kahrl的觀點，在美國專利中，如果導言（類似于我國專利權利要求的前序部分）增加了權利要求的含義，并且恰當地界定了發明，可以認為導言對專利的保護范圍起到限定作用；如果導言只是闡明了專利的目的或者發明的意定用途，可以認定導言對專利的保護范圍沒有限定作用。4. 閆文軍：《專利權的保護范圍》，法律出版社2007年版，第72頁。

筆者贊成審查指南中“對于這種引用另一權利要求的獨立權利要求，在確定其保護范圍時，被引用的權利要求的特征均應予以考慮，而其實際的限定作用應當最終體現在對該獨立權利要求的保護主題產生了何種影響”的做法，對于以何標準判斷這種影響，審查指南沒有給出舉例解釋，最高院的判決也只是籠統以“實質性影響”為標準，對此，筆者有自己的一些觀點：

應當將主題名稱區分為“包含發明點”和“不包含發明點”兩類情形。

第一，如果主題名稱中包含了本發明的發明點，則主題名稱對獨立權利要求技術方案產生的影響是實質性的，是不可避免要納入獨立權利要求保護范圍的。比如“格力訴美的專利侵權一案”5. 參見（2013）粵高法 民三 終字 第615號判決書。中，涉案專利的主題名稱為“一種可拆裝式空調室內機管路安裝擋板”，其中的“可拆裝”技術特征就是維持專利具備創造性的發明點，在進行侵權判斷時不能忽略。還比如，如果獨立權利要求2是因為引用了獨立權利要求1才具備了創造性，則就可以認為獨立權利要求1中的技術特征構成獨立權利要求2的發明點，在進行侵權判斷時不能忽略。在實踐中，典型的案例就是：在專利公開文本中獨立權利要求2沒有引用獨立權利要求1，而在授權文本中獨立權利要求2則引用了獨立權利要求1，這種情況就很有可能是因為對獨立權利要求1的引用才使得獨立權利要求2具備創造性，如此，在進行侵權判斷時就不能忽略獨立權利要求1。

第二，如果主題名稱中沒有包含本發明的發明點，這種情況相對比較復雜，筆者認為還可以區分兩種情況：

首先，主題名稱雖然沒有包含發明點，但是與其他技術特征組合在一起構成完整的技術方案。這種情況下，就需要考慮主題名稱對權利要求保護范圍的限定作用。比如《專利審查指南（2010）》第二部分第二章3.1.1節中的舉例“用于鋼水澆鑄的模具”，“鋼水澆鑄”雖然不是發明點，但是對于模具的熔點具有限定作用，與模具的其他技術特征組合在一起才是一個完整的技術方案，因此，這種主題名稱對權利要求保護范圍就有限定作用。

其次，主題名稱中僅僅描述了一種技術方案的示范性應用場景，這種情況下，主題名稱應當是對權利要求保護范圍沒有限定作用的。比如，“一種緩解咳嗽的化合物X”，其中的“緩解咳嗽”并不屬于技術層面的效果，僅僅是化合物X的一種應用場景，也即閆文軍博士觀點中提到的“意定用途”，那么，這種主題名稱就不應當對權利要求保護范圍構成限定。

還需注意的是，雖然上述幾種情形下，獨立權利要求1對獨立權利要求2構成限定作用，但并不意味著將獨立權利要求1的全部技術特征作為獨立權利要求2的一部分。北京市高級人民法院在評價本案例時指出：被“引用”的在先獨立權利要求與在后獨立權利要求之間存在對應關系，而不是被包含或被繼承的關系，因為并非直接把在先獨立權利要求的全部技術特征“讀入”在后的獨立權利要求之中。否則，就會出現把并列獨立權利要求之間的關系解釋為獨立權利要求與從屬權利要求之間關系的邏輯錯誤。6. 北京市高級人民法院知識產權審判庭編：《北京市高級人民法院〈侵權判定指南〉理解與適用》，中國法制出版社2014年版，第8頁。

四、權利要求撰寫啟示

如果要通過撰寫方式來避免本案中專利權保護范圍的問題，需要分兩種情況來討論：

（一）沒有引用其他權利要求的獨立權利要求

本文沒有對這種情形展開深入討論，是因為筆者認為這種情形目前常規的撰寫方式比較容易解決“主題名稱對專利權保護范圍構成限定”的問題。比如“一種可拆裝式空調機擋板”，其中的“可拆裝”技術特征就很可能被認定對專利權保護范圍構成限定，改寫為“一種空調機擋板”，即將發明點內容從主題名稱中剔除，就可以避免上述問題。

（二）引用其他權利要求的獨立權利要求

這也是本文重點討論的一種情形，為了避免本案中的問題，比較簡單的方法就是在撰寫獨立權利要求2時可以不引用獨立權利要求1。但這又會帶來單一性的問題，因為權1和權2之間很可能就沒有了相同或相應的特定技術特征。

因此，本文建議，在為了保證專利單一性而不得已使獨立權利要求2引用獨立權利要求1時，如果獨立權利要求2本身的技術方案也有發明點，最好再提出另案申請，否則其保護范圍很可能受到權利要求1的限定；如果獨立權利要求2本身的技術方案沒有具備創造性的發明點，則無需提出另案申請，選擇上述較小的保護范圍即可。

In Case of the Topic Name Restricts the Protection Scope of Claims -- A Study of Xinghe Enterprises v. Runde Pipe Industry Co., Patent Infringement Case

Every independent claim has a topic name which may delimit the requested patent protection scope. That’s kind of delimitation should be ref l ected in that if the topic name exerts a substantial inf l uence to the claimed subject matter or not. If the topic name includes invention content, we can consider the inf l uence of the topic name is substantial. If the topic name has nothing about invention content, we should make a distinction: fi rst, if the whole technical features in independent claim won’t form an integrated technical solution without the topic name, then we can consider the inf l uence of the topic name is substantial; Second, if the topic name just outline a kind of application scenario, then we can affi rm that there’s no substantial inf l uence exerted by the topic name.

patent; claim; topic name; protection scope

劉揚，知識產權與區域發展協同創新中心研究員，中興通訊股份有限公司 知識產權業務總監。賈昌明，中興通訊股份有限公司 知識產權經理。