商標獨占使用多重許可法律問題研究帕弗洛公司訴藝想公司、畢加索公司商標使用許可合同糾紛案評析

文 / 徐卓斌

商標獨占使用多重許可法律問題研究帕弗洛公司訴藝想公司、畢加索公司商標使用許可合同糾紛案評析

文 / 徐卓斌

在實際的商標運營中，商標權人為一己之利，存在對外多重獨占許可的可能，知識產權權利變動規則不如物權變動之清晰可辨，導致被許可人之間產生激烈的利益沖突。《合同法》第五十二條所規定的惡意串通，通常表現為利用合同形式轉移財產、逃避債務以及與相對人之代理人串通損害相對人利益。認定惡意串通，不僅要證明被告主觀上具有加害的故意，還要證明客觀上具有勾結、串通的行為。在后的商標獨占使用許可合同，難以被認定為無效合同。商標許可使用合同即使未經備案，仍可對抗非善意的第三人。在先的商標獨占許可使用權，可以對抗非善意第三人在后的商標獨占使用許可合同關系。

商標；獨占使用許可；惡意串通；權利歸屬

獨占使用許可這一商標許可使用方式，意味著不僅他人不得使用被許可使用的商標，商標權人自身也不得再使用。但是在實際的商標運營中，商標權人為一己之利，存在對外多重獨占許可的可能，知識產權權利變動規則不如物權變動之清晰可辨，導致被許可人之間產生激烈的利益沖突，帕弗洛訴藝想、畢加索公司案即為一例。該案案情較為復雜，二審法院在一審的基礎上，對商標備案的法律意義、惡意串通導致合同無效的條件、負擔行為處分行為區分理論在商標法上的運用等，均作出一定的探索，對何者享有獨占許可使用權作出了明確回答，為爭議雙方在全國各地法院的商標侵權訴訟之根本解決奠定了基礎，有助于進一步明晰商標許可交易的法律規則，有利于維護公平誠信的商標使用秩序。

一、案例簡況

2012年2月16日，畢加索公司與藝想公司在簽訂《商標使用許可合同書》。該合同約定：第二條“獨占使用”；第五條“許可期限2012年1月15日至2017年8月31日”；第六條“商標許可使用費的支付：（一）第一期2012年1月15日至2013年使用許可費35萬元……（二）雙方簽約后甲方合同備案成功后再付10萬元”。特別說明：甲方應在簽訂此合同一年內完成許可合同備案；除因商標局審查程序、期限冗長之外，若因甲方未積極撤銷與上海帕弗洛公司在商標局之備案合同或者其他原因未在國家商標局辦妥備案的，則乙方有權終止本合同；第十二條“甲方義務：商標代理機構將雙方簽署的商標使用許可合同和甲方撤銷上海帕弗洛公司原備案合同的材料遞交商標局后，甲方主合同義務履行完畢，但甲方還應全力配合乙方在市場的打假……”；第十七條“合同違約和責任：……（三）甲方應保證除乙方外不得在同類產品上向第三方授權。乙方在對市場上侵權、仿冒維權過程中，甲方不得與任何一方私自和解；一旦和解，甲方應賠償乙方一百五十萬元；乙方如與帕弗洛以外第三方和解的，應告知甲方”。同日，畢加索公司出具授權書稱藝想公司是中國大陸地區唯一獨家授權，并聲明委托藝想公司法定代表人全國打假。

帕弗洛公司訴稱：畢加索公司違反與帕弗洛公司的商標許可授權約定，于2012年2月與藝想公司簽訂《商標使用許可合同》，擅自將涉案商標授權給藝想公司獨占許可使用，并授權藝想公司進行全國維權打假行動，致使帕弗洛公司產品遭到工商機關查處。藝想公司在明知帕弗洛公司系涉案商標獨占許可使用人，在被許可使用期限未屆滿的情況下與商標權利人畢加索公司惡意串通簽訂系爭《商標使用許可合同》，非法剝奪了帕弗洛公司的獨占許可使用權，損害帕弗洛公司利益。畢加索公司和藝想公司向工商行政管理部門投訴帕弗洛公司侵權使用涉案商標，致使帕弗洛公司產品遭商場、超市下架。藝想公司還以其享有涉案商標獨占許可使用權為由，在全國各地法院向帕弗洛公司提起侵權訴訟，帕弗洛公司為應訴支付了高額的律師費用。因此，兩者的行為應認定為《中華人民共和國合同法》（簡稱《合同法》）第五十二條第二項所規定的“惡意串通，損害第三人合法利益”以及第五項所規定的“違反法律、行政法規的強制性規定”。請求判令：1.畢加索公司與藝想公司簽訂的《商標許可使用合同》及相應《授權書》無效；2.兩者共同賠償帕弗洛公司經濟損失100萬元。

藝想公司辯稱：1.帕弗洛公司沒有獲得畢加索公司關于涉案商標的獨占許可使用權。帕弗洛公司在商標局備案的獨占使用許可合同系偽造，因此商標局備案所記載的許可方式也不能證實帕弗洛公司享有涉案商標的獨占許可使用權。畢加索公司出具的兩份授權證明書，僅表明帕弗洛公司獲得的是涉案商標獨家使用權，而非法律規定的獨占許可使用權；2.涉案商標權利人畢加索公司與帕弗洛公司之間的商標授權使用關系已于2012年1月1日提前終止。藝想公司于2012年2月16日獲得涉案商標的獨占許可實施權，沒有侵犯帕弗洛公司的任何權利，藝想公司主觀上也不存在與畢加索公司惡意串通的狀態；3.藝想公司在取得涉案商標的獨占許可使用權后，帕弗洛公司仍在大量生產使用涉案注冊商標的產品，藝想公司為此在全國范圍內向工商行政管理部門提出投訴，并提起侵權訴訟，是維護其獨占許可使用權的正當行為，該維權行為無主觀惡意。

畢加索公司書面答辯稱：畢加索公司在與藝想公司簽約時，已將涉案商標授權情況告知藝想公司法定代表人，其已履行告知義務，由此給帕弗洛公司帶來的任何損失均應由藝想公司承擔。

裁判：一審法院認為，根據畢加索公司出具的授權書，帕弗洛公司在2008年9月10日至2013年12月31日期間享有涉案商標的獨占許可使用權。畢加索公司和藝想公司之間所簽訂的商標使用許可合同系雙方當事人真實意思表示，該兩份合同所指向的商標使用許可關系真實存在，藝想公司亦支付了部分商標使用費作為對價，因此藝想公司簽訂系爭合同的目的在于獲取涉案商標的獨占許可使用權。系爭合同特別設置了針對帕弗洛公司不允許一方私自和解的條款，系藝想公司為保護自身合同利益而采取的措施，并不能證實其有損害帕弗洛公司合法利益的主觀惡意。《商標法司法解釋》第三條第一項的內容是對我國商標法所規定的三種商標使用許可方式的定義，顯然并不屬于強制性法律規范，因此系爭合同的訂立并未違反法律、行政法規的強制性規定。遂判決駁回帕弗洛公司的全部訴訟請求。一審判決后，帕弗洛公司、藝想公司均不服，提起上訴，二審法院駁回上訴、維持原判。1. 參見上海市高級人民法院（2014）滬高民三(知)終字第117 號民事判決。

二、惡意串通導致合同無效的認定條件

本案中一審原告主張在后合同無效有兩項依據：一是藝想公司與畢加索公司惡意串通損害帕弗洛公司利益，二是在后合同違反法律法規強制性規定。現行法中并無多重獨占許可合同無效的規定，因此后一項所謂的法律依據并不成立，而前一項關于惡意串通的理由，由于現行法存在不清晰之處，有探討之必要。

根據《合同法》第五十二條規定，惡意串通損害第三人合法利益的合同無效。惡意串通，是以損害他人利益為目的而相互通謀、相互勾結做出的意思表示，原告不僅要證明被告主觀上具有加害的故意，還要證明客觀上具有勾結、串通的行為。2. 高曉力：《惡意串通損害第三人利益的合同無效》，載《人民司法》2013年第16期。惡意串通導致合同無效，是中國合同法特別的制度，為其他國家合同法所罕見。3. 李永軍：《合同法》（第三版），法律出版社2010年版，第262頁。在美國法上，只有違反公共政策的合同才是無效合同。4. [美]杰弗里·費里爾、邁克爾·納文：《美國合同法精解》，陳彥明譯，北京大學出版社2009年版，第440-448頁。合同的核心要義在于允諾、交換和執行，合同是人無法具體感知的一種抽象法律關系，而非其書面或口頭的形式。5. JOHN EDWARD MURRAY, CONTRACTS: CASES AND MATERIALS, LexisNexis 2015,pp5-6.合同的內核是合同方之間的交易，而合同是安排各方未來行為的一項工具。6. Joseph M. Perillo, CONTRACTS, West Academic Publishing 2014, §1.1.3.在司法實踐中，法院越來越傾向于較少運用合同無效制度，其主因在就于合同是市場交易的工具，認定合同無效其直接后果便是導致交易鏈條斷裂，導致市場運轉遭遇工具性的障礙，對于發展市場經濟殊為不利。《合同法》第五十二條所規定的惡意串通，通常表現為利用合同形式轉移財產、逃避債務以及與相對人之代理人串通損害相對人利益等。7. 楊代雄：《惡意串通行為的立法取舍》，載《比較法研究》2014年第4期。另可參見最高人民法院2014年12月18日發布的指導案例33號瑞士嘉吉國際公司訴福建金石制油有限公司等確認合同無效糾紛案。合同法無效制度的精髓在于規定違反法律、行政法規強制性規定的合同無效，8. 謝懷栻主編：《合同法原理》，法律出版社2000年版，第121頁。因其行為本身即具有違法性，因此法律規定此類合同歸于無效。

要認定本案中藝想公司與畢加索公司簽訂在后的獨占許可合同時是否存在惡意串通，也要從主觀要件和客觀要件兩方面來判斷。從主觀惡意的認定看，藝想公司與帕弗洛公司生產銷售類似書寫工具產品，在同一市場展開競爭，且畢加索公司在向法院提交的書面答辯意見中稱已將其與帕弗洛公司的商標使用許可情況告知藝想公司；藝想公司與畢加索公司在商標局2012年3月13日公告終止備案之前的2012年2月16日即簽訂系爭商標使用許可合同，雖然商標使用許可合同備案于2012年1月1日終止，但并無證據表明帕弗洛公司與畢加索公司的商標獨占使用許可合同關系已經解除，不能僅依據備案之終止而推定商標使用許可合同之解除；藝想公司亦表示其知悉帕弗洛公司與畢加索公司之間的涉案商標使用許可關系。據此，可以認定藝想公司在與畢加索公司簽訂系爭商標使用許可合同時知曉帕弗洛公司與畢加索公司之間存在涉案商標獨占使用許可關系，因此藝想公司并不屬于在后被授權之善意第三人。然而，藝想公司不屬于善意第三人，僅意味著其對畢加索公司與帕弗洛公司之間的涉案商標獨占使用許可關系是知情的，并不一定意味著其與畢加索公司間存在惡意串通并損害第三人利益之行為。藝想公司與畢加索公司簽訂使用許可合同的目的在于使用涉案商標，雖然藝想公司和畢加索公司在簽訂系爭合同時，并未以畢加索公司和帕弗洛公司解除其雙方在先的商標獨占使用許可合同為合同生效前提之做法存在不妥,導致先后兩個商標獨占使用許可合同的許可期間存在重疊，但綜合藝想公司在其系爭合同中要求畢加索公司積極撤銷與帕弗洛公司的備案合同等條款，本案中尚無充分證據證明藝想公司有加害帕弗洛公司的主觀惡意。

從客觀行為的認定看，原告還要證明被告雙方存在串通行為。所謂串通，本身即帶有一定的否定性評價，意味著雙方本著共同損害他人的故意而進行合謀。當然，串通行為在多數時候應該可以從行為外觀上推定，但其前提應是合同雙方的惡意。本案并無雙方串通的直接證據。藝想公司、畢加索公司的投訴、舉報行為，系基于其自認為藝想公司已獲得涉案商標的獨占許可使用權，且相應行政機關并未作出帕弗洛公司違法的決定，難言屬于雙方惡意串通之行為。系爭合同專門設置的限制合同雙方與第三方和解的條款，符合藝想公司維護其合同利益的目的，系市場競爭中的常見手段，同樣難以認定系惡意串通行為。雖然藝想公司試圖影響畢加索公司與帕弗洛公司之間的涉案商標獨占使用許可關系的動機是明顯的，但鑒于藝想公司與帕弗洛公司系同業競爭者，其采用與涉案商標權利人畢加索公司簽訂獨占使用許可合同、要求畢加索公司不得在同類產品上向第三方授權使用涉案商標的方式展開市場競爭，該競爭方式本身并不具有違法性。本案表明，盡管商標權人對外同時簽訂多個商標獨占使用許可合同的行為有違誠信，但惡意串通導致無效的認定標準較高，在后合同本身并非無效。

三、多重獨占許可下商標使用權的歸屬

本案中最為核心的法律問題是，同一商標之上成立了兩個有效的獨占許可使用合同，其獨占許可使用期間存在重疊。顯然，基于獨占許可使用的唯一性特點，不可能兩個被許可方都有涉案商標的獨占使用權。權利歸屬于誰、權利變動的規則是什么，不無疑問。至少有以下幾種可選擇的方案：1.獨占使用權歸屬于在先簽訂合同的被許可人。其理由在于，商標權人已經通過在先合同將商標獨占使用權予以處分，在先被許可人已經獲得使用權，此后商標權人已不能再行處分；2.獨占使用權歸屬于在后簽訂合同的被許可人。其理由在于，商標權人通過簽訂在后許可合同的方式，解除了在先的許可合同，在先被許可人已經喪失使用權，在后被許可人基于合同獲得獨占許可使用權；3.兩被許可人均無獨占使用權。其理由在于，商標獨占許可使用合同雖已簽訂并生效，但其合同義務需要商標權人履行，其履行方式為不與他人另行簽訂許可使用合同，一旦另行簽訂，即為違反在先獨占許可使用合同，導致在先被許可人實際上僅獲得普通許可使用權，基于商標權人具有處分權，在后被許可人亦可獲得商標的普通許可使用權。

本案中藝想公司與畢加索公司之間的商標使用許可合同已成立并生效，但合同已生效并不等于合同已被實際履行，合同中約定的內容是否已被合同雙方依約履行，應以雙方的實際履行行為為準。藝想公司、畢加索公司均知悉帕弗洛公司與畢加索公司就涉案商標存在的獨占使用許可關系，藝想公司相對于帕弗洛公司與畢加索公司之間的商標獨占使用許可合同關系而言不屬于善意第三人。畢加索公司與帕弗洛公司之間就涉案商標存在獨占使用許可合同關系，且該獨占使用許可合同正常履行，雖然畢加索公司與帕弗洛公司之間的涉案商標使用許可合同備案于2012年1月1日終止，但在無證據表明帕弗洛公司與畢加索公司的商標獨占使用許可合同已被解除的情況下，應認定該獨占使用許可合同關系依然存續。《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十九條規定，商標許可使用合同未經備案的，不得對抗善意第三人。對此條款如作反對解釋，則可認為商標許可使用合同即使未經備案，仍可對抗非善意的第三人。本案即是此種情形。由于藝想公司不屬于善意第三人，因此帕弗洛公司依據其與畢加索公司間的商標使用許可合同取得的涉案商標獨占許可使用權，可以對抗藝想公司與畢加索公司之間的商標使用許可合同關系。雖然畢加索公司與藝想公司之間的商標使用許可合同已成立并生效，但由于帕弗洛公司就涉案商標取得的獨占許可使用權一直存續，畢加索公司已不能對涉案商標的使用權進行處分。鑒于畢加索公司實際上并未履行其與藝想公司簽訂的商標使用許可合同之義務，藝想公司也就不能據此系爭合同獲得涉案商標的使用權。換言之，藝想公司與畢加索公司簽訂的系爭合同，并不能剝奪帕弗洛公司對涉案商標享有的獨占許可使用權。由此，帕弗洛公司依據在先的獨占使用許可合同已經形成的商標使用的狀態，應認定未被在后的商標獨占使用許可合同關系所打破。

四、商標使用權處分理論

本案二審判決實際將民法上負擔行為、處分行為相區分的理論運用到商標權利的變動上。傳統民法上所謂負擔行為，是指不發生對標的物的處分、只為當事人設定一定義務的行為，僅產生當事人的請求權；所謂的處分行為，是指直接行使支配權的行為，其法律效果是使權利發生部分或整體的被限制或被消滅。9. 孫憲忠主編：《民法總論》，社會科學文獻出版社2010年版，第216頁。處分行為使相對人取得權利，其生效要件為為行為人具有處分權，而負擔行為的效力在于使行為人承擔給付義務。10. 同注釋9，第217頁。處分行為包括物權行為和準物權行為，準物權行為是指以債權或無體財產權作為標的之處分行為。11. 王澤鑒：《民法總則》，北京大學出版社2009年版，第210頁。本案中畢加索公司通過分別與帕弗洛公司、藝想公司簽訂商標獨占許可使用合同，給自己設定了兩項債法上的給付義務。不同于物權之一物一權主義，多項債權或債務是可以并行不悖的，因為債的制度其主要功能在于提供社會交易工具，債權的類型化，某種意義上是一種虛擬，而不同于有體物上物權之實在性。基于兩項并存的債權債務關系，畢加索公司在本案中負有向帕弗洛公司、藝想公司分別為給付的合同義務，但這只是合同法上的應為義務，并不意味著已經完成實際給付。何謂實際給付？須依賴于畢加索公司的處分行為。本案中在先的獨占許可使用合同，已得到雙方的履行，帕弗洛公司獲得涉案商標的獨占使用權，畢加索公司獲得相應許可費，且該履行行為直到畢加索公司與藝想公司簽約時，未受到任何干擾。值得注意的是，畢加索公司處分的涉案商標的獨占使用權，相當于處分了涉案商標的完整的、所有的使用權，畢加索公司雖然仍是涉案商標的所有權人，但其對商標使用權已經失去處分的權利，除非其通過解除與帕弗洛公司之間的合同以實現處分權的回歸。畢加索公司與藝想公司簽訂的在后許可合同，無論其屬于獨占許可或是其他方式的許可，均屬于無權處分合同。合同并不僅因無權處分而無效。至于在后許可合同有效但難以履行的問題，首先該合同并非履行不能，如畢加索公司解除在先合同，則在后合同仍可履行；其次，雖合同有效但難以履行，但雙方之間的權利義務糾紛可通過違約之訴解決。總而言之，將民法負擔行為、處分行為區分理論運用到商標使用許可交易上，可以有效解決現實的法律問題。

但是，上述的商標使用權處分理論的適用也不能僵化、絕對化。試舉一例：商標權人與多個被許可人在同一時期均簽訂獨占許可使用合同，許可的期間、地域范圍均有重疊，并且合同均未備案、被許可人均不知曉存在多個許可合同并存的情況。關于合同的效力，當然仍應認定合同均有效，但商標使用權的歸屬規則應有不同。關鍵在于現行《商標法》第四十三條已明確規定商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人，據此規定，既然多個許可合同均未經備案，且被許可人均為善意第三人，那么其合同效力并無強弱之別，即使合同簽訂時間有先后之分亦無影響，如果簡單根據處分理論將商標獨占使用權判歸最先簽訂合同的被許可人，顯然違背此條文的精神，可行的辦法是認定所有被許可人皆享有商標使用權，在此情形中，所謂的獨占使用許可合同實際上不過是普通使用許可合同而已。可以認為，此時合同的“名”與“實”存在相互背離，雖然簽訂的是獨占使用許可合同，但商標權人實際處分的卻是商標普通許可使用權，而被許可人的救濟途徑應當是違約之訴。實際上，類似的多重獨占許可的問題，在著作權、專利權的使用許可交易中同樣存在，治本之法是將備案作為獨占使用許可合同的生效要件，如果立法明文規定實現備案機關的一元化、不備案則合同不生效，那么類似的問題即可迎刃而解。

五、其他衡量因素

本案終審判決還考慮了肯定商標使用價值以及商標使用秩序的理念。本案中畢加索公司作為商標權人，其并不自行使用涉案商標，或者說對外許可使用為其僅有的商標使用方式，實際的商標使用者為帕弗洛公司。實質意義上的商標權，并非產生于注冊。商標權作為一項財產權利，來自于商標的實際使用，以及由此而產生的商譽，無論是英美法系還是大陸法系，都沒有把商標注冊當作獲得財產權利的一個途徑。12. 李明德：《商標、商標權與市場競爭》，載《甘肅社會科學》2015年第5期。商標權產生于、積累于實際使用中，沒有實際使用，則商標僅為一符號或標記，便失去予以商標權保護的合法性基礎。本案中帕弗洛公司多年經許可使用涉案商標，無疑已建立起一定的市場聲譽，消費者已建立起涉案商標與帕弗洛公司之間的特定聯系，這是商標權的實質內容，至少積累的商譽除歸屬于商標權人之外，獨占被許可人也應當“利益均沾”，方符合客觀實情和實質正義。在其背后，更是一種商標使用的秩序，若未經法定程序或至少是相關方合意即打亂此種秩序，其最終受損者還包括處于信息弱勢的相關消費者。本案“始作俑者”畢加索公司的雙重授權行為若得以合法化，則無疑有悖公平誠信原則、擾亂商標使用秩序并最終有損相關消費者利益。考慮及此，本案保護在先的被許可方，成為必然的價值取向。另外，本案屬確認合同無效之訴，本不需對何者享有獨占許可使用權作出認定，但基于兩點，二審判決對此予以明確：一是案件審理中藝想公司一直以帕弗洛公司沒有獲得許可使用權作為抗辯，對此不得不予以回應；二是雙方基于各自的獨占使用許可合同在全國各地提起多起針對對方的侵權之訴，如對涉案商標獨占許可使用權歸屬不作實質處理，則此類侵權之訴仍可能不得案結事了。因此，本案終審判決從根本上解決了兩者間的糾紛，帕弗洛公司雖然沒有勝訴，但其獨占許可使用權人的地位卻得以確認。本案的最終結果，體現了市場經濟中民商法的基本理念：尊重意思自治、促進交易成功、

Research on the Legal Issues of Multiple License of Exclusive Use of Trademark -- Comment on the Dispute of Trademark Use License Contract between Pavlo and YiXiang, Picasso

According to Contract Law to collude in bad faith means that the contracting parties transfer property to evade debt or colluding with counterpart’s agent to hurt the counterpart in the form of contract. To affi rm the colluding in bad faith between the contracting parties the plaintif f must prove that they had the intention to hurt and there existed the objective colluding behavior. The posterior license contract per se is not null and void. A trademark license contract can override the third parties acting not in good faith, and the preceding monopolistic right to use the trademark should override the contract between the third parties acting not in good faith.

trademark; monopolistic license; collude in bad faith; entitlement

徐卓斌，中國社會科學院研究生院法學系博士研究生、上海市高級人民法院法官。