淺析本國優先權的在先申請撤回制度

摘要：《中華人民共和國專利法實施細則》中規定了本國優先權的在先申請視為撤回，這雖然可以避免重復授權和節約審查成本，但是對本國申請人來說有失公平，因此，建議取消該制度。

關鍵詞：本國優先權；撤回；公平；取消

根據《中華人民共和國專利法》（下稱“專利法”）第二十九條規定，申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權（下稱“本國優先權”）。另外，根據《中華人民共和國專利法實施細則》（下稱“實施細則”）第三十二條規定，申請人在一件專利申請中，可以要求一項或者多項優先權；申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回。也就是說，如果申請在提出一件發明或實用新型專利申請時要求了本國在先申請的優先權，那么，在先申請自本申請提出之日起就視為撤回，即在先申請就不再有公開或授權的機會。

一、本國優先權的在先申請撤回制度的目的

1.避免重復授權

根據《專利法》第九條規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。

因此，當申請人要求本國優先權時，其在先申請如果不自后一申請提出之日起視為撤回，則會造成該在先申請與本申請同時被授予專利權的情況出現，這與專利法第九條不符。

但是，重復授權比較的對象是權利要求，如果在先申請與在后申請的權利要求的權利要求所要求保護的范圍并不相同，則不存在重復授權的情形。

2.節約審查成本

當申請人要求本國優先權時，其在先申請自后一申請提出之日起視為撤回，撤回之后將不再進行進一步的審查程序，從而可以避免對同樣內容的發明進行重復審查，以節約審查成本。

二、本國優先權的在先申請撤回制度的問題

1.公平性

《專利法》第二十九條同時規定，申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權（下稱“外國優先權”）。

但是，在《實施細則》中并未規定外國優先權的在先申請撤回（當然，我國也無法對外國的在先申請做出撤回要求），并且例如美國等大多數國家在其專利法中也沒有規定在要求本國優先權時在先申請必須撤回。

因此，我國對于本國優先權采用了比外國優先權更為嚴格的條件，這對于本國申請人來說是一種不公平的待遇，可能會對本國申請人獲得專利權帶來不利的影響。例如，當在后申請的權利要求中改變、增加、或減少了一個技術特征，并且該技術特征未記載在在先申請中時，如果在在先申請和在后申請之間公開了一份公開了在后申請部分特征或全部特征的現有技術，則由于在后申請不能享有在先申請的優先權，即在后申請的申請日是其實際申請日，而不是在先申請的申請日（即優先權日），則該現有技術就可以破壞在后申請的新穎性或創造性，從而會導致本來具有新穎性和創造性能夠被授予專利權的發明不能獲得專利權；再例如，當在先申請向國家知識產權局提出，提交相同主題的在后申請，要求享有在先申請的優先權時，如果在后申請是在國內提交的，根據《實施細則》第三十二條規定，則在先申請會被視為撤回，而如果在后申請是向國際局提交的PCT（專利合作條約）申請，則由于PCT制度中并未要求在先申請撤回，因此其在先申請并不會被撤回，而當PCT申請進入中國國家階段后，在先申請也同時存在，這就造成了申請途徑不同，結果也不同的不公平現象。

2.合法性

《專利法》第二十九條規定，申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。也就是說，《專利法》規定只要申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，就可以享有優先權。但是，《實施細則》第三十二條卻規定，提出后一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：（一）已經要求外國優先權或者本國優先權的；（二）已經被授予專利權的；（三）屬于按照規定提出的分案申請的。并且規定，申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回。也就是說，《實施細則》給本國優先權設定了一些在《專利法》中所沒有的限制條件。

這里要注意的是，《專利法》是1984年3月12日第六屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議通過的，并三次根據全國人民代表大會常務委員會作出修正；《實施細則》是2001年6月15日中華人民共和國國務院令第306號公布，并兩次作出修正。根據《中華人民共和國立法法》第七十九條第一款規定，法律的效力高于行政法規、地方性法規、規章。也就是說，當行政法規與法律相抵觸時，以法律為準。因此，當《實施細則》的條款與《專利法》的條款相抵觸時，應當以《專利法》的條款為準。

因此，《實施細則》第三十二條中規定的限制條件，例如“申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回”，其是否合法也是需要進一步論證的問題。

三、本國優先權的在先申請撤回制度的建議

因此，由于不公平待遇等，建議取消《實施細則》第三十二條中“申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回”的規定。

對于在先申請的重復授權問題，可以通過《專利法》第九條中“同樣的發明創造只能授予一項專利權”來限制。例如，當在前申請獲得授權后，如果在前申請的權利要求與授權的權利要求保護范圍相同，則可以采用專利法第九條要求申請人放棄或進行修改，以避免重復授權。

在審查成本上，由于審查成本對于公平待遇來說是個次要因素，可以不作考慮，并且在審查成本上，也可以通過國家知識產權局內部的資源共享或電子化平臺來節約一定的審查成本。

綜上，筆者認為，在我國專利制度上，可以取消《實施細則》第三十二條中“申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回”的規定，以對我國專利申請人更加公平，并且更有利于我國專利事業的發展。