中國企業(yè)如何更好的利用馬德里體系保護海外商標

程曉羽

北京外國語大學法學院，北京　100089

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中國企業(yè)如何更好的利用馬德里體系保護海外商標

程曉羽

北京外國語大學法學院，北京100089

中國企業(yè)在“走出去”的過程中，需要格外注意知識產(chǎn)權的全球保護布局。其中，商標注冊和維權保護是重要的一環(huán)，它關系到企業(yè)的品牌價值和發(fā)展?jié)摿Φ拈_發(fā)與保持。在這一過程當中，中國企業(yè)可以咨詢和委托有經(jīng)驗的涉外律所或者代理機構。主要途徑無外乎向各國主管機關分別注冊和馬德里注冊兩種。二者都有自己的優(yōu)勢和弱點，費用高低和保護范圍都不相同。本文通過分析馬德里體系框架和介紹一定的實務經(jīng)驗，探討中國企業(yè)在其國際化道路上如何利用該體系構建自己的品牌藍圖。

馬德里體系；馬德里協(xié)定；議定書；實務

當一家中國企業(yè)想要為擴展海外市場而提前進行海外商標申請時，除了可以向每一個國家的主管機關一一提出商標申請之外，還可以在馬德里體系之內(nèi)以一份申請獲得多個國家領域內(nèi)的商標保護。馬德里注冊最大的優(yōu)勢在于手續(xù)簡便，費用低廉，為中國企業(yè)的海外商標規(guī)劃戰(zhàn)略提供了便利途徑。

一、制度背景

1989年10月4日和1995年12月1日，馬德里協(xié)定和馬德里議定書分別對我國生效。二者同為馬德里體系的構成部分，但在某些方面的條款并不完全一致。為了更好的利用該體系進行商標保護，規(guī)劃有利于企業(yè)國際化發(fā)展的商標保護戰(zhàn)略，中國企業(yè)和代理機構需要對以下區(qū)別特別注意。

(一)馬德里協(xié)定與馬德里議定書的區(qū)別

1.基礎不同

馬德里協(xié)定下獲得國際注冊的基礎是原屬國的商標注冊；而議定書規(guī)定原屬國的商標申請也可以作為基礎申請而獲得國際注冊。

2.審查期限不同

馬德里協(xié)定規(guī)定，締約方在收到國際局的通知后，須在12個月內(nèi)完成所有審查工作，若超期未完成，則該商標將自動在該締約國內(nèi)獲得保護；而在議定書中，該期限為18個月。

值得一提的是，申請人在向國際局申請在某締約國的商標保護時，若該締約國和國際注冊的原屬國均同時參加了馬德里協(xié)定和議定書，則該國際注冊不適用議定書的規(guī)定，即審查期限為12個月；只有在國際注冊的原屬國只參加了議定書而未參加協(xié)定時使用18個月的期限。

3.措施不同

正如前文所述，國內(nèi)基礎注冊是馬德里體系中的國際注冊的必要依仗。根據(jù)“中心打擊”原則，如果基礎注冊在該商標國際注冊日起5年內(nèi)被撤銷、宣告無效或者駁回，則其在締約國內(nèi)的延伸保護也相應地喪失。

為了減少申請人因此而遭受的損失，議定書中有所規(guī)定，即將國際注冊申請轉換為單一國家(地區(qū))的申請，而國際注冊日或者優(yōu)先權日得到保留；而馬德里協(xié)定沒有類似的補救措施。

(二)基礎流程

1.申請人須通過原屬局向國際局提交申請，根據(jù)不同的需求選擇相應的國際申請表格并按要求填寫。關于申請表的選擇，需要注意對應相應的國家①。②

2.原屬局會對申請人提交的文件做基本審查，并轉交國際局申請人交納的規(guī)費。中國商標局要看申請書里面填寫的內(nèi)容或者向國家提出的申請書里面包含的內(nèi)容是否一致，如果一致，則在上面標識向原屬局提出申請的日期，即國際注冊的日期，然后交至國際局。

3.國際局對原屬局遞交的申請進行形式審查，商品和服務的類別標準參照尼斯分類。當該國際局認為該國際申請手續(xù)基本沒有格式問題時，其國際注冊號碼和國際注冊日期就會錄入登記在國際注冊簿當中。國際局會給被指定保護此商標的國家發(fā)送相關注冊通知，同時在世界知識產(chǎn)權組織的國際商標公告上發(fā)布商標公告并頒發(fā)國際注冊證書，保護期限為10年。

4.國際局在原屬局收到國際注冊申請之日后兩個月之內(nèi)收到申請時，原屬局的收文日期即是國際局的收文日期，該日期就成為國際注冊日；國際局收到注冊申請的日期如果在原屬局收文日期的兩月之后，國際局則以實際收文日期為國際注冊日。

經(jīng)過審查符合法律規(guī)定的商標會獲得被指定締約方的保護。從2011年1月1日開始，各締約方商標主管機構必須向申請人發(fā)出其商品或服務被全部核準保護的通知。“保護通知是各締約方商標主管機構發(fā)給注冊人的有關商標注冊的證明文件，上面記載著商標的圖樣、指定的商品和注冊的有效期限等內(nèi)容，是商標注冊人維護其在該締約方商標合法權益的最直接、有效的法律憑證。”國際注冊證頒發(fā)之后還需要商標當事人不斷跟蹤指定國家有關部門的后續(xù)行政決定，以確認一個商標在每個國家的最后保護。因為注冊證僅僅表現(xiàn)的是國際注冊某一狀態(tài)、某一個特定時間的國際商標注冊狀況。所以，在拿到注冊證之后的12個月到18個月的期限內(nèi)，申請人須跟蹤相關的審查或者異議決定。遇到影響權利獲得的程序時，需要及時采取相應措施。

5.美國的臨時駁回需要申請人在該駁回通知發(fā)出之日起6個月內(nèi)作出回復，既可以委托美國或加拿大的有資質的律師，也可以自己直接登錄美國專利商標局網(wǎng)站在線回復。日本和韓國的臨時駁回，有兩種途徑可以選擇：一是委托日本或韓國的代理機構回復；二是向國際局提交一份刪減申請，按照日本或韓國臨時駁回通知書中提供的建議進行回復。③韓國回復的時間為臨時駁回發(fā)出后2個月內(nèi)，日本為臨時駁回發(fā)出后3個月內(nèi)，我國申請人在收到臨時駁回通知后應盡快向國際局提交刪減申請。

二、實務經(jīng)驗

(一)申請前的商標查詢

此處所指的商標查詢是指針對特定海外市場內(nèi)的商標查詢。因為目前的馬德里體系不能提供這類查詢，所以查詢的提供者和各國國內(nèi)注冊一樣，都是各個締約國的商標局官方網(wǎng)站。申請人可以委托該國的事務所或者自行進行查詢。

前期查詢的必要性體現(xiàn)在：如果締約國內(nèi)已經(jīng)有與申請人商標相同或近似的在先申請或者注冊，申請人在沒有了解到這一情況時就進行了國際注冊申請，則被駁回的可能性就很大。被駁回之后再采取相應措施很可能就會在時間上失去先機，費用上遭受損失。但是，如果申請人通過申請之前的在先權利查詢對“被搶注”或者其他情況先行了解，就可以有針對性的直接進行補救，比如協(xié)商購買、提起侵權之訴或者提出商標無效申請成功后再進行申請。

大多數(shù)沒有搶注行為的情況下，商標查詢看上去像是申請人白白投入了一筆不小的時間和金錢投入，但其實是防患于未然的明智之舉。

(二)申請時的商標設計與商品/服務類別

1.商標設計

為了提高注冊成功率，申請人在設計商標時，需要特別注意馬德里體系以及指定國家關于商標注冊的特殊規(guī)定，尤其是關于中文文字商標的規(guī)定。例如，“美國商標專利局就要求必須指出中文商標與指定的商品或服務有無關聯(lián)，有無工商業(yè)含義，有無地理標志含義；新加坡則要求中文商標需逐字翻譯并就整體有無含義作出澄清；尤其是在越南，中文商標會被認為是由越南人不常用的外文構成的商標，會被認為缺乏顯著性而駁回。”為了避免因為這些事由而難以順利獲得注冊，申請人可以選擇將商標設計成混合商標，即中外文混合的商標。

2.商品/服務類別

中國國內(nèi)適用的類似商品和服務區(qū)分表目前最新版本為第十版2016文本，其基礎是國際通行的尼斯分類表，但又有所變動。該文本延續(xù)了上一版的傳統(tǒng)，仍然保留了一些具有中國特色的獨特產(chǎn)品和服務，在其序號之前用大寫字母C標出。因此，當申請人選擇在馬德里體系內(nèi)的其他國家申請商標注冊時，一定要注意這些特色商品和服務的轉換問題，最好提前做好咨詢和查詢。

當然，前述問題只是商品/服務分類這一大問題的冰山一角，如，美國不接受尼斯分類中過于寬泛的商品或服務名稱；韓國不接受尼斯分類中的大類商品描述；新加坡不接受尼斯分類中第四十五類的“由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務”；日本也不接受尼斯分類中的大部分多數(shù)類別的大類商品或服務描述；而酒類商品的注冊申請都會被伊朗等伊斯蘭教國家知識產(chǎn)權局認為“有違公序良俗”而遭到駁回。

(三)申請后的后續(xù)程序和管理

1.后續(xù)行政程序追蹤

如前所述，在成功獲得國際注冊證之后，申請人仍需注意指定國家的相關行政裁決，確保沒有其他事由影響注冊商標的最終效力。追蹤這些官方文書的時間一般是取得注冊證之后的12到18個月的期間內(nèi)。

除了行政裁決需要追蹤之外，費用的繳納手續(xù)也需要特別關注。在馬德里商標國際注冊申請中，某些國家收取費用的程序相對而言更加復雜，與我國差異甚大，如日本和加納的單獨規(guī)費的收費方式是申請費和注冊費分兩次收取，申請人先繳納申請費，日本特許廳或加納工業(yè)產(chǎn)權局審查核準后，申請人還需繳納注冊費；美國商標法規(guī)定予以公告的注冊商標，注冊人應于商標注冊后的第五年到第六年間向美國專利商標局提交使用聲明，主要內(nèi)容為該商標在商業(yè)中繼續(xù)使用在指定商品/服務上，或注冊人未使用該商標是基于其他特別事由，并且這種未使用并沒有放棄該商標的意思。否則，在自注冊公布之日起第六年屆滿時，該商標注冊將會因為被美國專利商標局撤銷而喪失效力。美國這一制度的基礎是其商標為先使用制，即美國國內(nèi)的商標注冊必須提供商標使用的證據(jù)，或者聲明具有商標使用的意圖。總而言之，要提高國際注冊的成功率，不論是馬德里注冊還是分別到各個國家進行注冊，事前了解和咨詢其商標法律和制度的過程必不可少。

2.商標效力期滿后的續(xù)展

馬德里商標注冊的效力期限也是十年，十年期屆滿之后及時進行續(xù)展可以再獲得十年的權力期間。續(xù)展手續(xù)即支付續(xù)展費以及說明續(xù)展理由，一般都是申請人仍需使用等。如果出于經(jīng)營調(diào)整的考慮而要放棄在某國家或者地區(qū)的經(jīng)營，申請人需要采用削減商品服務的程序即填寫申請書，寫明要削減的商品及原因，并且不需要繼續(xù)繳納續(xù)展費用。

馬德里體系下第158573號注冊商標是世界上最早的仍然有效的國際商標。自1893年注冊之日起，根據(jù)當時規(guī)定的續(xù)展期限不斷的續(xù)展，目前仍然有效。我們現(xiàn)在還能在WIPO的數(shù)據(jù)庫里面查到這個商標所有的注冊內(nèi)容，包括指定保護的國家。雖然這個商標的確是世界上最早的仍然有效的國際商標，但卻不是世界上最早注冊的國際商標。它的效力維持源自于其申請人的長期維護和管理，尤其是續(xù)展手續(xù)的及時完成。同仁堂和章光101的國際注冊日分別是1989年10月30日和1989年11月1日，它們是我國在馬德里體系注冊的最早的兩個國際商標，這兩個商標目前都

仍然有效。因此，商標作為一項財產(chǎn)，注冊之后，對于商標的開發(fā)利用恰當與否決定了這個商標生命的延續(xù)。做一個商標不光是我們這一代人的事，而是一個企業(yè)，一個地區(qū)，一個國家整體利益的延伸。④

截至2011年5月，全國10個城市舉辦了10場研討會，參會企業(yè)3000余家；中國商標國際注冊量從世界第八名躍升到第六名，注冊量增長了40%。⑤

三、避短揚長

正如很多業(yè)內(nèi)律師所說的，馬德里注冊具有“省時、省力和省錢”三大優(yōu)勢。前文也對此進行了一些描述，尤其體現(xiàn)在不用向指定國家一一提交申請和繳納費用上。但值得一提的是，馬德里體系也不是沒有缺點和弱勢，如因為必須和基礎注冊的內(nèi)容保持一致而不利于擴大保護、權力狀態(tài)容易被基礎注冊所影響等。

但是筆者認為這其中最大的隱患還是其頒發(fā)的國際注冊證的證明力問題。通過馬德里體系申請商標雖然很快就能公告并取得官方證書，但是這種公告和證書相當于國內(nèi)的受理通知書。需要注意的是，申請人通過馬德里申請商標注冊并不能得到各指定國家頒發(fā)的商標注冊證，如需證明其注冊，就必須向該指定國家的主管機關提出獲取注冊證明申請，而此項業(yè)務也不可避免的需要由當國代理組織辦理。⑥如申請人沒有意識到需要另行申請辦理指定國家的注冊證，就容易因為缺乏有效證件而不能對海外搶注等侵權行為及時作出回應。

雖然存在問題，但不得不承認，馬德里體系的存在的確為我國商標的海外注冊打開了方便之門，進而使中國企業(yè)“走出去”有了知識產(chǎn)權方面的倚仗，為中國品牌升級為世界品牌提供了便利。要想更好的利用馬德里體系，筆者認為最重要的還是要在申請前好好了解制度和程序的特殊規(guī)定，最好聘請了解指定國家法律的專業(yè)事務所，申請時和申請后及時跟進有關程序，完成所有必要的手續(xù)。如此一來才能揚長避短，真正做到有備而無患。

[注釋]

①一號申請表適用于只在阿爾巴尼亞、哈薩克斯坦和塔吉克斯坦這三個國家請求保護的情況；二號申請表適用于保護范圍不包括這三個國家的情況；三號申請表適用于除了這三個國家還有其他國家或者組織為保護范圍的情況.

②陶俊英.如何通過馬德里體系進行國際商標注冊[J].WTO時代經(jīng)貿(mào)，2010.10.

③劉沛.如何提高馬德里商標國際注冊的成功率[J].中華商標，2010.11.

④同注②

⑤周萍.2011年度世界知識產(chǎn)權組織有效利用馬德里商標國際注冊體系巡回研討會在福建拉開帷幕：推廣馬德里商標國際注冊體系成效初顯[N].中國工商報，2011-4-27.

⑥李棟.馬德里注冊與逐一國家注冊之比較[J].中華商標，2007.7.

F203

A

2095-4379-(2016)27-0055-03

程曉羽(1992-)，漢族，安徽休寧人，北京外國語大學法學院，碩士在讀，研究方向：知識產(chǎn)權法。