專利侵權(quán)等同原則的適用與限制

陳亞湘潭大學(xué)，湖南　　湘潭　411105

專利侵權(quán)等同原則的適用與限制

陳亞
湘潭大學(xué)，湖南湘潭411105

等同原則是判定專利是否侵權(quán)的一項(xiàng)重要原則，目前司法實(shí)踐中等同侵權(quán)判定的時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)、主體等都存在不同理解，影響了司法的一致性。我國(guó)法律對(duì)等同原則規(guī)定并不完善，導(dǎo)致司法自由裁量權(quán)過(guò)大，有必要對(duì)專利等同原則進(jìn)行限制。

等同侵權(quán);禁止反悔原則;現(xiàn)有技術(shù)抗辯

一、等同原則的概念

等同原則是指被控侵權(quán)產(chǎn)品或者方法沒(méi)有落入權(quán)利要求字面含義的范圍，但被控侵權(quán)物與專利發(fā)明中的技術(shù)特征之間的差別是非實(shí)質(zhì)性的，即以基本相同的方式，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果。等同原則的運(yùn)用有利于平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾的利益，激勵(lì)創(chuàng)新。

二、等同原則的適用

等同侵權(quán)將專利保護(hù)的范圍擴(kuò)大到了與專利權(quán)利要求書(shū)中相等同的技術(shù)。對(duì)于等同侵權(quán)判定的主體，《專利審查指南》指出“本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員”，“他知曉發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的現(xiàn)有技術(shù)，具有該技術(shù)領(lǐng)域中普通技術(shù)人員所具有的一般知識(shí)和能力，他的知識(shí)水平隨著時(shí)間的不同而不同。”［1］本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員實(shí)際上只是法律擬定的人。司法實(shí)踐中，法官不可能知曉所有領(lǐng)域的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，他通常會(huì)委托有關(guān)鑒定單位或技術(shù)領(lǐng)域的專家來(lái)作出是否等同的判斷。筆者認(rèn)為有關(guān)鑒定單位或者專家是否以普通技術(shù)人員的角度來(lái)進(jìn)行分析是不得而知的，并且這種鑒定不一定權(quán)威。這使得法官在侵權(quán)判定時(shí)是有一定的自由裁量權(quán)。

目前司法實(shí)踐中采用“全部技術(shù)特征等同”，即將被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)和專利的技術(shù)特征進(jìn)行逐一對(duì)比，這種對(duì)比方式能夠限制專利等同判定導(dǎo)致的權(quán)利范圍的不恰當(dāng)擴(kuò)大。而專利發(fā)展過(guò)程中曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的“整體等同理論”將專利發(fā)明作為一個(gè)整體，不區(qū)分單個(gè)技術(shù)特征，強(qiáng)調(diào)整體的“方法－功能－效果”三一致，過(guò)分的保護(hù)專利權(quán)人的權(quán)利，損壞社會(huì)公眾利益。

關(guān)于等同侵權(quán)判斷的時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，主要有三種理論爭(zhēng)議，分別是專利侵權(quán)日、專利公開(kāi)日和專利申請(qǐng)日。筆者認(rèn)為采用專利侵權(quán)日標(biāo)準(zhǔn)較為合適，因?yàn)檫@種劃分合理的保護(hù)了專利權(quán)人的利益。一方面，它能夠制止專利申請(qǐng)日后侵權(quán)人用非實(shí)質(zhì)性的技術(shù)置換權(quán)利要求中的技術(shù)特征的等同侵權(quán)行為;另一方面，這種以侵權(quán)日為標(biāo)準(zhǔn)比專利申請(qǐng)日具有更強(qiáng)實(shí)際操作性。因?yàn)槿绻笤媾e證證明申請(qǐng)日當(dāng)時(shí)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的知識(shí)水平和認(rèn)知能力，事實(shí)上是不可能做到的，不利于原告主張權(quán)利。

三、等同原則的限制

等同原則將專利權(quán)利保護(hù)的范圍擴(kuò)大到專利權(quán)利要求的范圍之外，為了防止不適當(dāng)?shù)臄U(kuò)大和平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益，有必要對(duì)等同原則進(jìn)行限制，等同原則的限制主要包括禁止反悔原則、現(xiàn)有技術(shù)抗辯原則等。

(一)禁止反悔原則

對(duì)于禁止反悔原則主要有以下幾點(diǎn)問(wèn)題:

首先，專利申請(qǐng)人在專利申請(qǐng)時(shí)即明示了限制承諾或者放棄某些權(quán)利要求，所承諾放棄的技術(shù)內(nèi)容必須對(duì)專利的授予或維持專利權(quán)有效產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性作用。

其次，對(duì)于法院是否應(yīng)該主動(dòng)援引禁止反悔原則，我國(guó)目前司法實(shí)踐中遵循的是“誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證”的原則，由被告提出禁止反悔原則，并提供原告反悔的證據(jù)。筆者認(rèn)為，在侵權(quán)訴訟中，即使被控侵權(quán)人沒(méi)有提出禁止反悔原則，法官作為案件的推動(dòng)者應(yīng)該主動(dòng)根據(jù)已知的事實(shí)作出符合公平正義的判決，這并沒(méi)有破壞法官中立的原則。

第三，禁止反悔是部分禁止。我國(guó)法院采用的是“完全禁止”準(zhǔn)則。筆者認(rèn)為不該采用“完全禁止”準(zhǔn)則，法院應(yīng)該在查明專利權(quán)人基于何種原因放棄或限制了部分專利權(quán)利，如果是為了獲得專利權(quán)而修改部分權(quán)利，應(yīng)該對(duì)該部分權(quán)利適用禁止反悔原則，對(duì)于其他未放棄或未修改的權(quán)利仍然應(yīng)該適用等同原則加以保護(hù)。

(二)現(xiàn)有技術(shù)抗辯

現(xiàn)有技術(shù)抗辯是指在專利侵權(quán)訴訟中由法院直接在訴訟程序中判決侵權(quán)不成立，從而免除其侵權(quán)責(zé)任的一種抗辯原則。現(xiàn)有技術(shù)抗辯適用時(shí)應(yīng)該注意一些問(wèn)題:現(xiàn)有技術(shù)有自由與非自由之分，筆者認(rèn)為非自由現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)該可以用于抗辯。如果不允許被控侵權(quán)人將之作為抗辯理由，相當(dāng)于把這種非自由現(xiàn)有技術(shù)納入了涉案專利權(quán)人專利保護(hù)范圍，不符合公平正義的原則。至于非自由現(xiàn)有技術(shù)真正的專利權(quán)人是否愿意起訴被控侵權(quán)人，則是他個(gè)人意愿，應(yīng)當(dāng)遵守不訴不理的原則。

四、完善我國(guó)等同原則的適用

(一)完善立法

我國(guó)專利法并沒(méi)有關(guān)于等同原則的規(guī)定，而只是在相關(guān)專利司法解釋中有所涉及，但對(duì)于等同原則的適用條件、適用范圍、判斷標(biāo)準(zhǔn)及限制并沒(méi)有詳細(xì)的規(guī)定，這無(wú)疑會(huì)使我國(guó)司法審判法官自由裁量權(quán)大。因此完善立法是必要的，對(duì)于專利等同認(rèn)定的主體、時(shí)間、適用與限制作出一致的標(biāo)準(zhǔn)，這樣在司法實(shí)踐中將有明確的審判標(biāo)準(zhǔn)。

另外，筆者認(rèn)為我們可以基于不同的專業(yè)領(lǐng)域制定不同的等同原則標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)合理把握比如機(jī)械、化工、醫(yī)藥、生物技術(shù)等不同領(lǐng)域的審判經(jīng)驗(yàn)，制定明確的等同原則。

(二)借鑒外國(guó)經(jīng)驗(yàn)，統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)

關(guān)于禁止反悔原則在等同原則中的適用，我們可以借鑒美國(guó)的“彈性禁止原則”取代我們國(guó)家的“完全禁止原則”，合理的、彈性的把握案件的公平公正性。

其次，我們國(guó)家的司法工作人員的審判水平不一致，筆者認(rèn)為有必要統(tǒng)一審判程序，建立統(tǒng)一的專家或鑒定機(jī)構(gòu)。我國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院設(shè)立技術(shù)調(diào)查官，能夠保證案件審理的專業(yè)性和科學(xué)性。

［1］國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局．審查指南［M］．北京:知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2006 (2):162．

D923．42

A

2095－4379－(2016)04－0239－01

陳亞(1990－)，女，漢族，湖南湘潭人，湘潭大學(xué)，法律碩士，研究方向:知識(shí)產(chǎn)權(quán)法。