商標(biāo)反向混淆研究
——以新百倫商標(biāo)權(quán)案為切入點(diǎn)

黃瑩瑩

(廣東財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 廣東 廣州 510000)

商標(biāo)反向混淆研究
——以新百倫商標(biāo)權(quán)案為切入點(diǎn)

黃瑩瑩

(廣東財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院 廣東 廣州 510000)

新百倫商標(biāo)權(quán)案，因其巨額的判決賠償金后改判賠償款成為商標(biāo)侵權(quán)經(jīng)典案例，產(chǎn)生重要的影響。透過對新百倫商標(biāo)權(quán)案的分析，研究如何認(rèn)定商標(biāo)的反向混淆侵權(quán)問題，進(jìn)一步探討反向混淆，并提出認(rèn)定的規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)。

新百倫;反向混淆;商標(biāo)侵權(quán);必要性

據(jù)人民網(wǎng)報道，美國知名運(yùn)動品牌New Balance在國內(nèi)市場遭遇商標(biāo)侵權(quán)訴訟。2015年4月24日，廣州中院作出一審判決。新百倫公司因使用他人已注冊商標(biāo)“新百倫”，構(gòu)成對他人商標(biāo)專用權(quán)侵犯，須賠償對方9800萬元。①其賠償數(shù)額巨大。直至2016年6月23日，備受關(guān)注的新百倫商標(biāo)糾紛案塵埃落定。廣東高院終審判決認(rèn)定新百倫公司構(gòu)成侵權(quán)，但賠償款由一審9800萬元被改判為500萬元，②從而引出了許多關(guān)于商標(biāo)反向混淆侵權(quán)討論。本文從對New Balance商標(biāo)之爭的反向混淆進(jìn)行剖析。

1 反向混淆的概述

1.1 反向混淆的概念及背景

反向混淆，是指消費(fèi)者將在先商標(biāo)所有人提供的商品或者服務(wù)，錯誤地當(dāng)成了在后商標(biāo)所有人的商品或者服務(wù)。實踐中，在后商標(biāo)使用人可能將他人在先注冊的商標(biāo)用作商標(biāo)、商號、商品名稱等商業(yè)標(biāo)識。在1918年，美國法官Holmes就首先提出反向混淆的侵權(quán)類型可以提起訴訟。這是反向混淆的理論依據(jù)。直到1977年，美國聯(lián)邦第十巡回法院關(guān)于BigO案的判決使得反向混淆理論在美國法院系統(tǒng)和專利商標(biāo)局得到接受，奠定其作為商標(biāo)侵權(quán)的法律基礎(chǔ)。

1.2 認(rèn)定反向混淆的必要性分析

1.2.1 保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的需要

在反向混淆中，在后使用人通過對在先權(quán)利人商標(biāo)的使用，使得相關(guān)公眾會誤以為在先權(quán)利人的產(chǎn)品其實來源于在后使用人，或二者之間存在著某種聯(lián)系。消費(fèi)者可能基于在后使用人的良好信譽(yù)，希望獲得其優(yōu)質(zhì)商品，結(jié)果買到在先權(quán)利人質(zhì)次商品，這就造成消費(fèi)者的利益損失，同時增加消費(fèi)者搜索成本和額外的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

1.2.2 有助于制止不正當(dāng)競爭行為

我國實行注冊商標(biāo)制度。為防止大企業(yè)利用其優(yōu)勢市場地位竊取中小企業(yè)合法取得的商標(biāo)，維護(hù)公平競爭市場秩序，規(guī)制反向混淆具有必要性。

1.2.3 公平正義的要求

在商標(biāo)權(quán)權(quán)屬明確的情況下，不能因為商標(biāo)權(quán)人的主體經(jīng)濟(jì)效益不高、規(guī)模較小而不給予等同于經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng)大的主體的保護(hù)水平，這也是符合羅爾斯的第二正義原則。禁止反向混淆行為，保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益，是公平正義的要求。

1.2.4 符合帕累托最優(yōu)效率原則

經(jīng)濟(jì)效率是知識產(chǎn)權(quán)法律所要實現(xiàn)的基本價值，保持現(xiàn)有的商標(biāo)權(quán)屬狀態(tài)就屬于帕累托最優(yōu)。禁止反向混淆最壞的情況就是先使用人的商譽(yù)沒有恢復(fù)，但這樣的結(jié)果不會比禁止反向混淆之前的情況更糟。

1.2.5 明確商標(biāo)的原始取得原則的體現(xiàn)

商標(biāo)作為區(qū)別商品和服務(wù)的標(biāo)志，具有排他性，在各國都是采用先到先得的原則，都需要保障在先權(quán)利人的權(quán)利，有利于維護(hù)商標(biāo)法的公平性和一貫性。

1.2.6 保護(hù)消費(fèi)者和保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的有效手段

在反向混淆情形下，會降低商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)價值，損害商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)，使其逐漸失去其顯著性和獨(dú)特性。

2 認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)反向混淆的原則

在司法實踐中，商標(biāo)反向混淆理論為法院解決紛繁復(fù)雜的商標(biāo)侵權(quán)新問題延伸了視野和空間，而逐漸成為解決商標(biāo)侵權(quán)糾紛的重要理論。

2.1 在后商標(biāo)使用人處于市場強(qiáng)勢地位

由于在后商標(biāo)使用人往往處于市場優(yōu)勢地位，其憑借強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實力和市場支配力進(jìn)行廣泛商業(yè)宣傳，這些都會引起消費(fèi)者對產(chǎn)品產(chǎn)生混淆。

2.2 反向混淆不以主觀惡意為構(gòu)成要件

商標(biāo)反向混淆理論目的在于依法保護(hù)在先商標(biāo)注冊人在市場中的獨(dú)立身份，自主提升自身商譽(yù)的合法權(quán)益。反向混淆案件中，原、被告雙方往往在經(jīng)濟(jì)實力、企業(yè)知名度上相差懸殊。處于強(qiáng)勢地位的在后商標(biāo)使用人在商品上使用他人在先商標(biāo)并不必然出于惡意，也可能系使用之前檢索不善導(dǎo)致。

2.3 反向混淆的損害后果不同于一般混淆

反向混淆產(chǎn)生混淆可能的損害后果在于侵權(quán)人通過大規(guī)模的宣傳促銷活動，導(dǎo)致消費(fèi)者誤將在先商標(biāo)權(quán)人的商品認(rèn)為來源于在后使用人，或認(rèn)為兩者存在某種聯(lián)系。這會造成合法商標(biāo)權(quán)人與注冊商標(biāo)之間的特定聯(lián)系被割裂，商標(biāo)權(quán)人寄予商標(biāo)拓展商業(yè)發(fā)展前景的愿望受到抑制。最終造成商標(biāo)權(quán)人商譽(yù)和企業(yè)身份的淹沒、弱化，造成商標(biāo)權(quán)人權(quán)益受到侵害。

綜上，筆者認(rèn)為本案法院適用反向混淆理論判決New Balance公司承擔(dān)責(zé)任在法理之中，一審的天價賠償?shù)蕉徃呐匈r償在合理的范圍內(nèi)。

3 認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)反向混淆的考慮因素

3.1 在先商標(biāo)應(yīng)是合法、善意注冊的商標(biāo)

首先，在先商標(biāo)應(yīng)是注冊商標(biāo)。由于我國商標(biāo)權(quán)的取得采用注冊原則，如果是未注冊的商標(biāo)，則不會構(gòu)成反向混淆。如果在先商標(biāo)和在后商標(biāo)均未注冊，則在先商標(biāo)的使用在先無法排除在后商標(biāo)使用，在后商標(biāo)使用人若通過自己的經(jīng)營使其商標(biāo)取得了比在先商標(biāo)更大的影響，這種投入應(yīng)當(dāng)受到法律保護(hù)，不構(gòu)成反向混淆侵權(quán)。只有在其為注冊商標(biāo)的前提下，在后商標(biāo)的某些使用才可能構(gòu)成反向混淆。

其次，在先注冊的商標(biāo)應(yīng)是合法、善意的。根據(jù)我國《商標(biāo)法》第7條第1款③第13條第2款④以及第32條⑤的規(guī)定，在先商標(biāo)的注冊應(yīng)當(dāng)符合誠實信用原則，而不是對已注冊商標(biāo)的惡意模仿，更不是對他人商標(biāo)的搶注或竊取。與通常的正向混淆不同，反向混淆案件中，由于在先使用商標(biāo)的商業(yè)強(qiáng)度通常比較弱，因而法官會著重考慮在后使用商標(biāo)的商業(yè)強(qiáng)度以及公眾對在后使用商標(biāo)的熟知程度，以衡量在后使用商標(biāo)所造成的強(qiáng)勢是否會淹沒在先使用商標(biāo)，吸收消費(fèi)者對該商標(biāo)的認(rèn)識。

3.2 在后商標(biāo)使用人主觀過錯

傳統(tǒng)意義上的商標(biāo)混淆理論的視角是以制止搭便車行為為核心的，其主要目的在于防止惡意假冒不發(fā)行為，制止非法利用他人商標(biāo)的欺詐行為。但是，在反向混淆的情形當(dāng)中，在后使用人并不具有利用在先使用人商譽(yù)的意圖，也沒有利用其商譽(yù)的必要，主觀過錯的內(nèi)容體現(xiàn)在其他方面：

一是故意，即在后使用人通過商標(biāo)檢索或其他途徑，明知在先使用人使用某商標(biāo)并享有商標(biāo)權(quán)，仍然使用與之相同或近似的商標(biāo)，意圖將其據(jù)為己有從而為自身的經(jīng)營活動服務(wù)。

二是過失，即在后使用人雖未明知在先商標(biāo)的存在，但并未盡到必要的商標(biāo)檢索或查詢義務(wù)，在未確定是否有在先權(quán)利人的前提下即開始使用商標(biāo)。

在存在過失情形中，由于商標(biāo)注冊信息是面向社會公開的，未盡到必要檢索義務(wù)，本身就構(gòu)成過錯。在后商標(biāo)人負(fù)有注意義務(wù)，要求在其應(yīng)該進(jìn)行必要的商標(biāo)檢索，避免侵犯他人既存的商標(biāo)權(quán)利。當(dāng)然，第二種情形也能轉(zhuǎn)化為第一種情形，當(dāng)在后商標(biāo)人在不知情的情形下不當(dāng)使用，而在先權(quán)利人給予告知，在后使用人無視提醒仍使用，即從從過失轉(zhuǎn)為故意意圖。

3.3 在先商標(biāo)權(quán)利人與在后使用人有過接觸與信息的交流

主要包括以下三種情形：一是在先商標(biāo)權(quán)利人在得知使用行為后，通知在后使用人該商標(biāo)的存在。二是在后商標(biāo)使用人曾積極地與在先商標(biāo)人接觸，謀求商標(biāo)許可。三是其他形式得知在先商標(biāo)的存在與狀態(tài)。如果在后商標(biāo)使用人知曉后仍憑借其經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢對相同或者近似的商標(biāo)進(jìn)行密集的廣告宣傳，可認(rèn)定在后商標(biāo)使用人的主觀惡意。主觀惡意的存在有助于侵權(quán)行為的認(rèn)定，并且對于確定應(yīng)否對在先商標(biāo)權(quán)利人進(jìn)行賠償，以及賠償數(shù)額問題有著重要意義。

3.4 實際混淆程度

無論在正向混淆還是在反向混淆中，權(quán)利主張方都需要提出消費(fèi)者發(fā)生實際混淆的證據(jù)，因而有多少產(chǎn)生了混淆的消費(fèi)者數(shù)量比例才能證明存在混淆。一般美國法院認(rèn)為，11%-49%都可以被認(rèn)為存在混淆。

3.5 在后使用人的意圖

這里的意圖并不是指在后使用者要搭便車或借助在先使用者商譽(yù)的意圖，而是指在后使用者要使市場飽和而覆蓋在先使用者名聲的意圖。

4 余論

從鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的New Balance商標(biāo)之爭，由賠償9800萬改判500萬元，結(jié)局也是峰回路轉(zhuǎn)，反思此案所涉及法律問題就會發(fā)現(xiàn)，中國現(xiàn)行商標(biāo)法理論存在著一定缺陷，以至于法理判定依據(jù)與社會大眾的普遍認(rèn)識存在不少差異。此案引發(fā)的熱議定能促進(jìn)更為詳盡的司法解釋出臺。因此，有必要以明確反向混淆的分析原則和分析方法，完善相關(guān)舉證責(zé)任分配、賠償問題，使商標(biāo)法更加切實有效地實行。

注釋：

① http://leaders.people.com.cn/n/2015/0429/c58278-26920994.html，2016年3月2日訪問

② http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2016-06/23/content_6686052.htm，2016年 6月24日訪問

③ 我國《商標(biāo)法》第7條第1款：“申請注冊和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。”

④ 我國《商標(biāo)法》第13條第2款：“就相同或類似商品申請注冊的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用。

⑤ 我國《商標(biāo)法》第32條：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”

黃瑩瑩(1990-)，女，廣東潮州人，廣東財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院14級經(jīng)濟(jì)法研究生，研究方向：經(jīng)濟(jì)法。

D923.43

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1672-5832(2016)07-0220-02