預料不到的技術效果在發明專利創造性判斷中的法律適用

趙煒楠

預料不到的技術效果在發明專利創造性判斷中的法律適用

趙煒楠?

發明取得了預料不到的技術效果，是發明具備創造性的充分條件，但不是發明具備創造性的必要條件，其在醫藥化學類發明專利及申請的創造性判斷中獲得了廣泛的法律適用。發明取得了預料不到的技術效果，具有兩個構成要件：相對于最接近的現有技術而言存在特定的技術效果，上述特定的技術效果達到預想不到的程度。所謂“特定的技術效果達到預想不到的程度”，是指該技術效果不是通過合理邏輯推導出來的。同時，該判斷標準與“發明克服技術偏見”“發明在商業上獲得成功”等標準具有一定競合。

創造性 突出的實質性特點和顯著的進步 預料不到的技術效果 預想不到的程度

作為專利創造性判斷的輔助性考慮因素，發明取得了預料不到的技術效果，是發明具備創造性的充分條件，但不是發明具備創造性的必要條件。根據《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章的規定，發明取得了預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生“質” 的變化，具有新的性能；或者產生“量” 的變化， 超出人們預期的想象。這種“質”的或者“量” 的變化，對所屬技術領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發明產生了預料不到的技術效果時，一方面說明發明具有顯著的進步，同時也反映出發明的技術方案是非顯而易見的，具有突出的實質性特點，該發明具備創造性?？梢?，雖然發明取得了預料不到的技術效果是從技術效果的角度進行考量，涉及發明“取得顯著的進步”，但是我國專利審查規則仍然將其作為具有“突出的實質性特點”的重要判斷因素，從而將其作為具備創造性的充分條件。①張鵬.專利授權確權制度原理與實務[M].北京：知識產權出版社，2012：49-52.

一、“預料不到的技術效果”法律適用的實證研究

“預料不到的技術效果”作為專利創造性判斷的輔助審查標準，在專利審查中尤其是涉及醫藥化學類發明專利及申請的創造性判斷中獲得了廣泛的法律適用。例如，在“一種胰島素的制備方法”發明專利無效宣告請求案②參見國家知識產權局專利復審委員會第29033號無效宣告請求書。中，權利要求1涉及一種胰島素的制備方法，其包括以下步驟:（1）獲得正確構象的胰島素原或胰島素前體；（2）使用胰蛋白酶酶切步驟1的胰島素原或胰島素前體；（3）純化步驟2的酶切產物；（4）使用羧肽酶B酶切步驟3的純化產物；（5）使用陽離子交換層析純化步驟4的酶切產物；（6）使用HPLC精純步驟（5）的酶切產物；其中所述胰島素為A、B鏈羧端氨基酸選自非堿性氨基酸的人胰島素或胰島素類似物或胰島素衍生物。

無效宣告請求人認為，證據1公開了一種胰島素生產方法，權利要求1與證據1的區別在于:在使用HPLC純化羧肽酶B酶切產物之前先使用陽離子交換層析進行純化。該申請實際要解決的技術問題是如何提高羧肽酶B酶切產物的純度。然而，證據2公開了使用胰蛋白酶和羧肽酶B對甘賴脯胰島素原進行酶切轉化獲得有正確構象的甘賴脯胰島素，然后經陽離子交換層析純化（純度在90%以上），再經反相高壓液相層析獲得純度達到99.77%的甘賴脯胰島素，該技術手段在證據2中所起作用與其在該專利中所起的作用均是用于胰島素原羧肽酶B酶切產物的純化?？梢?，證據2給出了用陽離子交換層析純化胰島素原羧肽酶B酶切產物，再用HPLC進一步精純以得到更高純度人胰島素產物的技術啟示，因此，權利要求1相對于證據1與證據2的結合不具備創造性。

在無效宣告程序中，專利權人修改了權利要求，修改后的權利要求1為:“一種胰島素的制備方法，包括以下步驟:（1）獲得正確構象的胰島素原或胰島素前體；（2）使用胰蛋白酶酶切步驟1的胰島素原或胰島素前體；（3）純化步驟2的酶切產物；（4）使用羧肽酶B酶切步驟3的純化產物；（5）使用陽離子交換層析純化步驟4的酶切產物；（6）使用HPLC精純步驟5的酶切產物；其中所述胰島素為A、B鏈羧端氨基酸選自非堿性氨基酸的人胰島素或胰島素類似物或胰島素衍生物；所述步驟（3）中的純化步驟選自陽離子交換層析?！?/p>

專利權人認為，權利要求1與證據1的區別在于，權利要求1所述方法通過兩步層析純化胰島素，即在胰蛋白酶酶切后進行一次陽離子交換層析，在用羧肽酶B酶切之后，用HPLC精純之前，再使用陽離子交換層析進行一次純化；而證據1僅在胰蛋白酶酶切后進行一次陽離子交換層析，在羧肽酶B酶切后直接進入HPLC精純。本專利實際解決的技術問題是如何提高胰島素終產品的純度。然而，證據2所述方法是將胰島素原同時用胰蛋白酶和羧肽酶B酶切，酶切后僅使用一次陽離子交換層析純化，并不涉及通過兩步陽離子交換層析純化胰島素，其層析后的純度僅有90%，也表明一次陽離子交換層析的純化效果很低。此外，證據2中陽離子交換層析步驟的作用屬于初步純化，主要用于去除胰蛋白酶的酶切副產物和主要大雜質，對Arg（B31）-胰島素前體沒有針對性，也不能徹底去除與Arg（B31）-胰島素前體具有相同洗脫時間的微量雜質，可見，其與權利要求步驟5中陽離子交換層析的作用并不相同。而且證據2并沒有給出在初步純化后再使用陽離子交換層析能去除與Arg（B31）-胰島素前體具有相同洗脫時間的微量雜質，提高HPLC純化效率以及回收率的技術啟示，其也不屬于本領域的公知常識。因此，現有技術并沒有給出在胰蛋白酶和羧肽酶B分步酶切后分別進行兩次陽離子交換層析純化的技術啟示。另外，權利要求1所述技術方案能夠徹底去除未與羧肽酶B反應的胰島素前體，使最終胰島素純品的純度在99.85%～99.86%（實施例2、4、6），與采用陰離子交換層析等進行第一次純化再經過陽離子交換層析進行第二次純化的方法（實施例1、3、5）相比純度更高；而且，采用兩次陽離子交換層析的實施例2明顯去除了實施例1和3中與目標胰島素相近的保留時間為19分鐘左右的雜質峰，可見兩步層析能去除絕大部分酶切副產物和雜質，降低HPLC純化負擔，提高HPLC純化效率，實現高回收率的工業化生產，并且能延長HPLC純化柱的使用壽命。

專利復審委員會經審查認為，權利要求1請求保護一種胰島素的制備方法，根據該專利說明書記載的技術效果可知，該專利的最終胰島素純品的純度能達到99.7%以上。證據1公開了胰島素的生產方法，并具體公開了如下步驟:獲得正確折疊的hGH-小胰島素原融合蛋白（即權利要求1所述正確構象的胰島素原或胰島素前體），用胰蛋白酶消化分離的正確折疊的hGH-小胰島素原融合蛋白，以形成正確折疊的Arg（B31）-人胰島素，通過陽離子交換層析將Arg（B31）-人胰島素純化為至少90%的純度，然后用羧肽酶B消化已純化的Arg（B31）-人胰島素，以形成正確折疊的人胰島素，然后再通過反相HPLC純化（參見說明書第22～25頁實施例）。權利要求1與證據1相比，區別在于:權利要求1所述方法在羧肽酶B酶切步驟和HPLC精純步驟之間增加了陽離子交換層析純化步驟，即權利要求1所述步驟（5）；而證據1在羧肽酶B酶切后直接進入HPLC精純?；谏鲜鰠^別技術特征和該專利說明書記載的技術效果可知，該專利權利要求1的技術方案實際解決的技術問題是提高胰島素終產品的純度。

證據2公開了甘賴脯胰島素（GlyA21-LysB28-ProB29人胰島素）的純化方法，并具體公開了如下步驟:獲得正確構象的甘賴脯胰島素原，分別加入胰蛋白酶和羧肽酶B，得到有正確構象的甘賴脯胰島素，然后經陽離子交換層析（CM）純化（純度在90%以上），再經反相HPLC純化，純度達到99.77%，符合國內外藥典重組人胰島素項下的標準要求（參見說明書第6頁第1～4段），即證據2也涉及胰島素的純化方法，其公開了在經兩種酶（胰蛋白酶和羧肽酶B）的酶切之后，將所獲胰島素在進行HPLC步驟前，先進行陽離子交換層析步驟。證據2教導了對于胰島素原經胰蛋白酶和羧肽酶B酶切處理后的酶切混合物，采用陽離子交換層析結合后續HPLC的純化方式可以顯著提高胰島素產物的純度進而滿足國內外對胰島素應用的純度要求。對本領域技術人員而言，已經知曉胰島素原需要經兩種酶酶切處理后才能轉化形成胰島素，胰蛋白酶酶切得到B鏈羧基末端帶有堿性氨基酸精氨酸的Arg（B31）-胰島素，羧肽酶B用于去除Arg（B31）-胰島素羧基末端的精氨酸，胰蛋白酶和羧肽酶B針對的酶切位點是本領域公知的，根據具體酶切位點可以確定酶切后的目標產物和雜質，因而，本領域技術人員可以確定證據2中陽離子交換層析純化步驟與該專利權利要求1步驟（5）中羧肽酶B酶切后的陽離子交換層析針對的目標產物均是經兩種酶酶切后的胰島素，二者層析對象的區別僅是證據2所述陽離子交換層析純化前的混合物中包含了兩種酶酶切的產物。由于證據2教導了對于胰島素原經胰蛋白酶和羧肽酶B酶切處理后的酶切混合物，采用陽離子交換層析結合后續HPLC的純化方式可以顯著提高胰島素產物的純度進而滿足國內外對胰島素應用的純度要求，在此基礎上，本領域技術人員容易想到在證據1所述方法的羧肽酶B酶切步驟之后采用陽離子交換層析結合HPLC的純化方式，而且根據證據1和2的描述，兩步酶切的產物均適用陽離子交換層析純化，末端堿性氨基酸的去除會影響兩次酶切產物之間的電荷變化，所產生的電荷差異會導致兩者在離子交換層析柱上的遷移速度發生變化，進而通過控制洗脫體積和梯度得到有效的分離，可見，提高胰島素產物純度的技術效果也是本領域技術人員可以合理預期的。因此，權利要求1相對于證據1～2的結合不具備創造性。

二、“預料不到的技術效果”法律適用的比較研究

歐洲專利局專利審查指南將“預料不到的技術效果”作為創造性判斷的輔助審查標準，可以作為是否具備創造性的考慮因素。同時，“預料不到的技術效果”的主要判斷標準是，帶來這種預料不到技術效果的特征選擇不是一種必然的趨勢。在歐洲專利局專利審查指南中對于該情形給出了一個實例，即由于缺乏可選替代要素而造成一種“獨木橋”的情形，此時不能構成“預料不到的技術效果”。亦即，如果所屬技術領域的技術人員考慮到現有技術的情況，獲得落入權利要求范圍內的某些特征已經是顯而易見的，例如由于缺乏可選替代要素而造成一種“獨木橋”的情形，這時預料不到的技術效果僅僅是一種獎勵式的效果，它并不賦予所要求保護的主題以創造性。③Guidelines for examination, in the EPO, 2005, Part C, IV-28, 9.10.3.

在歐洲專利局法律實踐中，“預料不到的技術效果”判斷的關鍵是技術效果的認定。亦即，在預料不到的技術效果的判斷中，將哪些技術效果加以認定對于創造性的判斷是至關重要的。歐洲專利局申訴委員會在決定中指出，該涉案專利的權利要求1 保護一種阻燃劑聚酯組合物，所述組合物在具有好的拉伸強度、破裂伸長和熱穩定性的同時還表現出好的抗白化性質。申訴人爭辯，基于對比文件2 的教導，解決白化問題已經是顯而易見的，因此其他物理性質的提高，不能被認為是具備創造性的依據。但是歐洲專利局申訴委員會不贊成這種觀點。歐洲專利局申訴委員會認為，所屬技術領域的技術人員應該全面考慮所有的技術效果，衡量它們在相關的技術和應用上的重要性，不能基于細枝末節的或者根本不相關的技術效果來確定發明所解決的技術問題，這就違背了對于預料不到的技術效果進行限制的初衷。判斷哪個技術效果是關鍵的，哪個僅僅是偶然的，實際的方法是在所提供的情形下考慮這些效果相關的技術和應用上的重要性。盡管解決白化問題相對于現有技術是顯而易見的，但是申訴委員會無法接受任何其他物理性質（例如拉伸強度、破裂伸長和熱穩定性）的提高不構成預料不到技術效果的考慮因素。因為從所述組合物的整體性能來看，拉伸強度、破裂伸長和熱穩定性至少和抗白化性質同等重要，因此任何上述性質的提高不能被認為僅僅是一種偶然而不加以考慮。④T227/899號判例[EB/OL].[2017-01-04].http：//legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t890227eu1.htm.

日本專利審查指南規定，雖然印證發明和發明申請的技術方案非常相近，或者發明申請由多個引證發明結合形成，本領域技術人員能夠容易地作出發明申請，但如果本領域技術人員不能預料到發明申請相對于引證發明能夠取得性質上完全不同或者性質上雖然相同但數量上很突出的有益技術效果，也可以認定具備創造性。⑤石必勝.專利創造性研究[M].北京：知識產權出版社，2012：353.

三、“預料不到的技術效果”的構成要件

立足我國法律規定，結合國際比較經驗，對于預料不到技術效果的認定而言，包含兩個構成要件:相對于最接近的現有技術而言存在特定的技術效果，上述特定的技術效果達到預想不到的程度。其中，所謂“特定的技術效果達到預想不到的程度”，是指該技術效果不是通過合理邏輯推導出來的。同時，該判斷標準與“發明克服技術偏見”“發明在商業上獲得成功”等標準具有一定競合。

一方面，在“相對于最接近的現有技術而言存在特定的技術效果”的判斷中，需要檢索到涉案專利的最接近的現有技術，然后分析涉案專利與最接近的現有技術之間的區別技術特征，最后分析上述區別技術特征使得涉案專利的技術方案具備哪些技術效果。亦即，涉案專利相對于最接近的現有技術而言存在的技術效果應當是由于涉案專利與最接近的現有技術之間的區別技術特征直接導致的。并且，帶來這種預料不到的技術效果的特征的選擇不是一種必然的趨勢。

例如，在“點電焊機焊頭夾”發明專利無效糾紛案⑥參見國家知識產權局專利復審委員會第29564號無效宣告請求審查決定。中，涉案專利是一種點電焊機焊頭夾，證據1沒有公開連接螺絲、絕緣連接套、絕緣定位銷、凸起、凹槽、連接螺絲上套有的絕緣套，因此與之相關的技術特征尤其是“一夾塊（lb）后部內側有一凸起（12），另一夾塊（la）有一與該凸起相配合的凹槽（13），焊頭夾上用于安裝連接套（2）的圓孔（15）就位于該凸起處；有一連接螺絲（5b）從外側面穿過帶凸起的夾塊（lb），頂住連接套（2），另一連接螺絲（5a）從外側面穿過另一夾塊（la）擰于凸起（12）上”沒有被證據1公開。基于上述區別，該專利相對于證據1實際要解決的技術問題是如何使得點電焊機的夾持塊可靠定位、易于安裝。證據2僅公開了在夾持裝置中設置定位銷，但不是涉及“點電焊機的焊頭夾”，也沒有公開連接螺絲、絕緣連接套、凸起、凹槽、“連接螺絲上套有的絕緣套”。而該專利的改進點之一是將兩夾塊中的一個夾塊設置凸起、另一夾塊設置對應的凹槽，并在凸起中設置圓孔以安放絕緣連接套。由此，改變了背景技術中現有的夾塊結構和絕緣連接套的設置位置。通過在一個夾塊形成的凸起部形成安裝絕緣連接套的圓孔，該專利取得了有益的技術效果，能夠省去現有技術的金屬環，使結構簡化、易于加工和安裝。對此，證據1、2均未公開，也沒有給出技術啟示，專利復審委員會認為這些技術特征為涉案專利帶來了預料不到的技術效果，權利要求1具備創造性。

另一方面，在“特定的技術效果達到預想不到的程度”的判斷中，需要判斷涉案專利相對于最接近的現有技術而言存在的技術效果所達到的程度，上述技術效果需要達到預想不到的程度。所謂“預想不到的程度”，是指上述技術效果不是通過合理邏輯推導出來的。例如，在本文所引述的案例中，所屬技術領域的技術人員容易想到在證據1所述方法的羧肽酶B酶切步驟之后采用陽離子交換層析結合HPLC的純化方式，而且根據證據1和2的描述，兩步酶切的產物均適用陽離子交換層析純化，末端堿性氨基酸的去除會影響兩次酶切產物之間的電荷變化，所產生的電荷差異會導致兩者在離子交換層析柱上的遷移速度發生變化，進而通過控制洗脫體積和梯度得到有效的分離，可見，提高胰島素產物純度的技術效果也是所屬技術領域的技術人員可以合理預期的，從而沒有達到“預想不到的程度”。

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