淺談實質審查中本領域重要申請人追蹤檢索策略的應用

姜 平李定遠

淺談實質審查中本領域重要申請人追蹤檢索策略的應用

姜 平?李定遠?

當發明專利申請的權利要求針對裝置或設備的結構特征進行較細的限定，且描述其結構特征的術語均為本領域的常規術語時，因為很難有效地提取基本檢索要素，若采用常規檢索策略會引入較大的噪聲，不易在有限的時間內檢索出有效的X/Y類對比文件。此時，應根據實際檢索過程不斷調整并修正檢索策略，靈活且適當地應用本領域重要申請人追蹤檢索策略，往往會取得預料不到的效果。

發明檢索追蹤策略申請人

一、引 言

一項發明創造從提出專利申請到被授予專利權需要經過多個審查程序和事務處理程序。審查一般分為初步審查和實質審查兩類，初步審查是對專利申請文件以及專利申請手續是否符合《專利法》及其實施細則的規定的審查；而實質審查是對要求獲得專利保護的發明創造是否具備《專利法》第22條規定的新穎性、創造性和實用性為主要審查內容的專利性條件的審查。①田力普等.發明專利審查基礎教程·審查分冊［M］2版.北京：知識產權出版社，2012：11.實質審查是發明專利審查的主要審查階段，對發明專利申請進行實質審查的目的在于確定發明專利申請是否能夠被授予專利權；而判斷一件發明申請相對現有技術是否具有新穎性和創造性最為關鍵的一步則是檢索與發明主題密切相關的現有技術。②③ 田力普等.發明專利審查基礎教程·檢索分冊［M］.修訂版.北京：知識產權出版社，2012：73，95-97.

在實質審查檢索過程中，一般專利數據庫檢索常用的檢索策略包括:簡單檢索、塊檢索以及追蹤檢索三種檢索策略。一般情況下，簡單檢索策略注重于檢索的快速性，常用于了解發明的現有技術狀況，查找到合適的分類號和初步檢索；塊檢索策略的組合方式有并列式塊組合和漸進式塊組合兩種方式，根據塊組合方式的不同，塊檢索進一步分為并列式塊檢索和漸進式塊檢索兩種檢索策略；追蹤檢索包括發明人追蹤、申請人追蹤和引用文件/被引用文件追蹤。③一般情況下，只需使用簡單檢索策略或者兩種塊檢索的檢索策略，即可檢索到相關發明專利申請所要保護的技術方案的有效X/Y類對比文件。但在某些特殊情況之下，特別是當發明專利申請的權利要求針對裝置或設備的結構特征進行較細的限定，且描述其結構特征的術語均為本領域的常規術語時，因為很難有效地提取出基本檢索要素，若采用常規檢索策略會引入較大的噪聲，不易在有限的時間內檢索出有效的X/Y類對比文件。此時，應根據實際檢索過程不斷修正檢索策略，靈活且適當地應用追蹤檢索策略中的本領域重要申請人追蹤檢索策略，往往會取得預料不到的效果。下面，筆者將結合自己實際審查過的案件，對如何應用本領域重要申請人追蹤檢索策略進行初步探討。

二、案例探討

1.關于申請號為201410186287.1的發明專利的檢索

申請號為201410186287.1的發明專利涉及一種自動濕水膠紙機，經過對發明專利申請文件的全面閱讀、理解之后，筆者確定該發明專利申請請求保護的是一種能自動濕水并分發膠帶的膠帶分發機；此外，該發明專利申請的權利要求所記載的技術方案，基本由機架、左側板、右側板、上蓋板、下板等本領域中的常規術語所限定的技術特征構成，通過這些技術特征不能明顯地提取檢索要素，若只是簡單地使用這類常規術語進行檢索，將會引入極大的噪聲，給實質審查檢索帶來較大的麻煩。

經核對，初審給出的主分類號B65H 37/00所代表的意思是:裝有完成特定輔助操作裝置的物件或條材發送裝置，基本表達了該發明專利所要求保護的裝置的特性。在確定了分類號基本正確后，開始在中英文專利摘要庫（CNABS、DWPI、SIPOABS或VEN）中進行初步檢索，但是未能發現有效的X/Y類文獻，經過對初步檢索結果的分析，發現初審員給出的分類號并沒有很好地表達出該裝置的作用或者功能，加上基本檢索要素不好提取，檢索工作困難不小。經過初步檢索，雖然未能發現有效的X/Y類文獻，但發現E系統案件信息中未標記的R文件（申請號: 201420226343.5），在對R文件進行核對的時候發現該實用新型專利于2015年3月10日提出過實用新型專利權評價報告請求書，并于2015年4月16日對其發出了實用新型專利權評價報告，附7篇A類文獻，作出的結論是該實用新型具備新穎性和創造性。

至此，筆者已打算終止檢索，但突然想起其是國內公司申請，而自動化包裝機械國外起步較早，自動化程度較高，遂決定對該類型產品進行互聯網信息檢索摸底，以確定該領域有哪些重要申請人。借助百度搜索引擎，筆者檢索發現一家美國公司在中國區設有代理機構，且能查詢到其品牌名為Marsh的產品的部分相關信息；緊接著，對申請人華聯機械集團的產品進行摸底，進入其官網，對展示的產品信息進行篩選，經過初步比對發現美國Marsh牌產品與華聯機械集團的某一系列產品外形及構造十分接近，考慮到國外知識產權起步較早，決定對Marsh自動膠帶分發機的生產廠家馬什公司（The Marsh Stencil Machine，CO.，）的發明專利申請進行追蹤檢索。在VEN庫中鍵入檢索式/PA Marsh Stencil，命中54篇專利文獻，對其進行瀏覽，得到對比文件1（US2845266A）及對比文件2（GB690346A）。通過瀏覽對比文件1及對比文件2后，發現該發明申請的更為準確的分類號應該為B65H 35/07。得到該分類號后，經核對，其代表的含義是:從或帶有刀片的膠粘帶發放裝置，其準確地表達了申請號為201410186287.1的發明專利所請求保護的裝置。于是，使用該分類號結合相關的關鍵詞進行檢索，亦可快速得到上述對比文件1及對比文件2。上述對比文件1為權利要求1、4～6的X類對比文件，權利要求2～3的Y類對比文件，對比文件2為權利要求2～3的Y類對比文獻。

筆者采用對比文件1、對比文件2對該發明專利進行了新穎性及創造性評述，指出其權利要求1的技術方案不具備《專利法》第22條第2款規定的新穎性，權利要求2～6不具備《專利法》第22條第3款規定的創造性。目前，該申請已進入發明專利實質審查的逾期視撤程序。

2.關于申請號為201410851249.3的發明專利的檢索

申請號為201410851249.3的發明專利涉及一種工作于物料上方的糾偏框架，經過對發明專利申請文件的全面閱讀、理解之后，確定該發明實質請求的是一種用于柔性片材的糾偏擺架。同申請號為201410186287.1的發明專利一樣，該發明專利申請的權利要求所記載的技術方案，基本由本領域中的常規術語所限定的技術特征構成，通過這些技術特征不能明顯地提取檢索要素，若只是簡單地使用這類常規術語進行檢索，亦會引入極大的噪聲，給實質審查檢索帶來較大的麻煩。

受之前案件的啟發，筆者決定對其所涉及的領域的重要申請人進行追蹤檢索。與申請號為201410851249.3的發明專利的檢索過程相似，先對該類型產品進行互聯網信息檢索摸底。借助百度搜索引擎，筆者檢索發現一家名為美塞斯國際集團（Maxcess International，Inc.，）的美國公司在中國區設有代理機構，其名為FIFE的糾偏系統在中國占有很大的市場份額，且能查詢到該糾偏系統的部分產品信息。遂決定對其生產廠家美塞斯國際集團的發明專利申請進行追蹤檢索。在VEN庫中鍵入檢索式/PA MAXCESS，命中38篇專利文獻，對其進行瀏覽后，得到對比文件1（CN102351111A），該對比文件1為權利要求1～2的X類對比文件。

筆者采用對比文件1對該發明專利進行了創造性評述，指出其權利要求1～2不具備《專利法》第22條第3款規定的創造性。目前，該申請案情走向為駁回。

三、結 語

發明專利申請的權利要求針對裝置或設備的結構特征進行較細的限定，且描述其結構特征的術語均為本領域的常規術語時，因為較難有效地提取出基本檢索要素，且基本檢索要素的關鍵詞及其擴展過于常規，若采用常規檢索策略會引入較大的噪聲，不易在短時間內檢索出有效的對比文件。當在采用常規的檢索策略進行檢索后，仍沒能發現有效的X/Y類對比文件時，應根據發明專利申請所限定的具體裝置或設備，通過互聯網搜索引擎確認其領域內是否有重要的申請人、產品制造商或者在華代理商，然后靈活且適當地應用本領域重要申請人追蹤檢索策略，往往會取得預料不到的效果。

此外，結合上述兩個實際實審案例的檢索，筆者對實審檢索有如下拋磚引玉的思考。

（1）因初審側重于對專利申請文件以及專利申請手續是否符合《專利法》及其實施細則的其他規定的審查，其對發明創造的具體技術方案的理解較為淺顯。初審給出的分類號準確性有限，若不對分類號進行重新核對，往往會導致檢索方向偏離。因此，檢索前應通過查詢器對分類號是否準確進行再確認，之后再行檢索，可事半功倍。

（2）應根據實際檢索過程不斷調整并修正自身的檢索策略，靈活且適當地應用本領域重要申請人追蹤檢索策略。

（3）有同族專利檢索結果的，或者存在專利權評價報告的，可作為參考，但切忌迷信其檢索結果，應進一步進行檢索確認，以免漏檢，給專利權的穩定性帶來不必要的隱患。

國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心。