真假“三五”商標的八年訟爭

戚劍

“三五”商標，是上海鐘廠20世紀70年代注冊的品牌商標。2008年，與其極其神似的產品在市場銷售，次年疑似仿冒的新“三五”商標又獲準注冊。為了維護自身權益，上海鐘廠歷經八年之久，輾轉十多次到國家商標評審委員會（以下簡稱“商評委”）、商標局及北京、上海、常州、洛陽四地法院和工商部門反復申訴和訴訟維權，終于討回了公道……

疑似山寨，新老“三五”商標八年纏斗

“三五”商標是由標著“5”字的三個圓圈呈金字塔形疊加而成，由中國上海鐘廠于1979年注冊，核定使用商品為鐘。2003年5月商標注冊人變更為上海鐘廠，經續展商標專用權至2023年2月止。“三五”商標曾獲“木鐘國家銀質獎”等多項榮譽，在全國鐘表市場有較高知名度。

2008年，上海鐘廠發現個體經營鐘表業務的江蘇常州人趙宇陽仿冒自己的石英鐘，遂向上海市楊浦區法院提起商標侵權之訴。10月，經楊浦區法院調解，雙方達成由趙宇陽停止侵權并賠償上海鐘廠損失2萬元的協議。2008年3月，經上海鐘廠申請，洛陽市工商局洛龍分局對銷售趙宇陽仿冒石英鐘的經銷商，作出責令停止侵權行為、沒收侵權物品、罰款5000元的行政處罰。就這樣，在雙方首輪較量中上海鐘廠勝出，但真正的纏斗才剛剛開始。

直接仿冒不行，那注冊個類似的商標不就行了嗎？趙宇陽說到做到。2009年11月，由趙宇陽申請的新“三五”商標核準注冊，二者的區別是老“三五”商標黑底白字，新“三五”商標白底黑字。2010年至2011年間，趙宇陽與上海好大鐘表有限公司（以下簡稱“好大公司”）、常州康霸星鐘表制造廠（以下簡稱“康霸星鐘廠”）等多家企業簽訂商標使用許可合同。

趙宇陽的注冊和授權使用引起了上海鐘廠的關注，因新“三五”商標疑似侵權，2010年3月，上海鐘廠向商評委對新“三五”商標提出爭議申請。2013年11月，商評委認定上海鐘廠爭議成立，對新“三五”商標予以撤銷。趙宇陽不服，向北京一中院提起行政訴訟。北京一中院經審理認為，新老“三五”商標中數字排列順序、構圖及整體視覺效果相似，二者使用在鐘、表等相同或類似商品上容易混淆，遂判決維持商評委的裁定。趙宇陽仍不服，向北京高院上訴，北京市高級人民法院于2015年6月判決維持一審判決。經上海鐘廠申請，2015年7月，國家商標局2015第26期總1463期第11872頁宣告新“三五”商標無效。

好不容易注冊成功的商標就這樣被撤銷了，趙宇陽很不服氣，決定在老“三五”商標身上挑挑刺。趙宇陽通過調查發現上海鐘廠也有個硬傷，就是連續三年未使用老“三五”商標，符合國家法律應予撤銷的規定。這邊新“三五”商標的官司還沒打完，趙宇陽再次舉起申訴和訴訟大旗，于2014年以連續三年不使用為由，申請撤銷老“三五”商標，商評委經審查認定上海鐘廠未對老“三五”商標進行有效的商業使用，遂作出撤銷老“三五”商標的復審決定。

至此，雙方甫一交鋒便兩敗俱傷，新老“三五”商標同時被撤銷。上海鐘廠自然不服，再次祭起訴訟大旗，與趙宇陽鏖戰到底。此案經北京一中院、北京高院二審審理，最終認定上海鐘廠在指定期間內對老“三五”商標進行了真實有效的商業使用，撤銷了商評委商標撤銷復審決定。就這樣，新老商標的纏斗以老“三五”消滅新“三五”告終，上海鐘廠贏下纏斗次局，也是關鍵之局。

秋后算賬，真假“三五”法庭激辯

艱難打完商標權爭訟，真假“李逵”都現形了。上海鐘廠決定對趙宇陽進行秋后算賬。2015年12月，上海鐘廠以趙宇陽及其開辦的康霸星鐘廠、好大公司為被告，向江蘇省常州市武進區人民法院提起侵害商標權訴訟，請求判令三被告立即停止侵害老“三五”商標專用權、在《常州日報》上刊登啟事消除影響、賠償上海鐘廠長經濟損失20萬元。

據上海鐘廠稱，由趙宇陽實際經營的康霸星鐘廠自2006年3月以來，分別與全國七家批發商簽訂銷售新“三五”鐘表系列產品的經銷合同，銷售區域包括安慶、錦州、哈爾濱等全國十多個城市，2014年開票計20萬余元。被告好大公司銷售區域包括唐山、南昌等十多個城市，2013年11月至2014年3月間開票計22萬余元。

庭審中雙方圍繞趙宇陽的商標授權使用是否侵權展開了激烈的唇槍舌劍。上海鐘廠稱，老“三五”商標具有較高的知名度和商業信譽，曾被評為多項大獎。趙宇陽授權好大公司及關聯企業生產銷售標有新“三五”商標的鐘表，因該商標已于2013年被商評委撤銷，于2015年被國家工商行政管理總局宣告該注冊商標無效，在此情形下的使用和授權使用即為侵權。上海鐘廠認為，在過去長達八年的時間內，由于趙宇陽的原因，全國有60多家商鋪銷售涉案新“三五”商標鐘表商品，每年銷售金額在50萬元以上，故趙宇陽的授權使用行為構成侵權。

趙宇陽等三被告辯稱，新“三五”商標于2009年8月獲準注冊，至2015年7月被宣告無效。按照商標法規定，宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告之前已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有溯及力，故趙宇陽在2015年7月前的授權使用行為是合法的，且上海鐘廠提供的證據不能證明趙宇陽等三被告在2015年7月后有侵犯原告商標權的行為。

趙宇陽等三被告同時指出，趙宇陽在申請注冊新“三五”商標時沒有侵權的故意，上海鐘廠也未能提交證據證明其存在故意，商標局在2009年8月頒發該商標注冊證說明這兩個商標并不相似。申請商標注冊是權利人的權利，趙宇陽申請注冊時不具有侵權主觀惡意，且上海鐘廠沒有證據證明被告惡意注冊、使用商標，被告申請注冊商標系其正當權利，并未侵權。

析法釋理，攀附名表涉嫌侵權

武進區法院經審理認為，原告上海鐘廠系老“三五”商標權人，老“三五”商標具有較高的知名度和商譽，其注冊商標專用權應予保護。雖然新“三五”商標注冊后被宣告無效，但趙宇陽申請注冊、使用新“三五”商標具有攀附上海鐘廠商標的故意，且持續時間長、范圍廣，應認定構成侵權。根據雙方的訴辯意見，法院歸納爭議焦點為，被告應否對新“三五”商標注冊期間的行為向原告承擔賠償責任。

首先，趙宇陽注冊商標具有攀附的故意。原告老“三五”商標具有較高的知名度，趙宇陽作為同行業經營者已因侵權行為多次向原告賠償損失，且其在明知老“三五”商標具有較高知名度的情況下，申請注冊新“三五”商標，與老“三五”商標在數字構圖、排列順序及整體視覺效果上都極為近似，具有明顯攀附原告商標的故意。

其次，被告趙宇陽申請注冊新“三五”商標至被商評委撤銷、北京兩級法院判決維持及商標局公告無效期間，被告趙宇陽、趙宇陽為負責人的康霸星鐘廠持續授權他人使用該商標，趙宇陽為法定代表人的好大公司也在此期間生產、銷售新“三五”商標商品。2013年11月商評委已裁定爭議新“三五”商標予以撤銷，被告并未及時中止使用行為，且被告使用新“三五”商標時間長、范圍廣，對原告造成了實質損害。

再次，商標被宣告無效視為自始無效，三被告均應對其惡意行為造成原告的損失承擔賠償責任。趙宇陽系新“三五”商標注冊人、康霸星鐘廠負責人、好大公司法定代表人。趙宇陽作為商標注冊人對其使用及授權使用具有侵權故意，應承擔相應賠償責任。

本案中，因原告未能說明自己遭受的實際損失，被告的獲利亦無法查清，故法院酌情損失為10萬元。原告未能提供證據證明侵權行為對其商譽造成損害的事實，故對原告的該項請求本院不予支持。據此，武進區法院于2016年5月30日作出一審判決，判令三被告停止侵害老“三五”商標專用權，賠償損失為10萬元，駁回原告上海鐘廠的其余訴訟請求。趙宇陽等不服，于2016年7月提起上訴，江蘇省常州市中級人民法院于2016年12月13日作出駁回上訴，維護原判的終審判決。

編輯：黃靈 yeshzhwu@foxmail.com

點 評

本案在商標使用實踐中具有一定典型意義，即商標被宣告無效前的使用行為，是否需要由行為人承擔商標侵權責任？

按現行商標法規定，已經注冊的商標不符合注冊條件的，自商標注冊之日起五年內，在先權利人或者利害關系人可以請求商評委宣告該注冊商標無效。上海鐘廠申請新“三五”商標無效，就是依據上述規定。

注冊商標的宣告無效與被撤銷存在重要區別。被撤銷的注冊商標，其商標專用權自商標局公告之日起終止，在商標局公告之前，商標專用權一直存在。而宣告無效的注冊商標，在商標局公告后，即被認為該注冊商標專用權自始不存在，即從開始注冊時就無效。

雖然商標被宣告無效前的商標使用行為并不當然合法，但仍需對其作出侵權與否的判定，即適用法律關于商標侵權的情形的規定結合本案事實作出認定。因被控侵權商品實物鐘上所載商標與老“三五”商標一致，根據本案相關商標使用許可合同亦可推定趙宇陽等將新“三五”商標用于制造的鐘、表等商品上，而該商標與上海鐘廠據以主張權利的涉案注冊商標進行對比構成商標近似，故趙宇陽等人的行為屬于在同一種商品上或類似商品上使用與其注冊商標近似的商標，容易引起混淆，依法認定構成商標侵權。

至于趙宇陽等的主觀狀態，不應成為本案中趙宇陽等是否應當承擔賠償責任的考量因素，而是確定賠償數額的考量因素。也就是說即使本案趙宇陽等沒有惡意，其仍應就先前在同一種商品上或類似商品上使用與權利人注冊商標近似的商標的行為承擔侵權責任。趙宇陽等關于其不具有主觀惡意的理由不能成立，該理由不影響其侵權責任的承擔與否。