關(guān)于外觀設(shè)計專利優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性的一點思考

黃浙

【摘 要】目前中國外觀設(shè)計專利初步審查程序中對于優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性僅作是否明顯相關(guān)的審查，而審查實踐中優(yōu)先權(quán)在后申請與在先申請視圖之間常常會出現(xiàn)修改與差異，對其是否主題相關(guān)的審查缺乏明確標準。本文從立法宗旨入手，論述了對于外觀設(shè)計專利申請優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性的審查可參考專利法第三十三條中修改超范圍的判斷標準的可行性。

【關(guān)鍵詞】外觀設(shè)計；專利優(yōu)先權(quán)

引言：

目前中國外觀設(shè)計專利實行初步審查制度，外觀設(shè)計專利中的優(yōu)先權(quán)僅指外國優(yōu)先權(quán)。專利法第二十九條規(guī)定，自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。該法條規(guī)定了在后申請與在先申請文件副本的外觀設(shè)計必須具有“相同主題”，也就是在審查中要審查其主題是否相同，而審查指南第一部分第一章6.2.1指出了初步審查中，對于在先申請和在后申請的主題的實質(zhì)內(nèi)容是否相同均不予審查，除非在先申請與在后申請的主題明顯不相關(guān)。那么，何為主題明顯不相關(guān)？理清現(xiàn)行初步審查制度下如何界定優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性就顯得十分必要。

一、從立法宗旨分析優(yōu)先權(quán)原則

優(yōu)先權(quán)原則是使申請人能夠在世界各國就其發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護的重要保障。而之所以確立優(yōu)先權(quán)原則，是因為絕大多數(shù)國家的專利法都采用先申請原則，對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，只對最先提出專利申請的人授予專利權(quán)。同時，各國專利法都規(guī)定授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造應當具有新穎性和創(chuàng)造性，而絕大多數(shù)國家的專利法都規(guī)定判斷新穎性和創(chuàng)造性的時間標準是申請日。因此，如果申請人希望其發(fā)明創(chuàng)造在其他國家獲得專利保護，就必須盡可能同時在這些國家提出申請，否則就有可能被他人搶先提出專利審請，或者申請前被他人公開而導致不能在這些國家獲得專利。然而，要求申請人對同一發(fā)明創(chuàng)造同時在本國和其他國家提出專利申請是很難辦到的，因為各國專利制度及語言的差異，準備、翻譯申請文件、辦理申請手續(xù)以及文件的郵寄、傳遞都需要一定的時間，有了優(yōu)先權(quán)原則，申請人就有時間向其他國家提出專利申請。所以優(yōu)先權(quán)原則創(chuàng)立的立法本意是給予足夠的準備時間使得申請人在不同的國家獲得申請日。

中國專利法允許外國申請人要求優(yōu)先權(quán)，同時也限定了在后申請必須與在先申請為相同主題，這是非常重要的。因為，如果允許不具有相同主題的在后申請享有優(yōu)先權(quán)，那么就意味著外國申請申請日以前并沒有完成的外觀設(shè)計專利卻仍可以獲得較早的申請日，這顯然是有失公平的，也明顯不符合優(yōu)先權(quán)制度的立法初衷。

然而，專利申請人在首次申請后，再次在其他國家申請專利并要求優(yōu)先權(quán)，勢必會依據(jù)在后申請國的要求做適應性修改，那么如何保證不違背主題相關(guān)性要求呢？中國專利法第三十三條規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對外觀設(shè)計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。允許申請人對其申請文件進行修改是為了修改形式缺陷，完善申請文件，以便能提交更高質(zhì)量的專利申請。否則，如果允許申請人對專利文件的修改超出了原圖片或者照片的表達范圍，顯然對他人是不公平的。

事實上，對于優(yōu)先權(quán)主題的修改，專利審查指南第四部分第五章9.2對其給出了具體的規(guī)定：即屬于相同主題的外觀設(shè)計應當同時滿足以下兩個條件：（1）屬于相同產(chǎn)品的外觀設(shè)計；（2）中國在后申請要求保護的外觀設(shè)計清楚地表示在其外國首次申請中。從規(guī)定中可以看出，在后申請的主題限定還是比較嚴格的。上述條件除了對領(lǐng)域的要求，還包括其要求保護的外觀設(shè)計應當在在先申請中清楚表示，否則則不符合主題相同要求，這與專利法第三十三條規(guī)定的是否超范圍原則有著緊密聯(lián)系。

二、優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性剖析

各國的外觀設(shè)計專利制度存在差異，對于專利申請文件的視圖線條及制圖內(nèi)容上的規(guī)定肯定也存在差異，而這些差異無疑會影響同一設(shè)計在兩個不同國家的申請情況，也導致了優(yōu)先權(quán)案件的視圖會出現(xiàn)修改與變化，常見有如下幾種情況：

（一）視圖提交形式的變化

要求優(yōu)先權(quán)的在先申請以虛實線結(jié)合描繪產(chǎn)品的情形是比較常見的，有時還包含過渡線、陰影線等其他線條。因為很多國家專利法對于產(chǎn)品的局部設(shè)計是給予外觀設(shè)計專利保護的，所以其申請內(nèi)容中，會存在很多虛實線結(jié)合的視圖表現(xiàn)方式。例如圖1食品罐和圖2文件柜把手的在先表現(xiàn)方式，用實線描繪所要求保護的部分，用虛線描述該部分設(shè)計應用的產(chǎn)品形狀。

但是，中國外觀設(shè)計專利制度目前并不保護部分外觀設(shè)計，視圖中不允許包含有虛線（特別標注除外），所以外國申請人在中國再次提出申請時，為了適應中國專利制度，需將產(chǎn)品虛線替換為實線或者將虛線部分刪除，如圖3、圖4所示。

對于此類案件，其圖片的改動是基于各國專利制度的差異，而非申請人主觀修改，雖然在后申請圖片與在先申請圖片相比發(fā)生變化，甚至由產(chǎn)品局部設(shè)計變?yōu)榱藛为毜牧悴考O(shè)計。但是在后申請的內(nèi)容已全部清楚地表示在在先申請中，僅線條變化并不影響其相同主題的判定。如圖3所示的食品罐產(chǎn)品形狀、結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化，將虛線轉(zhuǎn)化為實線，滿足相同主題的條件，而圖4所示文件柜把手由局部設(shè)計轉(zhuǎn)變?yōu)閱为毩悴考O(shè)計，雖然刪去虛線部分，但是在后申請的外觀設(shè)計產(chǎn)品形狀、結(jié)構(gòu)已全部清楚地表示在在先申請中，按照修改超范圍的標準判斷，二者應屬于超范圍的修改，但是這屬于適應各國制度差異導致，在初步審查程序中認定為主題相同，給予優(yōu)先權(quán)符合優(yōu)先權(quán)立法本意。

（二）保護內(nèi)容的轉(zhuǎn)變

產(chǎn)品的局部圖案或者結(jié)構(gòu)的申請在一些國家是給予保護的，如圖5牛仔褲（后兜繡花）、圖6眼鏡部件顯示的在先申請圖片，僅提交所要求保護的圖案或者局部設(shè)計。

而在中國，圖案或者局部結(jié)構(gòu)設(shè)計屬于不授予專利權(quán)的客體，所以對于要求優(yōu)先權(quán)的圖案或者局部結(jié)構(gòu)的在后申請都會將圖案或者局部結(jié)構(gòu)擴展為整體產(chǎn)品。如圖7牛仔褲、圖8眼鏡部件顯示的在后申請圖片，將在先申請的圖案、局部結(jié)構(gòu)設(shè)計補充為完整產(chǎn)品。endprint

該類案例與第一類轉(zhuǎn)變輪廓線案例不同，是屬于保護內(nèi)容不同的情形，是將僅為局部的在先申請擴展為整體的申請。如圖5、圖7的牛仔褲和圖6、圖8的眼鏡部件，在先申請中僅包括圖案或者局部結(jié)構(gòu)，其在后申請中添加的產(chǎn)品主體的形狀、圖案均未出現(xiàn)在在先申請之中，從在先申請的視圖中也不能直接、毫無疑義地確定，二者除了屬于超范圍的修改，也屬于主題不相同的情形，在初步審查程序中前后申請也應判定為不屬于同一主題，不能享有優(yōu)先權(quán)。

（三）形狀、圖案、色彩等的修改

審查實踐中，也常常會存在不屬于視圖提交形式的變化及保護內(nèi)容的轉(zhuǎn)變的其他情況。

申請人經(jīng)過一段時間后在中國再次提出申請，常常會發(fā)現(xiàn)在先申請存在一些不足之處，或者希望能有部分改變，于是申請人會略微修改在后申請文件，修改一些形狀、圖案、色彩等設(shè)計要素。如圖9、圖10音響所示。

在后申請與在先申請相比，修改了產(chǎn)品底部結(jié)構(gòu)形狀，刪除了表面螺釘圖案，修改了部分側(cè)邊圖案。這種修改如果按照修改超范圍的審查標準，屬于違反專利法三十三條規(guī)定，對于優(yōu)先權(quán)主體相關(guān)性的判定，筆者認為其審查也應參考超范圍標準審查，若允許其修改產(chǎn)品形狀、圖案、色彩，這給予了其在擁有首次申請申請日的情況下，隨意修改其保護范圍的權(quán)利，這違背了專利法先申請原則，導致對中國本國申請人不公平的后果。因此對該類在后申請修改形狀、圖案、色彩的審查應當按照專利法三十三條規(guī)定審查，若屬于修改超范圍，應判定為非相同主題，不能享有優(yōu)先權(quán)。

三、小結(jié)與展望

綜上所述，對于外觀設(shè)計優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)的認定，應體現(xiàn)優(yōu)先權(quán)立法宗旨，給予外國申請一定的空間以適應中國專利制度，做出合理修改。在發(fā)揮中國初步審查制度的優(yōu)勢的同時，還要實質(zhì)上考慮優(yōu)先權(quán)主題相關(guān)性的條件，即：（1）屬于相同產(chǎn)品的外觀設(shè)計；（2）中國在后申請要求保護的外觀設(shè)計清楚地表示在其外國首次申請中。

在實際審查過程中，不管是視圖提交形式變化、保護內(nèi)容的轉(zhuǎn)變還是產(chǎn)品形狀、圖案、色彩等的改變都應遵循專利審查指南規(guī)定的主題相關(guān)性判定原則。因此，筆者建議在初步審查過程中，不僅應對在后申請與在先申請是否為同類產(chǎn)品進行審查，還應著重考慮在后申請的外觀設(shè)計是否清楚地表達在在先申請中，或者可以由在先申請直接地、毫無疑義地確定，或者僅為局部細微修改。endprint