企業(yè)職務發(fā)明制度研究

王春菲

[摘 要]企業(yè)是職務發(fā)明創(chuàng)造的核心力量，通過投入大量的人力、財力創(chuàng)造出新的產(chǎn)品、提供新的服務，形成自己的獨特競爭力。本文從企業(yè)角度出發(fā)，結合司法實踐案列，思考企業(yè)如何在激勵研究人員的職務發(fā)明創(chuàng)造行為的同時，確定職務發(fā)明創(chuàng)造權屬，完善企業(yè)知識產(chǎn)權制度。

[關鍵詞]職務發(fā)明；權利歸屬；發(fā)明報酬；知識產(chǎn)權

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.22.046

[中圖分類號]D923.42 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194（2017）22-00-03

1 我國現(xiàn)行法律關于職務發(fā)明制度的規(guī)定

1.1 職務發(fā)明的含義

職務發(fā)明，西方國家又稱之為“雇員發(fā)明”，是專利法上的概念，包括3種專利，分別是：發(fā)明、實用新型以及外觀設計。我國學者多認為職務發(fā)明，指雇員在履行本職工作中完成的發(fā)明設計，或指其在執(zhí)行單位指令時完成的發(fā)明創(chuàng)造。這一概念將“主要利用單位物質(zhì)技術條件”的情況排除在外，與當代世界范圍內(nèi)職務發(fā)明的范圍以及我國修法的趨勢相吻合。

1.2 我國職務發(fā)明的范圍

我國的職務發(fā)明創(chuàng)造在《專利法》及《專利法實施細則》中有規(guī)定，可分為“執(zhí)行本單位任務”及“主要利用本單位物質(zhì)技術條件”兩種類型。其中，后者又可以具體分成4種情況：①完成本職工作過程中所完成的發(fā)明創(chuàng)造；②執(zhí)行本單位交付的本職工作外的任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造；③退職、退休或者調(diào)動工作后1年內(nèi)所完成的發(fā)明創(chuàng)造；④利用本單位物質(zhì)技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造。

在上述規(guī)定中，如“本職工作”“物質(zhì)技術條件”等具體含義在《專利法》及配套法規(guī)中并未給出明確規(guī)定，學界也多有爭論，往往只能通過司法實踐判例形式在一定程度上樹立標準。

1.3 我國職務發(fā)明權屬及獎酬制度

1.3.1 我國職務發(fā)明的權屬制度

《專利法》第6條、第17條和《專利法實施細則》第13條規(guī)定了我國職務發(fā)明權屬確定規(guī)則，即在《專利法》第6條規(guī)定的兩種情況下，該發(fā)明創(chuàng)造的申請權屬于原單位，而職務發(fā)明創(chuàng)造的設計人或發(fā)明人則擁有署名權，即其有權在專利中注明其為設計人或發(fā)明人。

1.3.2 職務發(fā)明獎酬制度

職務發(fā)明的發(fā)明人或者設計人的權利包括：一是發(fā)明人和設計人享有署名權及獲得精神獎勵的權利，即有權在專利申請文件及有關專利文獻中寫明自己是發(fā)明人或設計人，并可享受榮譽和精神獎勵；二是取得物質(zhì)獎勵的條件。

我國《專利法》第16條和《專利法實施細則》第76、77、78條對職務發(fā)明的獎酬制度進行了規(guī)定，其中專利法第16條明確了發(fā)明人或設計人在專利獲得授權時有權獲得獎勵；在職務發(fā)明創(chuàng)造得以實施時獲得報酬，獎勵與報酬具體數(shù)額的確定以約定優(yōu)先為原則，無約定的，適用法定標準。

2 企業(yè)職務發(fā)明流失問題

一項發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生以相應的智力條件和物質(zhì)條件為前提條件。職務發(fā)明制度主要是為了解決勞動關系中產(chǎn)生的專利權或申請專利權的權利（不包括署名權）在發(fā)明人和所在單位之間如何進行分配的問題。其主要目的是在個人、單位之間尋找利益的平衡點，界定發(fā)明人與所在單位之間關于職務發(fā)明的利益分配關系，進而為發(fā)明創(chuàng)造活動提供有效的制度空間。

根據(jù)我國專利法的規(guī)定，職務發(fā)明權利歸屬采取“雇主優(yōu)先”模式，職務發(fā)明申請專利的權利屬于發(fā)明人所在的單位。在傳統(tǒng)觀念中，企業(yè)處于強勢地位，我國的職務發(fā)明制度又采取“雇主優(yōu)先”原則，發(fā)明人權益相對來說處于弱勢地位，通常成為保護的對象。正是由于此種保護模式的傾向性以及職務發(fā)明創(chuàng)造的特殊性，實踐中許多原本應屬于單位所有的職務發(fā)明創(chuàng)造成果被異化為雇員的非職務成果，成為單位專利權流失、利益受損的重要因素。

2.1 企業(yè)職務發(fā)明流失的主要表現(xiàn)

2.1.1 發(fā)明人私自申請非職務發(fā)明專利

研究人員作為“經(jīng)濟人”，有產(chǎn)生自益行為的傾向。研究人員將職務發(fā)明創(chuàng)造以個人名義申請專利導致單位專利權流失的現(xiàn)象十分常見。例如，天津南開大學蓖麻工程科技有限公司與張敏專利申請權糾紛案中，張敏自2006年9月7日在蓖麻公司兼職，從事蓖麻油無酚裂解制癸二酸的清潔生產(chǎn)工藝的中試研究。本案涉訴技術分兩階段，第一階段為微波裂解制備癸二酸的清潔生產(chǎn)方法，該階段張敏參與了研究。自微波裂解方法失敗后，張敏退出第二階段研制，該課題由南開大學化學系教授何良年等人繼續(xù)研究。2008年7月23日，張敏申請了名為“蓖麻油類化合物制備癸二酸的方法”的專利。張敏參與的涉案項目“用微波方法提取癸二酸”與申請專利在名稱上有所不同，但兩者屬于同一科研課題，目的都是從蓖麻油中提取癸二酸，只是使用了不同的方法。雖然張敏在離開蓖麻公司課題組后，又進一步研制了用稀釋劑的方法研制癸二酸的方法，但用微波、用稀釋劑都是從蓖麻油中提取癸二酸的探索，因此該兩項發(fā)明可以被認為相關發(fā)明創(chuàng)造。張敏申請上述專利時雖離開了蓖麻公司，但其申請專利的時間尚在其離開單位后一年之內(nèi)。根據(jù)我國《專利法》及《專利法實施細則》的規(guī)定，該項專利顯然屬于職務發(fā)明之列，其專利權利應當歸屬于蓖麻公司，但張敏卻在離職后，以個人名義申請了專利，無疑造成了蓖麻公司的損失。在實踐中，類似的案件還有很多，如貴州工業(yè)大學立項并提供經(jīng)費完成了某項合成反應堆的專業(yè)技術，發(fā)明人以“改頭換面”的名稱提前申請了發(fā)明專利。緊接著，該發(fā)明人辦理了停薪留職手續(xù)，開始創(chuàng)辦以此專利技術為運營基礎的公司。此外，上海昱品通信科技有限公司訴上海拓鷹機電設備有限公司實用新型專利權權屬糾紛案，上海其勝生物材料技術研究所有限公司、顧其勝與上海其勝生物制劑有限公司專利申請權權屬糾紛案也是同類型的案件。

2.1.2 企業(yè)與發(fā)明人關系復雜，難以確定職務發(fā)明

當代的發(fā)明研究呈現(xiàn)出參與人的多樣化與研究合作化的趨勢，發(fā)明人與單位之間的關系變得復雜，不再是單一的勞動合同關系，還有可能包括投資、合作等多重關系，此時發(fā)明人在單位中身兼多重角色，職務發(fā)明與非職務發(fā)明的界限也變得模糊，部分發(fā)明人就會利用這一情況向勞動關系企業(yè)隱藏職務發(fā)明成果。例如，錢鳴與上海昂豐礦機科技有限公司專利權權屬糾紛案中，2000年至2011年間，錢鳴在昂豐公司從事技術研發(fā)、產(chǎn)品維護等方面的工作，并按月在昂豐公司領取工資，但雙方并未簽訂勞動合同。2005年3月，錢鳴與昂豐公司簽訂了《專利使用協(xié)議》。2009年9月，昂豐公司申請并獲得了固體泵送裝置的實用新型專利。此后，固體泵送裝置的樣機在測試過程中出現(xiàn)了很多技術問題，導致無法對固體泵送專利進行工業(yè)化生產(chǎn)。隨后，昂豐公司對錢鳴提出對固體泵送專利作改善的要求，以實現(xiàn)工業(yè)化轉換，被錢鳴拒絕。2013年3月6日，錢鳴申請并獲得涉案專利授權。涉案專利與固體泵送專利屬于相同技術領域，需要解決的技術問題一致，但錢鳴在提交專利申請前，并未將涉案專利完成并申請專利的情況告知昂豐公司。在本案中，錢鳴與昂豐公司的關系、錢鳴工作職責范圍確認依據(jù)是否應是《專利使用協(xié)議》、錢鳴研發(fā)涉案專利行為性質(zhì)的認定都成為案件的爭議焦點。凌勇勤訴浙江諾力機械股份有限公司職務發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設計人獎勵、報酬糾紛案關于涉案技術聘用協(xié)議的性質(zhì)問題，深圳市康福斯保健用品有限公司與姚正禮等專利權權屬糾紛案中的出資形式判斷都體現(xiàn)了這一問題的所在。endprint

2.1.3 職務發(fā)明非職務化的“合法化”

我國專利法實施細則規(guī)定，雇員在退職、退休或者調(diào)動調(diào)動工作一年內(nèi)所作出的、與其在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務相關的發(fā)明創(chuàng)造屬于職務發(fā)明。這一規(guī)定的立法目的原本在于保持工作任務的延續(xù)性和技術創(chuàng)新的積極性之間的平衡，保護原單位的利益。但在實踐中，有些發(fā)明人深諳其道，由于發(fā)明人的具體工作進程很難被一般人了解，因此發(fā)明人故意將任職期間所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造隱瞞不報，等其從本單位離職一年后再申請專利，從而“合法”地將職務發(fā)明創(chuàng)造“非職務化”。

2.1.4 將職務發(fā)明轉讓他人

相當一部分發(fā)明人并不會以自己的名義去申請職務創(chuàng)造的專利，通常他們會采取將發(fā)明創(chuàng)造轉讓給他人的方式獲利，受讓人與原單位毫無瓜葛，由他們申請專利更好地規(guī)避了風險。也有一些發(fā)明人基于相同目的，選擇由親屬代替申請專利。例如，在深圳市康福斯保健用品有限公司與姚正禮等專利權權屬糾紛案中，被告姚正禮在申請涉案專利時就沒有用自己的名義，而是以女兒的名義來申請的。

2.1.5 企業(yè)獎酬措施無法確認

我國明確了職務發(fā)明制度“獎酬約定優(yōu)先”原則，即單位與發(fā)明人自愿約定或在其規(guī)章制度中規(guī)定職務發(fā)明的獎酬方式和數(shù)額；無約定的，適用法定標準在專利獲得授權時有權獲得獎勵，在職務發(fā)明創(chuàng)造得以實施時獲得報酬。這樣的規(guī)定看似詳盡，而且規(guī)定了企業(yè)與發(fā)明人之間“約定優(yōu)先”的原則，但在實踐中企業(yè)在鼓勵創(chuàng)新時，通常會根據(jù)企業(yè)的規(guī)模、發(fā)展戰(zhàn)略來制定獎勵的方式，不區(qū)分獎勵和報酬，也無法確定報酬的比例。尤其隨著經(jīng)濟的發(fā)展，股權激勵、期權、定額的激勵方式在企業(yè)中越來越多，但這種激勵模式并不能單純地劃分為獎勵或者報酬，也無法明確地判斷出比例。此時就會出現(xiàn)法院無法對企業(yè)已經(jīng)支付職務發(fā)明報酬的事實加以認定，企業(yè)為此遭受額外的損失。

2.1.6 勞動合同關系不明造成職務發(fā)明糾紛

筆者在檢索職務發(fā)明案例的過程中發(fā)現(xiàn)，該類糾紛在離、退職人員群體中具有較高的發(fā)生率，職責范圍不明晰是權屬糾紛的重要原因。在實踐中，“本職工作”的確定也是常見的審判爭議焦點。例如，在北京恒福X公司與曲某專利權權屬糾紛案中，曲某是某項手術刀專利的發(fā)明人之一，以該項專利出資成立了恒福X公司，公司擁有該項手術刀技術的專利權。2009年，公司主張曲某私自申請的一件實用新型專利實質(zhì)上為職務發(fā)明。曲某認為，雙方之間的勞動合同中明確約定曲某在公司中僅從事售后服務工作，并不涉及技術研發(fā)，因此其作出的發(fā)明創(chuàng)造應當為非職務發(fā)明創(chuàng)造，權利屬發(fā)明人所有。對此，公司辯稱因公司規(guī)模小，并未專門設置研發(fā)部門，很多部門在職能上有重疊，曲某實際上承擔著產(chǎn)品開發(fā)的任務。法院認為，依據(jù)生活常識判斷，售后服務和研發(fā)工作完全是不同類型的工作，雙方簽訂的勞動合同中更是明確規(guī)定曲某不從事研發(fā)工作，故本案中曲某的本職工作并不包括發(fā)明創(chuàng)造。因此，法院駁回了恒福X公司關于涉案發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明的主張。

雖然學界通說認為，在本職工作界定不清的或者界定不明的情形下，要根據(jù)雇員實際的工作內(nèi)容來確定“本職工作”。但由于現(xiàn)行法律對“本職工作”規(guī)定并不明確，司法實踐中也多由法官對此進行自由裁量，因此造成了相似、類似案件在不同法院出現(xiàn)了不同的認定標準及判決結果。這無疑為企業(yè)防范職務發(fā)明流失風險帶來了難度。

2.2 企業(yè)職務發(fā)明流失的主要原因

2.2.1 發(fā)明人受到利益的驅(qū)動

依照法律規(guī)定，職務發(fā)明的發(fā)明人依法獲得獎酬，但由于現(xiàn)行的獎酬制度存在標準過低且企業(yè)不申請專利時獎酬無法得到落實等原因，職務發(fā)明人付出了大量智力勞動，卻得不到相應的物質(zhì)利益。此時，作為“經(jīng)濟人”的職務發(fā)明人，便會在利益的驅(qū)動下將職務發(fā)明以自己的名義申請專利，那么實施或許可他人使用該專利所獲得的收益將全部歸自己。

2.2.2 企業(yè)內(nèi)部管理問題

一是企業(yè)知識產(chǎn)權保護意識淡薄。單位負責人缺乏專利知識，輕易為發(fā)明人作出非職務發(fā)明創(chuàng)造條件，導致企業(yè)利益受損。二是企業(yè)發(fā)明創(chuàng)造缺乏管理。企業(yè)對職工的發(fā)明創(chuàng)造活動缺乏跟進，疏于監(jiān)督管理。在這種情形下，發(fā)明人易于利用企業(yè)管理的漏洞和對發(fā)明進程的不了解，采用隱瞞發(fā)明創(chuàng)造、離職等手段，完成職務發(fā)明的“非職務化”。

2.2.3 現(xiàn)行法對職務規(guī)定的不完善

首先，我國法律直接規(guī)定基于職務發(fā)明產(chǎn)生的專利權歸單位所有。這種權屬規(guī)則設計過于單一，單位和職工間沒有形成有效的分權機制，雙方利益嚴重失衡甚至產(chǎn)生了對立的現(xiàn)象。反觀域外法的規(guī)定，無論是采取“雇員優(yōu)先”還是“雇主優(yōu)先”原則的國家，都通過制度設計在雇主與雇員之間尋求利益平衡。例如，美國和日本的專利法中，專利所有權歸雇員所有，但雇主享有非獨占的實施權或工場權；而在德國，雇主則優(yōu)先享有專利所有權，前提是需要向雇員提出請求并提供對價的報酬。統(tǒng)觀各國職務發(fā)明權屬的制度設計不難發(fā)現(xiàn)，無論制度的外觀、形式如何改變，其核心都在于在雇主與雇員之間建立相互制衡的權利機制，雙方均具有話語權，才能充分保障雇主和雇員的利益。

其次，職務發(fā)明“非職務化”的違法成本太低。雇員或他人明知是職務發(fā)明創(chuàng)造，卻有意將其申請為非職務專利，此行為即使暴露，最壞的結果不過是真正的權利人通過法律手段收回專利申請權或所有權，并沒有針對該行為的任何懲罰性措施。同時，由于企業(yè)的發(fā)明創(chuàng)造都屬于技術秘密，未實施、未轉讓，也無法計算經(jīng)濟損失。這樣看來，雇員毫無風險地就可以將職務發(fā)明“非職務化”，導致職務發(fā)明創(chuàng)造的大量流失。

3 避免職務發(fā)明流失的對策

3.1 完善有關法律

3.1.1 完善職務發(fā)明獎酬制度

立法部門應提高職務發(fā)明獎酬標準和制度可操作性，以及為職務發(fā)明人提供權利救濟途徑，保障職務發(fā)明人獲得合理經(jīng)濟利益的權益。合理的制度設計可以保障企業(yè)與職務發(fā)明人的利益平衡，職務發(fā)明人通過合法途徑就可以獲得物質(zhì)獎勵，自然減少了其私自申請專利的動機。我國立法趨勢對這一點已經(jīng)有所體現(xiàn)。《專利法（送審稿）》第16條規(guī)定“應當給予發(fā)明人或者設計人獎勵”，同時明確獎勵報酬的主體是被授予專利權的發(fā)明人或設計人所在單位。此外，草案第6條還規(guī)定，發(fā)明人或設計人可以與單位約定“利用本單位的物質(zhì)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造”歸單位所有。同樣體現(xiàn)了對職務發(fā)明制度現(xiàn)行獎酬制度的完善。endprint

3.1.2 職務發(fā)明“非職務化”的行為應當受處罰

如雇員故意采用隱瞞、欺詐、提供假材料、騙取證明等手段將職務發(fā)明以自己的名義申請專利，此時行政部門應當認定其主觀“惡意”地將職務發(fā)明“非職務化”，并采取行政處罰或責令其向單位支付懲罰賠償金的方式，來增加其違法成本，減少該行為的發(fā)生幾率。

3.2 加強企業(yè)日常管理制度

3.2.1 與員工建立勞動關系

職務發(fā)明是企業(yè)獲得原始專利權的主要來源，而職務發(fā)明的基石是單位與發(fā)明人間建立了合法的勞動關系，包括臨時勞動關系在內(nèi)。這種勞動關系的作用在于排除雙方是委托、合作關系的可能性。因為依據(jù)《專利法》第8條及《專利法實施細則》第12條的規(guī)定，在雙方未簽訂合同或者合同對專利權屬未作規(guī)定的情況下，企業(yè)委托發(fā)明人或者與發(fā)明人合作開發(fā)，只有在企業(yè)派出人員對發(fā)明創(chuàng)造作出實質(zhì)性貢獻的情況下，企業(yè)才能獲得專利所有權，否則專利權屬實際研發(fā)人員所有。因此，企業(yè)在切實保護發(fā)明人利益的同時，應嚴格審查企業(yè)的勞動合同簽訂情況，檢查與員工是否建立了正式的勞動關系以及勞動關系是否存在漏洞，確定開發(fā)研究人員的本職工作，謹慎確定每項職務發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人。

3.2.2 完善對相關退休、離職的從事研發(fā)員工的后續(xù)跟蹤管理

參與研發(fā)員工在退職、退休或者工作調(diào)動后1年內(nèi)，取得的與本職工作或原單位指派任務相關的發(fā)明創(chuàng)造仍然屬于職務發(fā)明范疇，原單位對該專利享有權利。因此，企業(yè)應當加強對研發(fā)人員、關鍵技術人員的管理，對于該類員工離職后的就業(yè)去向也要進行及時了解和跟進。此外，企業(yè)還可以根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，與員工簽訂競業(yè)限制協(xié)議，防止員工將企業(yè)的核心知識產(chǎn)權帶到同行業(yè)競爭企業(yè)中，既保護了企業(yè)的知識產(chǎn)權，也可以保障企業(yè)的核心競爭力。

3.3 提高企業(yè)內(nèi)部職務發(fā)明的管理水平

3.3.1 建立企業(yè)職務發(fā)明管理制度

企業(yè)應當建立企業(yè)職務發(fā)明管理制度，由專人對員工的研發(fā)工作進行登記、記錄，并定期追蹤研發(fā)情況，依據(jù)登記材料判斷發(fā)明創(chuàng)造的屬性，并依據(jù)判定結果對職務發(fā)明是否應該申請專利保護提出初步處理意見。另外，該項制度還要求對已取得專利權的職務發(fā)明的發(fā)明人及時給予獎酬。

3.3.2 保護知識產(chǎn)權階段性成果

企業(yè)的研發(fā)活動即使沒有取得成功，但可以作為后續(xù)研發(fā)的技術基礎，也是知識產(chǎn)權財富的一部分，應當受到重視。企業(yè)應當妥善規(guī)劃專利戰(zhàn)略，對于需要申請專利保護的專利，要及時申請；對于應納入商業(yè)秘密保護的技術，要及時采取保密和管理措施。專利對企業(yè)的價值并非僅僅體現(xiàn)在實施方面，戰(zhàn)略防御、交叉許可、技術預研和儲備等也都是企業(yè)知識產(chǎn)權戰(zhàn)略的一部分，對研發(fā)活動的結果及時采用專利保護或商業(yè)秘密保護，明確專利權屬，監(jiān)督員工的保密義務是企業(yè)保護知識產(chǎn)權的有效方式。

4 結 語

企業(yè)在激烈的市場競爭中，為形成自己獨特的競爭優(yōu)勢，投入大量的人力物力創(chuàng)造出新產(chǎn)品。與此同時，企業(yè)也應當加強企業(yè)管理、完善企業(yè)知識產(chǎn)權制度，對職務發(fā)明人依約或依法給予獎酬，激發(fā)發(fā)明人的創(chuàng)造熱情，從而取得長足發(fā)展。

主要參考文獻

[1]鄭成思.知識產(chǎn)權論[M].北京：法律出版社，2007.

[2]劉春田.知識產(chǎn)權法[M].北京：北京大學出版社，2000.

[3]羅東川.職務發(fā)明權屬與獎酬糾紛典型案例精選與注解[M].北京：法律出版社，2015.

[4]李穎怡，李春芳.知識產(chǎn)權法[M].第4版.廣州：中山大學出版社，2013.

[5]吳廣海.專利法：原理、法規(guī)與案例[M].北京：知識產(chǎn)權出版社，2014.

[6]鄭昱，王曉先，黃亦鵬.企業(yè)職務發(fā)明激勵機制法律研究[J].知識產(chǎn)權，2013（8）.

[7]陳國清，朱雪忠.論職務發(fā)明創(chuàng)造的非職務化流失[J].科研管理，2001（6）.endprint