關鍵詞 使用環境特征 權利要求保護范圍 發明構思
作者簡介:趙子甲,國家知識產權局專利局專利審查協作江蘇中心,助理研究員。
中圖分類號:D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.107
一、 引言
專利申請文件中的權利要求撰寫方式常見的有一種是對于某結構部件的限定不是采用具體結構、或者是性能、參數等方式,而是采用該結構部件的使用目的來進行限定,我們稱之為“用途性限定”,常見的表達方式為“用于……”,如“起重機用吊鉤”“用于抗病毒的化合物”等 。其中,對于用途性限定,有一類對結構部件進行限定的特殊方式,如第一物體通過引用第二物體(不是要求保護的第一物體的一部分,但是在使用時與第一物體有關)的尺寸、形狀或者其它存在狀態來限定第一物體的尺寸、形狀或者其它存在狀態,如用于汽車號碼牌安裝的支架,其支架和固定件是通過與號牌外形的關系定義的 ,對于此類不屬于權利要求保護范圍的一部分,但是對保護范圍具有限定作用的特征,稱之為“使用環境特征”。
我國《專利法》以及實施細則和《審查指南》中未對“使用環境特征”做出明確的定義以及對于涉及到使用環境特征的權利要求應做如何處理也未給出指導性做法,因此,對于權利要求中包含的使用環境特征,如何確定其對保護范圍的限定作用,一直存在爭議。
2012 年 12月11日,最高人民法院針對株式會社島野訴寧波市日騁工貿有限公司侵害發明專利權糾紛案作出(2012)民提字第1號再審判決 ,對該案涉及權利要求中所包含的使用環境特征應做如何認定和解釋給出了明確判定方式。本文結合具體案例,以探討在專利行政審批程序涉及使用環境特征的權利要求保護范圍應作如何解釋的問題。
二、案例背景
株式會社島野訴寧波市日騁工貿有限公司案(該案例稱為案例1)。
案情及爭議焦點:
株式會社島野于2004年8月27日在寧波市中級人民法院對日騁工貿有限公司(以下簡稱日騁公司)提起訴訟。株式會社島野認為,日騁公司生產銷售的rd-hg-30a、rd-hg-40a型自行車后撥鏈器侵犯了其擁有的zl94102612.4號發明專利權,發明名稱為“后換檔器支架”。該案件的主要爭議點是圍繞本案專利權利要求1中的使用環境特征對權利要求保護范圍是否具有限定作用及其限定程度為如何展開的。
經過多級法院的審判,最終最高人民法院依據關于使用環境特征在專利申請文件中對權利要求保護范圍的限定作用的司法解釋依法對本案作出如下結論:權利要求中的使用環境特征對于其保護范圍具有限定作用,本案專利所保護的自行車后換擋器支架必須用于該使用環境。株式會社島野關于本案權利要求中出現的使用環境特征不構成該權利要求的必要技術特征,不影響其保護范圍的理由不予支持。
三、使用環境特征在確定權利要求的保護范圍時的啟示
專利行政審批程序要確定權利要求的保護范圍,侵權程序作為司法程序,是對已經確定的保護范圍再解讀,二者是兩個既獨立又相關的程序。因為二者程序都必須對權利要求的保護范圍進行解讀,因此,最高法對于涉及使用環境特征的權利要求的裁判思路對廣大審查員確定此類權利要求的保護范圍來說也是具有非常重要的指導意義。
下面深入分析對于涉及使用環境特征的權利要求與用途限定性權利要求的區別、該類權利要求表述方式是否存在不清楚以及保護范圍應如何確定等三類問題,以期達到正確解讀使用環境特征限定的權利要求的保護范圍的目的。
(一) 與用途限定性權利要求的區別
對于一般性的用途限定產品權利要求而言,通常表達為“用于……”來限定要求保護的產品,在確定此類權利要求的保護范圍時,用途限定性語句是否對權利要求的保護范圍產生影響取決于其對所要求保護的產品本身的結構或/和組成是否帶來影響。
(二) 涉及使用環境特征的權利要求是否存在不清楚
株式會社島野訴寧波市日騁工貿有限公司案中二審法院將本案專利關于后換檔器支架的權利要求技術特征劃分為結構特征和安裝特征,據此認為,被訴侵權產品僅具備本案專利的結構特征,而沒有進行安裝,所以認定不構成侵權。事實上,按照二審法院對于此類使用環境特征的權利要求的解讀是無法確定權利要求保護范圍的,因為按照這種對權利要求技術特征的劃分方式來理解權利要求的話,權利要求本身是存在不清楚的。因為權利要求主題要保護的是一個產品,是一個“靜”的物的狀態,安裝特征本身不屬于產品的結構特征而是一“動”的設置狀態,如果該“動”的設置狀態不是功能性限定的話是無法對“靜”的物的狀態進行有效限定的。再者,安裝特征僅限于使用者使用該產品的情形,而實際的侵權產品提供方僅生產或銷售未進行安裝的靜態產品,便無法追究侵權責任;其實,這種思考方式也是看到此類權利要求最容易走進誤區的地方。
然而,最高院對再提審案件的裁判過程并非是按照上述思路,而是將上述“安裝特征”定義為使用環境特征,將此使用環境特征認定為是描述發明所使用的背景或者條件的技術特征,是專利技術方案不可缺少的必要技術特征,對專利保護范圍具有限定作用,在確定專利保護范圍時必須加以考慮。這些使用環境特征與權利要求的其他特征一起組成一個完整的技術方案,共同限定了權利要求的保護范圍,如果缺少使用環境很可能就體現不出所要解決的技術問題的發明構思或者將導致對權利要求保護范圍沒有根據的限制。
例如案例2:某案涉及在傾斜顯影時,由于顯影的藥液的流動,導致不同區域的顯影濃度不同,導致顯影不均,從而影響產品的線寬。對此,發明人發明出一種掩模板,其權利要求1描述為:一種掩模板,包括基板以及設置在基板上的多個開口圖形,其特征在于,在利用所述掩模板對目標基板進行曝光時,基板上第一區域中的開口圖形的光線透過量大于基板第二區域中的光線透過量,使得第一區域中多于第二區域的光線透過量能夠對第二區域所對應的產品區域中的線寬進行補償,令產品線寬的一致度大于設定值;所述第一區域和第二區域為基板上的兩個區域;所述第一區域對應所述目標基板上顯影液濃度低的位置,所述第二區域對應所述目標基板上顯影液濃度高的位置。
從上述權利要求記載的內容可以看出,該案正是將功能性限定的掩模板的結構特征與技術環境特征“所述第一區域對應所述目標基板上顯影液濃度低的位置,所述第二區域對應所述目標基板上顯影液濃度高的位置”來共同限定掩模板才明確表達出技術方案所要解決的技術問題以及合理確定出權利要求的保護范圍。如果用單純的掩模板的結構特征就很難表達出發明的構思并且也不能合理的限定出所要求保護的范圍。
所以,結合最高院對株式會社島野訴寧波市日騁工貿有限公司案的裁判思路并通過對案例2的分析,可以發現使用環境特征的引入是為了用來描述發明所使用的背景或條件且與該技術方案存在連接或配合關系,目的是為了體現發明構思以及明確權利要求的保護范圍。因此,雖然使用環境特征不屬于權利要求要求保護的主題的一部分,但該權利要求的保護范圍仍是明確、清楚的。
《歐洲專利局審查指南》有以其他物體限定所要求保護的物體允許的規定:“在一項獨立權利要求中,也允許通過一般性引用第二物體(不是要求保護的第一物體的一部分,但在使用時與第一物體相關)的尺寸和/或相應的形狀來定義第一物體的尺寸和/或形狀。這尤其適用于第二物體的尺寸以某種方式得以標準化的情況。此外,在本領域技術人員能夠毫無困難地得出對第一物體保護范圍的相應限定的情況下,引用沒有標準化的第二物體也是足夠清楚的,這樣的權利要求沒有必要包含第二物體的精確尺寸,也沒有必要指向第一物體和第二物體的組合。在不引用第二物體的情況下,具體指明第一物體的長、寬和/或高將導致對保護范圍無根據的限制”。
仍需要提醒的是,雖然最高院的裁判理由以及《歐洲專利局審查指南》是允許利用使用環境特征對權利要求進行限定,但是并不是所有利用使用環境特征對權利要求進行限定的方式都是清楚、明確的,還要依據各案不同權利要求的表達方式進行不同的分析。
(三)“使用環境特征”在確定權利要求保護范圍的影響
使用環境技術特征對權利要求保護范圍的限定,分為以下兩種情況:
1.一般情況下,使用環境特征應理解為要求被保護的主體對象可以使用于該使用環境即可,不要求被保護的主題對象必須用于該使用環境。例如專利中的使用環境特征被理解為被保護對象可以使用于環境A,那么如果被訴侵權技術方案可以用于A環境,也可以用于B環境,則落入了專利權利要求的保護范圍。
2.如果本領域技術人員在了解本專利相關材料后可以毫無疑義的確定被保護對象必須應用于該種使用環境,那么該使用環境特征應被理解為要求被保護對象必須使用于該特定環境。
例如上文中列舉的案例2, 對于上述所要保護的掩模板,本領域技術人員在閱讀專利申請文件以及專利審查檔案后(以下稱為內部證據)可以明確而合理地得知被保護對象掩模板必須用于該種具有不同濃度分布的顯影液使用環境中。這些“內部證據”表明該使用環境對于該所要保護的掩模板的產品權利要求而言是必須的,甚至是體現該權利要求的技術方案相較現有技術作出技術貢獻之處,那么,應當理解為權利要求限定的掩模板必須使用于該特定環境中;也就是說,使用環境特征屬于權利要求的必要技術特征,對保護范圍具有肯定的限定作用。
所以說,如果現有技術有公開了一種掩模板,該掩模板同樣具有上述權利要求表述的結構形狀,但是該現有技術發明目的是為了減小目標圖形結構線寬的寬度并保證有較高的透光量,該現有技術掩模板解決上述技術問題的發明構思是利用較大開口圖形和較小開口圖形交替設置,較大開口圖形的光線透過量補充較小開口圖形的光線透過量,從而達到減小目標圖形結構線寬的寬度并保證有較高的透光量的目的。顯然,雖然該現有技術掩模板的結構特征完全落在上述案例2的權利要求對掩模板的結構特征表述中,但是根據該現有技術掩模板的使用方式,其是不能適用于權利要求中使用環境特征所限定的使用環境的,應當認定該現有技術掩模板未落入權利要求的保護范圍內。
因此,對于權利要求限定的被要求保護對象必須使用于該特定環境中的情況,如果在沒有證據證明適用于該特定環境中的產品的權利要求或為現有技術公開或是本領域的公知常識時,那么該權利要求相對于現有技術具備創造性。
四、總結
通過對最高法再提審案例的裁判思路梳理可以看出,第一,涉及使用環境特征的權利要求與用途限定的產品權利要求考慮出發點有所不同,前者主要考慮“使用環境特征”在整體技術方案的必要程度,后者主要考慮用途限定是否對產品的結構和/或組成帶來影響;第二,使用環境特征對被保護對象的限定作用如果是為了體現出發明構思,雖然權利要求在撰寫方式上不太規范,但是不應認為使用環境特征的引入會帶來權利要求的不清楚;第三,使用環境特征對權利要求保護范圍限定的程度應結合專利申請文件以及專利審查檔案明確,不同的限定程度在審查過程應有不同的處理方式。
注釋:
尹新天.專利權的保護(第2版)[M].北京:知識產權出版社,2005年版,第321頁.
國家知識產權局專利局審查業務部翻譯.歐洲專利審查指南[M].北京:知識產權出版社,2012年版,第41頁.
最高人民法院(2012)民提字第1號民事判決書.
國家知識產權局專利局審查業務部譯.歐洲專利審查指南[M].北京:知識產權出版社,2012年版,第41頁.