從司法實踐中看創造性評判中的技術啟示

曹珊珊 胡文妤

創造性評判無論是在專利審查、專利無效、還是侵權判定中均是引用最多的法條之一，使得其在專利審查體系中處于重要的地位。而在創造性評判的實際操作中，經常會使用對比文件結合公知常識或多篇對比文件結合的方式，來評判發明申請的創造性，這時需要判斷者站位本領域技術人員來判斷現有技術是否整體給出了技術啟示。

一、創造性法條適用中的難點

專利法第二十二條第三款規定：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。”

《專利審查指南》規定了發明創造性的顯而易見性判斷的“三步法”，即：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。

以上“三步法”中各個步驟環環相扣，而第二步作為承上啟下的環節，對創造性的判斷起到了至關重要的作用。而第二步又包含了兩個具體步驟，一是確定區別特征，二是確定發明實際解決的技術問題。確定發明與最接近的現有技術相比具有的區別技術特征，是確定發明實際解決技術問題，進而判斷現有技術是否給出相應技術啟示的基礎，而在確定發明實際解決的技術問題時往往會加入判斷者的主觀思考，尤其納入了對技術方案的技術效果進行分析整理的過程，難以做到“客觀化”地標準一致，因而在判斷現有技術是否存在技術啟示在創造性評判中尤為關鍵。

而當確定出發明與最接近的現有技術存在多個不同的技術特征時，需要考慮：這些技術特征之間是否存在關聯性，這些技術特征與已經公開的技術特征之間是否存在關聯性。這時容易產生兩個極端：一是過度強調發明構思和技術方案的整體考量，將這些特征作為一個整體考慮，這樣會導致難以從多篇現有技術中得到結合的技術啟示；二是不考慮這些特征之間的關聯，將其機械拆分，孤立地評判這些區別特征，從而能夠在多篇不同的對比文件中得出可以結合的技術啟示。以上兩種做法都是不可取的，都會影響創造性評判中的準確性。

二、案例淺析

某涉案專利涉及一種網絡行為管理系統及方法，授權公告的權利要求書如下：

1、一種網絡行為管理系統，其特征在于，包括審計模塊（110）、策略 模塊（120）、延遲及控制模塊（130）；該策略模塊（120）用于根據其內置策略實時檢測流經該策略模塊的數據包，并且復制符合該內置策略的數據包， 且將該符合內置策略的數據包發送至該延遲及控制模塊（130）；該審計模塊 （110）用于對所述復制的數據包進行應用層內容審計，以審計該數據包是否為非法數據包，并將該審計結果發送至該延遲及控制模塊（130）；還用于配置所述策略模塊（120）的內置策略，以及用于關閉該策略模塊（120）；該延遲及控制模塊（130）用于對所述來自該策略模塊（120）的數據包進行延遲處理，并基于來自審計模塊（110）的審計結果對該被延遲數據包進行控制和處理。

在專利無效宣告請求案件中，專利復審委基于無效宣告請求人提供的附件1、2、4，結合本領域公知常識判定該案專利的權利要求不具備創造性，由此作出該案專利宣告無效的決定。

而北京市高級人民法院在審理中認為，該案專利的權利要求相對于附件1、2、4具備創造性。

上述二者在確定權利要求1與附件1存在的區別技術特征上存在劃分的爭議，由此對于附件2、4是否給出了技術啟示得出了不同的結論。以下僅對附件2是否具備結合的技術啟示進行分析。

專利復審委在無效請求審查中認為：

針對區別特征a、權利要求1中包含獨立的延遲及控制模塊，而附件1中僅公開了對數據包進行延遲處理，未明確記載實現對數據包進行延遲處理功能的為獨立的延遲及控制模塊，設立獨立的延遲及控制模塊來執行相應的操作是本領域技術人員的常用技術手段。

針對區別特征b、權利要求1中策略模塊復制符合該內置策略的數據包，審計模塊對所述復制的數據包進行審計，而附件1中數據包被防火墻和審計系統同時截獲，審計系統對數據包進行審計，即本專利權利要求1中的審計模塊只對符合內置策略的復制的數據包進行審計，而附件1中的審計系統對所有截獲的數據包均進行審計，附件2公開了一種網絡設備入侵檢測的方法，公開了復制符合內置策略的數據包， 控制平面對所述復制的數據包進行審計，可見，附件2公開了區別特征b，且其在附件2中所起的作用也是降低資源消耗，不影響數據轉發性能，與區別特征b 在本專利中所起的作用相同，因此附件2中給出了在附件1的基礎上結合附件2 的技術啟示。

而北京市高級人民法院在審理中認為：本案權利要求1中的策略模塊對符合內置策略的數據包進行復制，并將該數據包發送至延遲及控制模塊進行延遲處理，也就是說，這些符合內置策略的數據包在延遲及控制模塊收到審計結果之前，不會通過數據通路傳輸出去。這樣本案權利要求1中的數據流實際上被一分為二，一部分被發送至延遲及控制模塊進行延遲處理，而另一部分通過數據通路傳輸出去。并且，本專利的審計模塊和延遲及控制模塊處理完全相同的數據包，顯然更有針對性且處理效率更高。 而附件2中并未公開延遲及控制模塊，因此不可能公開有關審計模塊與延遲及控制模塊之間的相互關系及相應技術效果。而且這兩種不同的技術手段所帶來的技術效果也完全不同。附件2的嗅探器在探測到網絡流量異常后，才啟動相應的安全策略，因此其安全策略存在一定的滯后性，并且其無法給出利用審計模塊和延遲及控制模塊處理完全相同的數據包，從而實現針對性強、效率更高的控制的技術啟示。而本專利權利要求1中的策略模塊將待審計的數據包發送至延遲及控制模塊進行延遲處理，從源頭實現了對網絡行為的管理，使得控制能更有針對性且更高效。附件2中嗅探器按照一定的過濾條件將一部分數據包復制并送往控制平面進行分析，其不同于本案權利要求1中的區別特征b，且其所起的作用也不同于區別特征b在本專利中的所起的作用。據此，附件2中不存在將區別特征b結合到附件1的啟示。

由此可見，北京市高級人民法院在審理中實質上是認定上述區別技術特征a、b之間存在相互關聯，從其解決的技術問題、產生的技術效果出發，考量其整體在整個技術方案中的作用，由此得出附件2并未給出相應技術啟示的結論。

三、小結與建議

當多個技術特征共同解決某一技術問題、產生一個技術效果時，應該判斷其之間是否具有不可分割的技術關聯性，若具有則應將這些技術特征作為一個區別技術特征進行整體考量，在現有技術中尋找是否存在結合的技術啟示，而不應該對特征進行機械拆分，也不應由此從多篇對比文件中得到可以結合的技術啟示。

參考文獻：

【1】《專利審查指南》

【2】頊曉娟，“創造性評判中區別特征劃分尺度和技術啟示的把握”，復審無效決定評析，2017.10.20，

【3】國家知識產權局專利復審委員會無效宣告請求審查決定 第（23623）號

【4】北京市高級人民法院行政判決書，（2016）京行終2722號