從復審看前審，淺析如何準確使用法條

張小芳 郭鳳華

摘要：《專利法》第26條3款規定說明書應當對發明或實用新型做出清楚、完整的說明，以所屬領域的技術人員能夠實現為準;《專利法》第22條第4款規定發明或者實用新型申請的主題必須能夠在產業上制造或者使用，并且能夠產生積極效果。在實用新型審查中，存在對兩個法條使用混淆的問題，本文從一件復審案例進行剖析，對同一件案例前審與復審使用不同的法條，對申請人的說服力不同，以此探究在前審中如何提高審查效能。

關鍵詞：清楚完整;實用性;審查效能

中圖分類號：G306文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2020）27-0066-03

1 引言

《專利法》第26條3款規定說明書應當對發明或實用新型做出清楚、完整的說明，以所屬領域的技術人員能夠實現為準;在實際審查中，判斷說明書是否符合《專利法》第26條3款的規定就是根據說明書記載的內容，本領域技術人員是否能夠清楚得知技術方案是什么、技術手段能否實施、能否解決技術問題以及能否達到相應的技術效果;而《專利法》第22條第4款規定的實用性，是指發明或者實用新型申請的主題必須能夠在產業上制造或者使用，并且能夠產生積極效果，另外，根據專利審查指南[1]中的詳解，具備實用性的實用新型專利申請的技術方案應當能夠產生預期的積極效果，因而明顯無益，脫離社會需要的實用新型專利申請的技術方案不具備實用性。

雖然在法條釋義上不能將二者替換使用，但是在實際審查中，存在的一些案件會出現判斷上的困惑，無法判定是不符合《專利法》第22條第4款實用性的規定，還是不符合《專利法》第26條3款說明書應當清楚完整的規定。其中，實用性中的能夠制造或使用是指技術方案具有在產業中被制造或使用的可能性，并且不能違背自然規律且應當具備可再現性，案件如果存在實用性的缺陷是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書公開的程度無關;說明書不清楚完整更多的是指由于申請人對申請文件的撰寫所導致的客觀存在的缺陷。采用不同的法條對申請人的說服力是不同的。本文以一個復審案例為例，分析在前審與復審程序中，不同的法條對申請人的說服力不同，導致審查效能也存在不同。希望能夠對于以后的審查，有利于選擇更恰當的法條進行評定。

2 具體案例與評析

2.1 案例介紹

本案涉及發明名稱為“一種以高空冷空氣作為制冷劑的制冷系統”的復審案例[2]。

在前審中，駁回理由是權利要求不符合《專利法》第22條第4款的規定，審查意見中指出：權利要求1、2請求保護一種以高空冷空氣為制冷劑的制冷系統，其技術方案是在自然高峰或人造高塔上設置冷風收集裝置，抽取高空冷空氣并將其輸送到地面用于制冷，但所述設備及其安裝需要高建造成本和維護成本，并需要大量動力供應，不能達到申請人所宣稱的結構簡單、使用方便及成本極低的技術效果，即上述技術方案明顯無益，脫離社會需要，故不符合《專利法》第22條第4款規定的實用性。

申請人針對上述駁回決定提交了專利復審請求，復審程序中則采用了《專利法》第26條3款進行了審查，并指出：本申請涉及一種以高空冷空氣作為制冷劑的制冷系統，其包括冷風采集裝置和輸送管道裝置，通過設置在3 000米以上的自然山峰或人造高塔上的冷風采集裝置抽取高空冷空氣，抽取到的冷空氣通過保溫輸送管道輸送到地面需要制冷的地點，并與該地點的熱空氣產生熱交換，降低溫度產生制冷效果。但是，本申請說明書涉及的上述技術手段對所屬技術領域人員來說是含糊不清的，根據說明書記載的內容無法實施，理由是：盡管申請人在說明書中提到，3 000米高度以上的冷空氣溫度較地面溫度低近20度，將該高空冷空氣引入地面，就能與地面熱空氣進行熱交換，實現降溫制冷的效果，但是，首先，現有技術中，最高的建筑物高度不到1 000米，如何克服工藝困難建造3 000米以上的人造高塔沒有公開;其次，即使采集裝置設置在雪線以上的山峰，但采集后的空氣很輕，無法通過管道自行下降到需要降溫的地點，需要使用泵等動力裝置抽吸空氣到地表，在抽吸過程中，泵給空氣施加動能，從而因能量交換而發熱，而且，氣體分子在管道輸送的運動過程中，也存在互相摩擦而產生熱量，此外，處于高空的冷空氣相對于處于地表具有一個較大的勢能，如此，當高空冷空氣到達地面時，由于能量轉換導致熱能增加，以上種種因素，導致氣體溫度升高，到達地面的溫度并不可能如本申請所述保證仍為高空采集時的溫度，同時本申請并沒有試驗數據證明采集的冷空氣到達地面后溫度較地面溫度低。因此，本領域技術人員根據本申請公開的內容，不能確定采集、輸送高空冷空氣到地面能否作為制冷劑使用。因而，該申請的說明書中給出的技術手段是含糊不清的，根據說明書記載的內容無法具體實施，因此本申請說明書未對發明作出清楚、完整的說明，以至本技術領域的技術人員不能夠實現，不符合《專利法》第26條第3款的規定。

2.2 審查過程分析

分析前審與復審的審查過程，可以看出：

第一，《專利法》第26條第4款的實用性和《專利法》第26條第3款的不清楚完整，是存在內在關聯性的，在實際審查中容易出現混淆。對此，首先應當理清申請文件所存在的缺陷屬于哪一種，判斷缺陷是技術方案本身所固有的還是由于申請人撰寫方式所導致的，進而再選擇合適的法條進行評述。以本案為例，申請人的發明思路在于將高地勢的冷空氣引入地面用于制冷，在原理上是可行的，并未違背自然規律，技術方案本身并未出現違背常理的缺陷，僅僅是申請人的設想在實際執行時會出現造價高、操作復雜等問題，從而與申請人所述的結構簡單、成本極低的描述不符，這并不是技術方案本身的缺陷，因而認定不具備實用性是不恰當的。然而雖然原理可行，但是在實現申請人的設想時，申請文件并未對實現其技術方案的技術手段做清楚、完整的記載，例如申請人聲稱要建造3 000米以上的高塔，而這高度超越了現有的最高高塔高度，申請文件卻并未記載怎樣克服困難建造3 000米以上的高塔，同時，怎樣將高空冷空氣引入地表、冷空氣引入地表后溫度是否還滿足作為制冷劑的溫度，這些在申請文件中都未給出清楚完整的記載，因而是不符合《專利法》第26條第3款的規定。

第二，申請人對于實用性的認可程度低于對說明書不清楚完整的接納程度。申請人對實用性的理解主要停留在“永動機”、“產業上無法制造和使用”、“利用極限或特殊的條件實現”等方面，對于“明顯無益，脫離社會需要”的判斷存在一定的主觀性，站在申請人的角度思考，申請人提出該發明創造，是認為其是有價值的甚至能獲得一定經濟利益的。具體至本案中申請人在答復前審的意見陳述中及提交復審時的請求書中，申請人核算了在建造本申請的各個部件所花費的成本與現有技術中當下所用的制冷成本，進行分析后認為本發明具備巨大的收益前景，由這些內容可以看出，申請人對于通知書中所撰寫的“明顯無益、脫離社會需要”是不認同的。

而具體至對于《專利法》第26條第3款中涉及的說明書應當清楚完整而言，站位是客觀的，因為判定說明書記載的內容是否清楚、完整以及能夠實現的主體并不是審查員，也不是申請人，而是本領域技術人員，依據本領域技術人員所應當具備的能力，申請文件中存在的問題是客觀存在。以本案為例“怎樣建造出比現有技術中最高高度為1 000米的建筑更高的為3 000米以上的建筑”“怎樣將氣體從3 000米高的位置引流至地表制冷位置處”“怎樣防止能量轉換及氣體摩擦等過程中的種種因素導致的氣體溫度升高，進而導致不能有效進行制冷”等多個問題是客觀存在的，申請人在設計該發明創造時，可能僅僅是考慮到“高位置處氣溫低、低位置處氣溫高，將低氣溫引流至高氣溫進行熱交換能夠節約能源、有效制冷”這一發明思路，并未思考到在實現氣體傳輸的過程中存在的上述多種問題，在復審過程中將上述理由告知申請人之后，申請人就會比較容易接受，依據其說明書所記載的內容本領域技術人員不清楚其技術方案是怎樣實現的。

第三，對于實用性評定中的“明顯無益、脫離社會需要”，存在著難以界定的問題，整個社會的發展水平是不同的，所以不同發展階段的地區人的認知水平也是不同的。由于所掌握的知識差異、所處的環境差異等因素會導致對一個技術方案是有益或無益以及是否被社會需要的認知是不同的，因而在判斷實用性時容易存在不準確及主觀的問題。

然而對于《專利法》第26條3款規定的說明書清楚完整而言，一個部件是否能夠應用于某一場合、多個部件是否存在相互間的運動阻礙干涉、某個模塊是否存在不能工作、采用某個技術手段是否能夠解決技術問題，這些評判均是采用相對客觀的判斷標準，可以和不可以的界限是很明確的，如果審查員在通知書中將上述明確的問題準確指出，申請人是更加容易信服的。

第四，在審查意見通知書中，應當充分說理以提高通知書的說服力。以本案為例，前審通知書中指出，“所述設備及其安裝需要高建造成本和維護成本，并需要大量動力供應，不能達到申請人所宣稱的結構簡單、使用方便及成本極低的技術效果，即上述技術方案明顯無益，脫離社會需要”，相對于復審通知書中充分的擺事實講道理而言，顯得說服力不足，假設前審中附上使用該發明的設備，及安裝輸氣管道、動力裝置、人造高塔所需要的成本大概需要多少、所需要的人力為多少，遠遠超出現有技術中普通制冷設備的成本與人力物力;以及使用該發明裝置進行制冷所造成的時間成本及可能存在的維修與損壞成本等，遠遠超出現有技術中的普通制冷裝置，顯然也會在對比中增加對申請人的說服力。

3 結語

對于發明人或申請人，在撰寫申請文件時也應當從實用性及清楚完整的角度思考，首先應當使得所申請的案件原理可行、無違背自然規律、也并非利用極限或特殊的條件實現、能夠在產業上制造和使用，這是申請文件應當滿足的基本條件。除此之外，在撰寫時，應當對技術方案進行清楚、完整的說明，以使所屬本領域技術人員能夠實現為準，尤其是對涉及到發明構思的關鍵技術手段，應當考慮本領域技術人員在閱讀申請文件內容后能夠使用其技術手段解決其技術問題并達到其技術效果，所采用的技術手段也應當是清晰明確及可以實現的。

對于審查工作而言，在實際審查時如果遇到法條適用的問題，應當考慮案件本身就存在缺陷還是因為申請人撰寫不得當所導致的缺陷，同時在審查時也應當充分全面地進行說理，增加通知書的說服力，提高審查工作的有效性。

參考文獻：

[1] 中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南[M].北京：知識產權出版社，2010.

[2] 國家知識產權局專利復審委員會.以案說法專利復審無效典型案例指引[M].北京：知識產權出版社，2018.