職務發明專利權屬糾紛實務分析

何勝林 田小伍

摘 要：隨著知識產權保護意識增強和人才流動越來越頻繁，職務發明專利權屬糾紛案件激增。目前，此類案件的審理尚未形成統一的標準，包括發明人的訴訟地位、實質性特點的認定、創造性貢獻的認定、職務發明的認定等多項程序及實體問題，不同的法院甚至同一法院不同法官都可能有不同的理解和處理。筆者結合相關法律法規、司法案例，闡述對幾個問題的思考，以提供合理、可行的認定思路。

關鍵詞：專利權屬糾紛;職務發明;實質性;創造性;相關性

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A 文章編號：1003-5168（2021）28-0-05

Abstract： As the awareness of intellectual property protection has increased and the flow of talents has become more frequent， there has been a surge in disputes over the ownership of patents for service inventions. At present， the trial of such cases has not yet formed a unified standard， including the inventor’s litigation status， identification of substantive characteristics， identification of creative contribution， identification of service inventions， and many other procedural and substantive issues， different courts and even different judges of the same court may have different understanding and handling. Combining relevant laws， regulations and judicial cases， the author elaborates on several issues in order to provide reasonable and feasible identification ideas.

Keywords： patent ownership disputes;service inventions;substantive;creative;relevance

隨著知識產權保護力度的不斷加強，知識產權成為企業競爭的重要手段，愈發受到企業的重視，同時人才流動也越來越頻繁。在此背景下，因離職創業或員工跳槽所引發的職務發明專利權屬糾紛越來越多。然而，對于專利權屬糾紛案件，司法實踐目前并沒有形成統一的標準，同案不同判的情況時有出現。因此，關于發明人的訴訟地位、實質性特點的認定、創造性貢獻的認定、研發能力的認定、與本職工作的相關性的認定等幾個具有代表性、普遍性的問題，值得探討。

1 發明人的訴訟地位

1.1 對于發明人的訴訟地位，各法院認識不一

對于原告主張的發明人與登記發明人不一致的職務發明創造專利權屬糾紛訴訟中發明人的訴訟地位——包括專利登記簿登記的發明人和訴訟中原告或被告主張的發明人，司法實踐目前尚無統一標準，各地法院包括幾個知識產權專門法院的認識不一，同一法院不同時期的認識也有差別，甚至一個案件中的多個發明人也有不同對待。下面結合具體案例進行分析。

上海知識產權法院審理的原告上海諾特飛博燃燒設備有限公司與被告上海華之邦科技股份有限公司專利權權屬糾紛一案中，涉案專利的登記發明人為陳某、徐某、畢某、岳某4人，其中陳某、徐某經法院通知作為無獨立請求權的第三人參加訴訟，而同為登記發明人的畢某、岳某未作為當事人參加訴訟。北京知識產權法院審理的原告蒂龍科技發展（北京）有限公司與被告泰斯福德（北京）科技發展有限公司專利權權屬糾紛一案中，登記發明人楊某和原告主張的發明人齊某均經法院通知作為第三人（未說明是無獨立請求權的第三人）參加訴訟。然而，同為北京知識產權法院審理的原告清華大學、原告北京環科環保技術有限公司、原告北京市環境保護科學研究院與被告北京瀧濤環境科技有限公司專利權權屬糾紛一案中，涉案專利的登記發明人郭某、劉某、陳某、潘某、肖某均未作為訴訟當事人參加訴訟。廣州知識產權法院審理的原告惠州市沃瑞科技有限公司與被告惠州市欣宇科技有限公司、被告劉立富專利權權屬糾紛一案中，登記發明人劉立富作為共同被告參加訴訟。

通過上述案例可以看出，目前對于職務發明引起的專利權屬糾紛中發明人的訴訟地位，司法實踐認識、處理比較混亂，有作為被告參加訴訟的，有作為有獨立請求權的第三人參加訴訟的，有作為無獨立請求權的第三人參加訴訟的，有作為證人參與訴訟的，也有未參與訴訟的。

發明人是否應當參加訴訟及其在訴訟中的訴訟地位，涉及管轄、遺漏當事人等嚴肅的、重要的審判程序問題，處理不當極易導致不必要的審判程序錯誤，損害司法權威性，增加當事人訟累。司法實踐中也確實存在因發明人未參加訴訟而發回重審的情況。例如，原告敦泰科技（深圳）有限公司與被告深圳磨石科技有限公司的專利權屬糾紛案件、原告洛陽瑞昌環境工程有限公司與被告洛陽明遠石化技術有限公司的專利權屬糾紛案件，均因為登記發明人未參加一審訴訟且被一審判決認定不是發明人而裁定發回重審。

因此，明確發明人的訴訟地位，統一裁判標準，是因職務發明引起的專利權屬糾紛亟待解決的問題之一。

1.2 發明人應當作為無獨立請求權的第三人參加訴訟

筆者認為，在上述糾紛訴訟中，無論是登記發明人還是原告或被告主張的發明人，其對涉案專利的權屬并無獨立的請求權。但是，案件處理結果直接決定了其是否享有涉案專利的發明人資格，即其是否享有作為發明人所享有的署名權和獲得獎勵、報酬等民事權利。所以，案件的處理結果與發明人在法律上有直接的利害關系。在主張發明人與登記發明人不一致的職務發明專利權屬糾紛中，發明人屬于應當參加訴訟的、《中華人民共和國民事訴訟法》第五十六條第二款規定的無獨立請求權的第三人，享有相應的權利。

2 發明人的認定

依據《中華人民共和國專利法》（簡稱《專利法》）第六條的規定，若無約定的，非職務發明創作的專利權（或申請專利的權利）歸屬于發明人，職務發明創造的專利權（或申請專利的權利）歸屬于發明人的單位。因此，確定發明人或設計人是確定專利申請權或專利權歸屬的基礎。因職務發明引起的專利權屬糾紛，在登記的發明人與原告或被告主張的發明人不一致的情況下，應當首先查明、認定涉案專利的發明人，然后進一步查明、認定涉案專利是否屬于職務發明[1]。

依據《中華人民共和國專利法實施細則》（簡稱《專利法實施細則》）第十三條的規定，專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。因此，對于發明人的認定，最終應當落在“發明創造的實質性特點”和“作出創造性貢獻”這兩點上[2]。

2.1 發明創造的實質性特點

2.1.1 實質性特點及判斷方法。對于發明創造的實質性特點，《專利法》僅在第二十二條第三款對專利創造性的規定中提及：“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步?！薄秾＠▽嵤┘殑t》僅在第十三條對發明人的規定中提及：“專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。”對于什么是“實質性特點”，如何認定“實質性特點”，《專利法》和《專利法實施細則》中均無明確的規定。

《專利審查指南》則在第二部分第四章第2.2節對“突出的實質性特點”進行了闡釋：“發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點。”從中不難得出，“突出的實質性特點”應當是對所述技術領域的技術人員來說，發明創造相對于現有技術，非顯而易見的區別技術特征。

《專利審查指南》緊接著在第二部分第四章第3.2.1節“突出的實質性特點的判斷”詳細說明了實質性特點的判斷方法。它通常按照3個步驟進行：確定最接近的現有技術;確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題;判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

對于外觀設計專利而言，根據《專利法》第二十三條第二款：“授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別?！薄秾＠▽嵤┘殑t》第十三條對發明人的規定中所述的“實質性特點”，應當是指外觀設計專利相對于現有設計或者現有設計特征的組合，具有明顯區別的設計特征?！秾＠麑彶橹改稀吩诘谒牟糠值谖逭碌?節“根據專利法第二十三條第二款的審查”中，對此進行了詳細闡釋。

2.1.2 據以認定實質性特點的資料?！秾＠▽嵤┘殑t》第十三條所述實質性特點應當是對所述技術領域的技術人員來說，發明創造相對于現有技術，非顯而易見的區別技術特征（外觀設計專利則為區別設計特征）。因此，要認定實質性特點，勢必先確定“現有技術資料”的范圍，然后根據“現有技術資料”所確定的現有技術，確定涉案專利相對于現有技術的“非顯而易見的區別技術特征（外觀設計專利則為區別設計特征）”，即實質性特點。

筆者認為，現有技術資料的范圍應當主要限于專利文本、專利審查檔案和包括無效宣告決定書在內的專利無效宣告檔案。除公知常識外，一般應以記載于專利文本、專利審查檔案、專利無效宣告檔案中的現有技術為限。理由有兩點。

一是在專利審查或者無效宣告程序中判斷專利的實質性特點，目的是評價專利的創造性，通過與現有技術對比確定實質性特點的范圍，以授予專利申請一個恰當的保護范圍。因此，審查員或者無效宣告請求人可以選擇專利申請日之前公開的任何一項現有技術。

不同于在專利審查或者無效宣告程序中判斷專利的實質性特點的目的，在專利權屬糾紛中確定涉案專利的實質性特點并不是為了評價專利的創造性。評價專利的創造性是專利審查、專利無效宣告程序所要審查的問題、進行的工作，不是也不應當是專利權屬糾紛中所要審查的問題、進行的工作。在專利權屬糾紛中確定實質性特點是為了確定發明人，即確定實質性特點是什么并進一步確定誰對此作出創造性貢獻，確定涉案專利實質性特點僅僅就是確定專利文本或者專利審查檔案、專利無效宣告檔案所描述的實質性特點。專利權屬糾紛中，實質性特點的認定是找出專利文本、專利審查檔案、專利無效宣告檔案所描述的實質性特點的過程，并不是按照創造性的評價辦法認定實質性特點的過程。

二是專利文本、專利審查檔案、專利無效宣告檔案往往直接記載了涉案專利的背景技術、現有技術存在的技術問題、涉案專利解決技術問題的方案以及涉案專利技術方案的有益效果等。這些內容都直接記載或反映了涉案專利技術方案區別于現有技術的實質性特點。相對于其他資料而言，專利文本和專利審查檔案顯然能夠更準確、更直接地確定專利的實質性特點。

一般而言，在專利權屬糾紛中確定涉案專利的實質性特點，就是按照《專利審查指南》中突出的實質性特點的判斷方法，呈現出專利文本、專利審查檔案、專利無效宣告檔案中所描述的實質性特點。

2.2 作出創造性貢獻

對于“作出創造性貢獻”的含義，《專利法》《專利法實施細則》《專利審查指南》等專利法相關法律法規、司法解釋、規范性文件等均無直接說明，僅《專利法實施細則》第十三條從相反方面簡單表述了哪些情況不屬于“作出創造性貢獻”的人：“只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人?！?/p>

司法實踐中往往運用《專利法實施細則》中的第十三條否定發明人身份，即通過否定對方所主張的發明人，以肯定自己所主張的發明人。但是，無論是正面認定還是反面否定，對于“作出創造性貢獻”舉證、查明、論述的核心都應當是“爭議發明人”的工作內容與專利實質性特點的關系[3]。

但是，對于“創造性貢獻”的認定原則、標準，筆者認為不宜片面地理解“創造性”，不應當片面地認為只有提出涉案專利技術方案的人才是“作出創造性貢獻”人、發明人，而應當考量“爭議發明人”的工作內容對專利實質性特點的形成所起的作用。究其原因，專利技術方案的形成是一個復雜的過程，從技術問題的提出、解決思路、解決技術問題的手段的提出以及論證，到專利技術方案的確定、有益效果的論證或驗證，其中的每一步都有可能是該技術方案形成的關鍵。例如，某設備的某部件經常損壞，且這個問題已經存在很久，但是大家都沒有搞明白為什么會出現這樣的問題，A公司甲某通過大量試驗和長時間思考終于發現技術問題所在;A公司乙某得知甲某發現的技術問題后，提出了解決方案，形成了新的技術方案。對于該新技術方案，甲某、乙某都應當是發明人，因為技術問題的發現也是該新技術方案形成的難點和基礎，此時技術問題的發現應當屬于“作出創造性貢獻”。

2.3 關于發明人研發能力的問題

關于發明人研發能力的問題是很多專利權屬糾紛涉及甚至作為爭議焦點的問題，事實上也確實存在很多這類情況。員工甲從A公司離職，入職B公司后作出發明創造。B公司為了規避專利權屬糾紛或者其他原因，就在申請專利時不將甲登記為發明人，而將未參與發明創造的乙登記為發明人。這樣在專利權屬糾紛訴訟中，A公司就可能主張乙沒有研發能力，不可能對專利的實質性特點作出創造性貢獻，不是實際發明人，同時提供其他證據證明甲是專利的發明人，以此達到最終單獨享有專利的訴求。

筆者認為，所謂專利的研發能力就是解決現有技術問題的能力，具備相應的技術知識，能夠運用掌握的技術知識、經驗解決技術問題，具備相應的研發能力。對于研發能力的認定，可以從3個方面綜合考慮。

一是“爭議發明人”自身的研發能力。主要是查明“爭議發明人”的學習、培訓、工作、研發等經歷，是否使得“爭議發明人”具備研發涉案專利技術方案的可能性。二是通知“爭議發明人”參加庭審或調查，通過詢問、發問了解“爭議發明人”對涉案專利技術方案以及相關專業知識、問題的了解、掌握情況，進一步查明“爭議發明人”的研發能力，同時通過“爭議發明人”對涉案專利研發過程的描述與回答，判斷其參與發明創造研發的可能性。三是除綜合考慮上述兩方面外，還應當考慮“爭議發明人”的研發能力與涉案專利技術方案所需求的研發能力相適應的問題。例如，對于某些技術方案較為簡單的專利，可能并不需要多高的研發能力，有可能是接觸本行業時間不長的人在發現技術問題后，根據生活、工作經驗就能夠解決的。此時，不宜因為“爭議發明人”沒有相關學習和研發經歷，就否定其發明人身份。

3 職務發明的認定

依據《專利法》第六條第一款、《專利法實施細則》第十一條的規定，職務發明共分為4種情形：①在本職工作中作出的發明創造;②履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造;③退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造;④主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造。

此處之所以詳細區分上述4種情形，是因為司法審判實踐中，很多原告在訴訟中只是籠統地主張依據《專利法》第六條、《專利法實施細則》第十一條的規定，而不區分具體屬于哪一種情形，甚至部分判決也未進行認定。職務發明的4種情形，其中第①、②、③項是相互排斥的，即第①、②、③種情形中任意兩項都不可能同時出現。職務發明的4種情形就是4項不同的事實，而案件的事實只有一個。原告的主張未進行具體區分，就是主張的事實不明確。法院判決未查明具體屬于哪一種情形，就是事實認定不清楚。因此，明確具體的情形，是法院依法查明事實的必然要求和結果[4-5]。

3.1 在本職工作中作出的發明創造的成立要件

一是本職工作。提出或者研發涉案專利技術方案是發明人的本職工作，該要件同時包含了“在職期間”這一條件——即涉案專利技術方案形成時發明人與單位之間是用工關系。二是作出。發明創造已經完成，已經形成完整的涉案專利技術方案。

3.2 履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發明創造的成立要件

一是本單位交付的本職工作之外的任務。提出或者研發涉案專利技術方案是發明人完成單位交付任務的要求，該要件同樣包含了“在職期間”這一條件。二是作出。發明創造已經完成，已經形成完整的涉案專利技術方案。

3.3 離職后1年內作出的、與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造的成立要件

一是離職后1年內作出，涉案專利技術方案是離職后1年內形成的。此處是專利技術方案的完成時間，而不是申請專利的時間。二是與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關。對于“有關”，即發明創造與原單位本職工作或原單位分配的任務的相關性，筆者認為有3點需要探討。

第一，與本職工作或者分配任務的“具體工作內容”有關，是緊密的、具體的相關，而不是工作部門、工作崗位這種籠統的相關。例如：本職工作或者分配任務是發動機研發，研究人員離職后作出的與有關發動機的發明創造應當屬于“有關”;研究人員離職后作出的作出有關輪胎的發明創造，不應當屬于“有關”。對于該點，前文所述第①、②種情形中“本職工作”“單位分配的任務”應當同樣適用。

第二，與涉案專利的相關性應當是與涉案專利所屬技術領域相關更為合理，而不應當是與涉案專利具體技術方案的相關。例如，本職工作是汽車輪胎結構的研究人員，離職后作出的與有關汽車輪胎材質的發明創造，應當也屬于“有關”。

第三，除了本職工作內容或者分配任務內容的相關性外，還應當考慮時間的相關性，應當是“離職前適當時期”的本職工作內容或者分配任務內容與涉案專利有關。例如，甲某1996—2016年一直在A公司工作，工作崗位經過數次變動，也曾經在研發部任職負責汽車發動機研發，但是離職前2年一直在人事部從事人事管理工作，此時顯然就不應當認定甲某離職后1年內的發動機發明創造與原單位的本職工作有關。至于“離職前適當時期”應當多長才合適，筆者認為《專利法實施細則》中“退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的”已經給出了可參照的合理期限，即1年。

3.4 主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造成立要件

主要是利用本單位的物質技術條件，包括資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等所完成的發明創造。例如，涉案專利就是本單位的技術秘密，主要是基于本單位的技術秘密進一步研發;涉案專利的形成關鍵在于需要專有設備的大量實驗，而涉案專利是基于發明人使用本單位專有設備進行大量實驗后所完成的;某種試劑專利，其使用的幾種原材料價格昂貴且不易獲得，研發中均是由單位提供原材料進行實驗的。發明人在研發過程中依賴單位的資金、設備、零部件等物質技術條件，即便此類職務發明創造與發明人在本單位的工作任務無關，為了保障單位的經濟利益，法律規定此類職務發明創造歸屬于單位。需要注意的是，此種情形下的發明創造，無論涉案專利技術方案是什么時間完成的——即便離職超過1年，依然歸屬于單位。例如，即便已經自原單位離職3年，只要發明人的發明創造主要是利用其在原單位工作期間的實驗數據完成的，發明創造仍歸屬于原單位。

4 現有技術/設計抗辯

現有技術/設計抗辯是專利侵權訴訟中的一項不侵權抗辯制度。但是，在專利權屬糾紛中，被告也時常會提出所謂“現有技術抗辯”，即涉案專利技術屬于現有技術，原告無權據為自有，或者涉案專利為現有技術、沒有實質性特點，那么原告主張的發明人自然就不是對實質性特點作出創造性貢獻的人。因此，原告的主張不成立。

例如，在原告牧野機械（蘇州工業園區）有限公司與被告蘇州兮然工業設備有限公司的專利權權屬糾紛案件中，被告提出涉案回轉干燥窯爐設備技術方案屬于公知技術的抗辯意見，蘇州市中級人民法院在判決書中明確專利權屬糾紛不適用現有技術抗辯，對該抗辯意見不予審查。最高人民法院在二審判決中也持相同觀點。

在原告杭州埃杜爾威特泵業技術有限公司與被告上海德耐泵業有限公司的專利權權屬糾紛案件中，盡管原被告均未提出涉案專利因屬于現有技術而不應授予專利權，但是原告提交的證據以及原告的當庭陳述證實“被告將原告公開銷售多年的EDUR多相流泵產品的技術方案向國家知識產權局申請了專利”，且“已經在中國市場銷售多年，只要購買者拆開機器通過觀察內部結構即可獲得的技術方案”。上海知識產權法院就直接根據該事實認定涉案專利的技術方案在專利申請日之前已經被公開，屬于現有技術，原告不能將已經進入公有領域的現有技術據為己有，原告主張涉案專利權歸屬于自己缺乏事實與法律依據，最終駁回原告的訴訟請求。

筆者認為，現有技術抗辯不應當適用專利權屬糾紛訴訟，理由有4點。

第一，專利侵權訴訟中現有技術抗辯與專利權屬糾紛中的“現有技術抗辯”有著根本區別。專利侵權訴訟中現有技術抗辯是將被控侵權技術方案與現有技術進行對比，并非專利技術方案與現有技術的對比。因此，專利侵權訴訟現有技術抗辯并不審查、評價專利的新穎性，未超出民事訴訟的審查范圍。專利權屬糾紛中的所謂“現有技術抗辯”是專利技術方案與現有技術的對比，是對專利的新穎性的審查、評價，而對專利新穎性的審查與評價不屬于民事訴訟的審查范圍。

第二，專利侵權訴訟中現有技術抗辯制度是《專利法》第六十七條明確規定的，而專利權屬糾紛訴訟適用“現有技術抗辯”沒有法律依據。

第三，專利權屬糾紛中實質性特點應當是“專利文本、專利審查檔案、專利無效文檔”“所描述”的實質性特點。那么，使用“專利文本、專利審查檔案、專利無效文檔”之外的現有技術資料，確定專利與現有技術的區別，事實上已經遠遠偏離了專利權屬糾紛中認定實質性特點的目的。

第四，專利權屬糾紛中，如果“現有技術抗辯”成立，那么得到的是一個看似正確、實則有失公允的判決結果，因為此時的判決結果是“駁回原告的訴訟請求”。然而，該判決結果事實上同時維持了“涉案專利權歸被告所有”這一狀態，明顯與判決所依據的“涉案專利屬于現有技術，不應當歸屬于原被告任何一方”的原理相悖，顯然有失公允。

參考文獻：

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3144500338274