商標合理使用:理論探賾與我國制度建構

關鍵詞： 商標合理使用；傳統合理使用；被提及合理使用；適用對象；構成條件

摘 要： 作為商標侵權的一種抗辯事由，合理使用理論產生于美國1946年《蘭哈姆法》的規定，成形于1992年“街邊新仔”一案的判決。此后，在“海灘男孩”案的判決中，商標合理使用理論得到發展與完善。美國的立法與判例確立了兩類商標合理使用，即“第一含義合理使用”與“第二含義合理使用”，兩者適用的對象不同、構成的要件不一。商標合理使用制度應當在我國《商標法》中予以確立，具體來說，首先要區分兩類合理使用行為，然后再對其適用對象與構成要件分別作出明確規定。

中圖分類號： DF523文獻標志碼： A文章編號： 10012435(2011)03029905

Fair Use of Trademark: Theory and Chinese System Construction

ZHOU Junqiang （School of Politic Sciences and Law， Anhui Normal University， Wuhu Anhui 241003， China）

Key words: fair use of trademark; traditional fair use; nominative fair use; applicative objects; constitutive conditions

Abstract: As a defense to a trademark infringement claim， the concept of fair use， originating from The Lanham Act， took shape in the decision of “New kids in the Block” in 1992. After that， the theory of fair use had been developed and improved in the decision of “Beach Boys”. American legislation and cases established two kinds of fair use in trade marks: first fair use and second fair use with different applicative objects and constitutive conditions. The fair use should be ascertained by our trademark law. To be specific， it is important to distinguish two kinds of fair use and then respectively regulate the applicative objects and constitutive conditions.

作為一個法學術語，合理使用（fair use）源于著作權理論，并且在談到合理使用時如不加說明，一般都認為是指對著作權的合理使用?！恫既R克法律詞典》的“合理使用”詞條直接將其界定為：“不經作者許可，對受版權保護的作品所作的一種合理、有限的使用。”^［1］634在著作權侵權案件中，“合理使用是依據法定因素對侵權指控的一種抗辯事由?！?sup>［1］634從本質上看，合理使用既為權利人設定了依法保護自己權利、尋求侵權救濟的明確范圍，又給他人提供了正當利用信息資源、免受侵權追究的抗辯事由。就此而言，合理使用理論在商標法領域內也有其存在的必然性。由于商標標志的構成要素多樣、商標信息的涉及范圍較大，商標領域合理使用的適用對象與構成要件的確定是正確把握商標合理使用理論的關鍵。商標合理使用理論產生于美國，通過數十年的實踐美國商標合理使用理論已經較為成熟。

一、法定合理使用概念的提出

商標合理使用，最早是在美國的《蘭哈姆法》（Lanham Act）中作為對商標侵權的抗辯事由出現的。1946年的《蘭哈姆法》第33條（b）（4）規定①，下列情況可以作為商標侵權指控的抗辯理由：被指控為侵權的名稱、短語或圖形的使用，并非作為商標，而是（1）作為該當事人在其商業上的個人名稱來使用；（2）作為與該當事人有合法利益關系的任何人的個人名稱的使用；（3）用該名稱或者圖形來描述性地、合理地、善意地說明該當事人的商品或者服務本身，或者其原產地。上述規定被認為是商標合理使用的最早立法規定，也被稱為“Classic Fair Use”（我國學者一般將其翻譯為“法定合理使用”或“傳統合理使用” ）。根據上述規定可以得出，采用 “Classic Fair Use”抗辯必須滿足三個條件：“第一，不是作為商標或服務標志的使用；第二，屬于正當和善意的使用；第三，僅僅是描述性的使用。”^［2］4.071

然而，《蘭哈姆法》為“Classic Fair Use”設定的首要條件，即為“非商標性的使用”（otherwise than as a mark），就此而言，“Classic Fair Use”并非真正是對“商標”的合理使用。對此，臺灣學者也指出“凡善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束?！?sup>［3］63實際上，《蘭哈姆法》的此項規定，隱含了深層次的商標運行理論，“Classic Fair Use”是利用他人的商標標志來描述自己的商品，其原因在于此類商標標志含有公有領域的描述性信息。因此，“Classic Fair Use”在本質上并非是對他人商標的使用，而是對他人商標標志中含有的公有領域內的描述性信息的使用。當“承認商標權的代價主要是把一些文字從我們的語言中除去了”^［4］712時，就應當啟用“Classic Fair Use”了。

二、被提及合理使用理論的形成

《蘭哈姆法》規定的合理使用，僅限于非商標性的描述性使用。但是，由于商標本身攜帶了關于產品及其來源的事實信息，在商業實踐中就出現了這樣一種情況：他人的商標與自己經營的商品或服務存在某種事實上的關聯，只有使用他人的商標才能讓消費者獲得自己提供的商品或服務的事實信息。為了彌補《蘭哈姆法》合理使用的上述不足，在美國司法實踐中，通過判例確認了另一種形式的合理使用，即“Nominative Fair Use”（我國學者一般將其翻譯為“被提及合理使用”或“指明商標權人的合理使用”一案中確立的。

該案中，“New Kids On The Block”（街邊新仔）是一個搖滾樂隊的商標。原告“街邊新仔”組合樂隊1985年成立于波士頓，出道一年即風靡全美。案卷顯示，當時“街邊新仔”商標已經使用于500個以上的產品或服務。在這些服務中包括“900電話”業務，“粉絲”們只要向電話機中投入錢幣，就可以通過撥打不同的900號碼來聆聽“街邊新仔”之間的談話，也可以聽到其他“粉絲”關于“街邊新仔”的交談，或者向“新街邊仔”或其他“粉絲”發送短信。該案的被告是美國新聞出版公司（News America Publishing）和甘尼特衛星信息網絡公司（Gannett Satellite Information Network，Inc.），他們分別出版The USA Today和The Star兩份報紙，也經營各自的“900電話”業務。兩被告在各自報紙上發起了一項評選活動，請讀者通過撥打“900電話”（每次繳費50美分），評選出自己心目中最性感、最喜歡的“New Kid”。為此，他們在報紙上刊登了“New Kids On The Block”樂隊五人組合的照片，并使用了“New Kids On The Block”商標。同時還在在報紙上公布了評選專線的“900電話”號碼。原告由此提起訴訟，認為被告宣傳中擅自使用了其商標，構成了商標侵權。初審法院以美國憲法第一修正案賦予被告的相關言論自由權利而作出有利于被告的裁決。原告不服，遂向美國聯邦第九巡回上訴法院提起上訴。

根據前文的分析可知，“Classic Fair Use”是利用他人的商標標志中含有的公有領域內的描述性信息來描述自己的商標或服務，而不是指向原告的商品或服務。但是，本案中被告使用原告的商標來描述原告的，而不是被告自己的商品或服務，即被告并沒有利用原告的商標來描述被告自己的商品或服務，被告使用“街邊新仔”商標是用來指向“街邊新仔”本身的，因此本案被告對原告商標的使用不屬于“Classic Fair Use”。

為此，美國聯邦第九巡回上訴法院突破了“Classic Fair Use”的原有框架，創設了與“Classic Fair Use”并行的“Nominative Fair Use”理論?！癗ominative Fair Use”適用于被告使用原告的商標去指向原告的產品，雖然被告的最終目的還是描述自己的產品；相反地，“Classic Fair Use”適用于被告用原告的商標僅僅去描述自己的產品，根本不去指向原告的產品。相應地，“Nominative Fair Use”必須同時滿足下列三項條件：“第一，如果不使用他人的商標，自己的產品或服務將難以描述；第二，商標的使用必須限制在適度與必須的范圍內；第三，使用者不能進行任何關于得到商標持有人贊助或支持暗示的行為?！?sup>［5］308從本質上看，這三項條件分別從使用的必要性、使用的適度性以及使用的非暗示性這三個方面為“Nominative Fair Use”規定主和客觀限制。

依照上述條件，對本案分析如下：首先，使用的必要性。事實上，人們在不熟悉“街邊新仔”的名稱時無法談論這個組合樂隊。因此，“Nominative Fair Use”的第一個條件是符合的。其次，使用的適度性。報紙廣告對新街邊仔“商標的使用是在說明民意測驗內容的必要程度內，并且沒有在此范圍外使用的區別性標志或者“新街邊仔”的任何其他信息。因此，“Nominative Fair Use”的第二個條件也符合。最后，使用的非暗示性。本案中，兩份報紙廣告沒有進行任何獲得“新街邊仔”贊助或支持的暗示。The USA Today甚至還向讀者提出了“the New Kids”是否會走下坡路的問題，這恰恰表明了與贊助或支持相反的關系。顯然，“ Nominative Fair Use”的第三個條件也是滿足的。

值得注意的是，“ Nominative Fair Use”的提出，不但解決了為了說明自己與他人的經營項目之間存在事實上的關聯情況下對他人商標的合理使用問題，同時為該種合理使用的成立設定了與“Classic Fair Use”不同的要件。

這樣，通過“街邊新仔”案的審理，美國聯邦第九巡回上訴法院創設了與“Classic Fair Use”并行的“Nominative Fair Use”理論，提出了判定“Nominative Fair Use”抗辯的三要件，從而標志了商標合理使用理論在整體上的形成。由此，“Classic Fair Use”與“Nominative Fair Use”一起，構成了商標合理使用理論的基本框架。

三、兩類合理使用抗辯的適用

商標合理使用理論的基本框架建立以后，在實踐中卻遇到了難以區別適用兩類合理使用的問題。例如，在2002年的“花花公子”案中，加利福利亞地區法院認為被告對原告商標的使用既屬于“Classic Fair Use”又屬于“Nominative Fair Use”。這種將兩種形式商標合理使用不加區分地適用的做法，在理論上淡化了兩類合理使用的區分意義，實踐上混淆了兩類合理使用的構成要件。直到2003年“海灘男孩”案的判決，才從根本上區分了兩類合理使用的適用對象。

“海灘男孩”（Beach Boys）是一個樂隊的名稱，該樂隊是1961年由包括Al Jardine與Mike Love在內的五人創建。樂隊成立后，創作了很多暢銷歌曲，在很短的時間內就取得了巨大的商業成功，在全美擁有眾多聽眾。1967年，“Beach Boys”成員組建了“Brothers Records，Inc.”（簡稱BRI）以持有和管理“Beach Boys”名下的知識產權。數年之后，Jardine與Love不再參加共同巡演，并分別組建了自己的樂隊。Love樂隊獲得BRI授權使用 “The Beach Boys”商標。Jardine也試圖獲得該項授權，但因其條件不符合BRI的要求而被拒絕。此后，Jardine的樂隊繼續使用包含“Beach Boys”商標的樂隊名稱進行演出。由于兩個樂隊都以“The Beach Boys”或近似的名義巡演，演出組織者在預訂了Jardine的樂隊后，有時弄不清到底是哪支樂隊會來。很多觀看過Jardine表演的人也抱怨，他們搞不清到底是誰在表演。1999年4月9日，BRI向地區法院訴訟Jardine侵犯其商標權。地區法院最終作出了支持原告的初審判決，Jardine對此判決不服，于2002年12月上訴于美國聯邦第九巡回上訴法院。

在上訴審中，Jardine堅持認為他對BRI商標的使用既屬于“Classic Fair Use”又屬于“Nominative Fair Use”，并根據上訴法院在“New Kids”案中提出的區分兩類合理使用標準提出：第一，他使用“The Beach Boys”商標來描述“Beach Boys”的產品，因此應當適用“Nominative Fair Use”分析；第二，作為另一選擇，他使用“The Beach Boys”商標只描述他自己——Beach Boys的創始成員——根本沒有描述Beach Boys的產品，據此又應當適用“Classic Fair Use”分析。

針對Jardine的拋出的難題，上訴法院另辟蹊徑，從商標的兩層含義的角度指出：Jardine沒有使用“The Beach Boys”商標來表示它第一層的描述性含義，即“常去海邊沙灘的男孩”。反而，Jardine 是在第二層含義，即商標的意義上，使用“The Beach Boys”商標，也就是在表示這個樂隊——它的成員——通俗的加尼福利亞沖浪文化（popularized California surfing culture）。事實上，無論Jardine使用該商標指向他自己，還是他的樂隊，就是因為Jardine沒有在該標志的第一層描述性意義上使用，所以不能適用“Classic Fair Use”。

這樣，本案只能在“Nominative Fair Use”的范圍內進行。最后，上訴法院對照在“街邊新仔”一案確定的“Nominative Fair Use”抗辯的三個條件，認為Jardine對“The Beach Boys”商標的使用，暗示受到了商標持有人的贊助或者支持，沒能滿足“Nominative Fair Use”的“非暗示性使用”要件，因而判定Jardine敗訴。

本案的判決在美國商標合理使用理論發展上的貢獻體現在對兩類合理使用的適用的判定上。在“街邊新仔”案中，將“Classic Fair Use”與“Nominative Fair Use”進行區別的依據是“使用目的”的不同，前者是為了描述使用者自己的商品，而后者是為了指向商標權利人的商品。然而，這種“使用目的”標準在使用者本身與商標權利人或其商標或服務有事實上的關聯的時候，如本案中的Jardine與“Beach Boys”樂隊，由于使用者對商標的使用兼有兩種目的，因此也就無法再對兩類合理使用進行區分。本案中美國聯邦第九巡回上訴法院在“使用目的”標準無法區分兩類合理使用的情況下，突破原有的理論，向前跨出了具有的重要意義的一步，提出了“使用對象”標準，從而徹底解決了“Classic Fair Use”與“Nominative Fair Use”的適用問題，這是對合理使用理論的一個重大貢獻。另外，本案的判決對“Nominative Fair Use”的構成要件的運用也有實際意義?！敖诌呅伦小卑傅呐袥Q給出了“Nominative Fair Use”的三要件，即必要性、適度性與非暗示性，其中非暗示性是一個主觀要件，難以客觀把握。在本案中，美國聯邦第九巡回上訴法院將主觀的“非暗示性”要件轉化為客觀的“非混淆性”要件，不但使得“Nominative Fair Use”判定具有實際可操作性，也從本質上體現了要求使用者“非暗示”的目的就在于消費者“非混淆”的結果這一本質要求。

可以認為，美國聯邦第九巡回上訴法院通過“海邊男孩”案的審理，從總體上進一步發展與完善了商標合理使用理論，也標志了商標合理使用理論的成熟。從本質上看，“Classic Fair Use”是對商標標志第一含義的使用，而“Nominative Fair Use”則是在第二含義的意義上對商標標志的使用，因此，本文認為對這兩類商標合理使用的術語，應當以此為依據，分別翻譯為“第一含義合理使用”和“第二含義合理使用”，如此不但能說明這兩類合理使用的本質，同時也闡明了這兩類合理使用的區別。

四、構建我國商標合理使用制度的設想

在我國立法中，作為一項抗辯理由，商標合理使用最早出現在國家工商行政管理總局1999年12月發布，現已失效的《關于商標行政執法中若干問題的意見（工商標字［1999］第331號）》（簡稱《意見》）?，F行的《中華人民共和國商標法實施條例》（簡稱《條例》）第49條也規定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用?！睉斨赋?，無論是已經失效的《意見》，還是正在實行的《條例》，其規范的內容主要是關于第一含義合理使用的，并且其列舉式的表述方式也沒能全面給出這種合理使用的構成條件。

目前，我國《著作權法》第22條、《專利法》第69條分別界定了各自領域的合理使用制度，唯有《商標法》在此問題上仍是空白，而《商標法實施條例》的列舉式規定不僅不全面，也沒有提供判定合理使用的標準。因而，在司法實踐中，面對紛繁復雜的實際案情，對商標合理使用的判定，缺乏統一的認識、難以準確地把握。例如，在“聯友鹵制品廠訴柏代娣”一案中，被告對原告商標的使用顯然不屬于第二含義合理使用，而為第一含義合理使用。盡管本案的一審與二審法院的判決結果相反，但均將作為事實問題的“混淆與誤認”作為判決的依據，而不是以作為法律問題的“合理與善意”作為分析的核心，以致一審法院因“被告柏代娣在同類商品上突出使用‘茅山’字樣”而判定其侵權；二審法院又是首先認定“‘茅山’二字是因地而知名，不是因商標而知名”。事實上，對于第一含義合理使用的抗辯，無論使用者如何“突出”使用包含在他人商標中字眼，也無論該字眼是否“知名”都不妨礙其抗辯的成立。問題的關鍵在于，是否在該字眼的第一含義上，合理、善意地使用。

又如，在“卡特彼勒訴長生濾清器”一案中，對于第二含義合理使用的認定，沒有事實證明被告的濾清器是否適用于，或只適用于“卡特彼勒”的產品（FOR CATERPILLAR），法院也沒有對被告使用原告商標是否必要進行質證與認定，就直接進入第二、第三個條件的認定。

本文認為，如果說第一含義合理使用是在公共大道上行走，那么第二含義合理使用則已進入私有領地了。因此，“傳統合理使用”抗辯成立的前提——使用的必要性，即非此而無其他辦法，就如同相鄰權中只有經過他人土地，否則無法出入一樣。這也就是美國聯邦第九巡回上訴法院在“新街邊仔”一案中為第二含義合理使用所確立的三個條件中的首要條件，即“如果不使用商標，涉案的產品或服務將難以表示”。與其他兩個條件相比，必要性條件是前提，否則沒有必要再判定其他兩個條件。

“商標的使用涉及重要的公共利益和私人利益?！豹?［101］通過對美國商標合理使用理論的深入分析，結合我國的實際，本文認為作為一項對商標

權的限制制度和一種對侵權指控的抗辯事由，商標合理使用制度也應當在我國《商標法》中予以確立。具體來說，首先要區分兩類合理使用行為，然后再對其適用對象與構成要件作出明確的規定。

附《商標法》中合理使用制度建議條款：

第N條商品或服務的經營者，為準確說明自己的商品或服務，在滿足以下條件的前提下，有權適當使用他人的注冊商標：

（一）不使用他人的注冊商標，不能準確地說明自己的商品或服務；

（二）該使用沒有暗示受到該注冊商標權利人的贊助與支持；

（三）該使用沒有可能使消費者對其商品或服務的來源產生混淆。

第N＋1條商品或服務的經營者，為正當描述自己的商品或者服務，對他人注冊商標中含有的下列標志，有權進行善意的非商標性使用：

（一）本商品的通用名稱、圖形、型號；

（二）直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點；

（三）地名；

（四）經營者自己的姓名、字號；

（五）其他不具有商標意義的標志。

參考文獻：

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責任編輯：肖建新