專利非實施主體與“337條款”的國內產業要求

薛亞君

專利非實施主體（Non Practicing Entity，以下簡稱NPE），是指擁有專利但自己并不實施該專利技術的實體。一般而言NPE可以分為兩類，第一類是擁有專利但自己不實施該專利的科研機構（如大學或實驗室）、創業公司、科技公司等，其特點是自己投入資金進行研發活動，在獲得專利權后由于不具備生產專利產品的條件，便通過向大型制造企業許可專利的方式獲取收益。第二類又被稱為PAE（Patent Assertion Entity）或者專利流氓，其購買或獲得專利權的目的，在于千方百計的尋找正在實施專利技術的企業或個人，然后逼迫對方繳納專利許可費，或者通過訴訟或其他方式尋求高額的和解費用。但兩種NPE的區分并不絕對。

在NPE認為自己的專利權受到侵害時，一般會通過兩種途徑尋求救濟：法院提供的民事救濟和美國國際貿易委員會（以下簡稱ITC）的337調查救濟。兩者的不同在于，法院的救濟針對所有的專利侵權情形，法院可以判定侵權人承擔損害賠償責任或禁止令；而ITC的337調查針對的是進口貨物侵犯美國專利權的情形，在認定被申請人侵權后，ITC不能判令其對申請人進行損害賠償，但是可以向侵權人發放排除令，即將侵權產品清除出美國市場。2006年eBay案后，NPE通過法院獲取禁制令的難度提高，于是他們紛紛將目光投向ITC，由NPE在ITC提起的337調查開始迅速增加。

一、eBay案對專利非實施主體提起337調查的影響

eBay案發生在2006年。Merc Exchange公司認為eBay的“立即購買”（Buy it Now）按鈕侵犯了自己的專利權，遂向弗吉尼亞州東區地方法院提出訴訟；地方法院拒絕頒發永久禁令；接著MercExchange上訴至美國聯邦巡回上訴法院（以下簡稱CAFC），CAFC否決了地方法院的判決，認為一旦專利侵權被認定，法院就應該發出永久禁令；而美國最高法院又推翻CAFC的判決，指出原告要想獲得永久禁令必須滿足“四要素測試”。“四要素測試法”需要原告證明自己“遭受了無法彌補的損害”，這對非專利實施主體（NPE）非常不利，因為他們本身并不生產產品或提供服務，通常無法證明其產品或服務市場份額的減少，也就無法證明自己存在無法彌補的損害。但由于ITC并不屬于聯邦法院體系，因而eBay案的判決對ITC的行政法官并無拘束力；ITC認為“四要素測試法”不適用于337調查，ITC排除令的發放無須原告證明自己有“不可彌補的損害”。由于ITC審理的快速和其發放排除令較低的證明標準，eBay案前并沒有NPE在ITC提起過337調查，eBay案后非專利實施主體在ITC提起的337調查數量迅速增加（見圖1）。

從上述案例可以看出，對于根據337（a）（3）（C）提出的調查申請，ITC在把握“國內產業要求”時有趨緊的傾向。新趨向使得NPE所宣稱的訴訟中的花費或在專利池許可中的投資都必須與涉案專利的許可存在較強關聯，“生產驅動型”許可與“利益驅動型”許可的劃分表明了ITC對專利技術商業開發的重視。但是總體而言，ITC各種檢驗關聯性的標準還不是很清晰，“生產驅動型”許可與“利益驅動型”許可的劃分也比較模糊。

ITC對“國內產業要求”從嚴解釋的趨勢，對專事投機的第二類NPE，或者說是PAE，可能不利，因為它們購買別人的專利但并不關心專利技術的實施，而是想方設法地尋找正在實施專利技術的企業或個人，一旦發現這樣的目標時，便以專利許可為名從目標對象那里攫取高額回報。許多PAE主要依靠訴訟活動來維持運營，還有一些PAE的專利池中的專利數量雖多，但質量低，相關性也弱。同時PAE的專利許可主要是“利益驅動型”許可，對美國的創新并沒有什么貢獻，只是在已有產品上尋求利益。ITC對“國內產業要求”從嚴解釋的趨勢，對專事投機的第二類NPE，或者說是PAE，可能不利。

ITC的態度對屬于第一類NPE的大學、科研機構、創業公司當然也會有所影響，因為他們也需要證明相關的投資或花費必須與涉案專利的許可存在較強關聯，但整體而言影響并不是很大，因為他們主要從事研發或工程設計，在自己沒有能力制造專利產品或開發專利技術的情況下，以合理的方式許可他人實施其專利。他們的專利池中的專利往往是高質量、強相關的，對外許可專利的目的多是“生產驅動型”的，對美國的技術革新有一定的貢獻，所以較受ITC的認可。

二、專利非實施主體的專利許可活動與337條款中的國內產業要求

“337條款”是美國《1930年關稅法》第337節的簡稱，主要是用來反對進口貿易中的不公平競爭行為。根據337（a）（2）條的規定，申請人申訴進口產品侵犯了其在美國的專利權而請求ITC采取相關措施時，需要證明在美國已經存在或正在建立與系爭專利保護的產品相關的國內產業。337（a）（3）（A）和337（a）（3）（B）規定，ITC在檢驗專利糾紛中的申請人是否滿足國內產業要求時，需要申請人證明兩個要件的存在：技術要件，申請人或被許可人在美國國內實施了系爭專利，專利涵蓋的產品已經在美國生產或銷售；經濟要件，申請人在工廠、設備、勞動力或者資本方面做出了重大（significant）投資。

1988年337條款修改時，為了使沒有能力在美國國內實際制造產品的實體，如科研機構（大學或實驗室）、創業公司和小型企業，能夠利用337條款保護自己的權利，337（a）（3）增加了（C）的規定：“有以下情形時，應認為存在受專利、版權、商標、集成電路布圖設計和外觀設計保護的有關產品的美國國內產業……（C）存在為了開發利用該知識產權而進行的實質性投資，包括工程設計、研發或許可活動。”根據337（a）（3）（C）主張存在國內產業要求時，申請人無需證明技術要件的存在，即無需證明自己在美國實施了系爭專利，只要證明在工程設計、研發或許可活動中做出了實質性（substantial）投資，這些活動與開發利用系爭專利相關即可。endprint

337（a）（3）（C）的規定，使得NPE比許多從事實際生產制造的實體更容易證明國內產業的存在，NPE在提起337調查時多是依據C項的規定，提出自己的專利許可活動能夠滿足“國內產業”要求，因而與專利許可相關的各種活動是否都屬于為了“開發利用”系爭專利而進行的“實質性的投資”，就成為ITC審理相關問題的焦點。引起爭議的專利許可主要包含以下幾種：

（一）單純的許可

單純的專利許可活動有可能被ITC認為符合“國內產業要求”。在2001年的“半導體芯片案”中，申請人Tessera公司并未實施過系爭專利技術，Tessera公司唯一的主張是其許可活動，證據顯示Tessera公司為了許可專利雇傭了一些人員，在許可訂單上載明了許可費金額，并與許多半導體公司進行談判，最終把自己的專利許可給了幾家公司，ITC認為Tessera公司對于涉案專利的單純的許可活動可以構成實質性投資，滿足337（a）（3）（C）的國內產業要求。

（二）專利訴訟活動

2010年的“同軸電纜案”中，ITC表明僅有專利侵權訴訟活動并非當然滿足國內產業要求，NPE的專利訴訟活動需要與專利許可之間有清晰的聯系，應該將排除、打擊競爭者的專利訴訟活動，與正常的為了達成許可而進行的訴訟活動區分開。“同軸電纜案”中，申請人PPC公司與被申請人進行過幾年的訴訟活動，PPC聲稱自己的訴訟活動是為了許可專利而進行的，因而他們在訴訟中的花費應當被認為是對許可的“實質性投資”，符合337（a）（3）（C）的國內產業要求。但是ITC并未發現PPC與他的訴訟對手在訴訟開始前曾經討論專利許可的問題，也沒有證據表明PPC曾發出過提及許可或和解可能的侵權警告函，PPC在訴訟期間也未流露出任何與競爭對手和解或協商許可的意圖。PPC在獲得了對自己有利的裁決后，又拖了2年才許可其對手實施自己的專利。可見PPC訴訟的真正目的并非是通過正常的許可程序將自己的專利許可給被申請人，而是為了排除和打擊自己的競爭對手。因而ITC認為PPC在訴訟活動中的花費，不能認為是對許可專利而做的“實質性投資”，不能滿足（C）項下的國內產業要求。

ITC的這一觀點也在“多點觸摸電子設備”案中得到體現，雖然申請人Elan曾經向其競爭對手發出過警告信，但這些警告信的目的是讓對方停止實施自己的專利，此外Elan還告知被申請人的顧客，如果他們從自己的手中購買專利產品則可免于承擔侵權責任。由于并無證據表明申請人Elan曾經試圖與其對手談及專利許可的問題，因而ITC認為Elan的訴訟活動目的不是為了與專利許可，而是為了排擠競爭對手以增加自己的市場份額，其訴訟費用與專利許可沒有清晰的聯系，不能夠滿足國內產業要求。

（三）專利池許可

2011年“多媒體顯示器案”以前，如果申請人的許可活動與專利池相關，而專利池中包含了系爭專利，ITC會認為申請人的許可能夠滿足國內產業要求。但“多媒體顯示器案”中，ITC認為僅有專利池中包含涉案專利這一事實，并不足以滿足國內產業要求，關鍵是系爭專利而非專利池與許可活動之間是否具有強關聯。在認定許可活動與系爭專利是否具有強關聯時，ITC會綜合考慮以下因素：（1）被許可人的活動是否與系爭專利所保護的產品相關；（2）專利池中專利的總量；（3）系爭專利在專利池中的相對價值；（4）系爭專利在許可談判或在最終達成的許可協議中的作用是否突出；（5）專利池的技術范圍與系爭專利技術范圍的比較。

（四）生產驅動型許可與利益驅動型許可

“多媒體顯示器案”中，ITC首次區分了“生產驅動型”許可與“利益驅動型”許可。ITC認為“生產驅動型”許可是“一種能夠鼓勵采用專利技術，以創建新產品或新的國內產業的許可活動”。而“利益驅動型”許可則是“一種利用專利，從已有的生產中攫取利益的許可活動”。舉例來說，如果一個NPE獲得專利權后，立即與具備生產能力的公司聯系專利許可事宜，該公司由于看好其技術，同意追加額外的研究或開發費用等以確定該發明是否有商業上的利用價值，那么這種許可一般會被認為是“生產驅動型”許可，因為這種許可活動能夠產生一些與系爭專利相關的，但目前尚不存在的國內生產活動。而如果同樣是這個NPE，在獲得專利權后自己未能成功的將專利技術商業化，同時也未試圖向他人尋求將專利技術進行商業化應用，而是無所作為的等了很多年，而在這些年里有某個大公司在獨立開發相同的技術，并已經生產了一些產品投入市場，該NPE發現后便警告對方侵權，向對方索要專利許可費，這種許可一般會被認為是“利益驅動型”許可。因為此種許可的目標是已經存在的產品，該許可活動的主要目的是從已經存在的產品中獲得利益。ITC傾向于認為“生產驅動型”許可更能滿足“國內產業要求”。

（五）被許可人的活動

ITC允許NPE以被許可人的活動滿足國內產業的要求，但此時被許可人的活動必須要同時滿足國內產業要求的經濟要件和技術要件。在2009年的“電子設備案”中，ITC就使用了此原則，該案中申請人Saxon Innovations公司就以其被許可人摩托羅拉公司的活動向ITC證明其符合“國內產業要求”，ITC告知申請人，除了經濟要件以外，申請人還必須證明被許可人摩托羅拉公司實際應用了該專利技術，以滿足國內產業要求的技術要件。

三、對ITC判斷專利許可是否符合“國內產業要求”基本框架的觀察

（一）符合“國內產業要求”的專利許可必須滿足一定要件

“多媒體顯示器案”中，ITC指明專利許可活動必須滿足三個要件才可能滿足“國內產業要求”。即申請人所宣稱的投資或花費必須（1）與系爭專利存在較強關聯；（2）與專利許可有較強關聯；（3）與美國相關，即相關的投資必須發生在美國國內。

因為申請人在專利許可上的投資必須與系爭專利存在較強關聯，因而在NPE想以專利池許可證明自己滿足“國內產業要求”的情形下，他必須證明自己的許可活動特別指向了系爭專利，表明系爭專利在專利池中的相對重要性。因為申請人在專利許可上的投資必須與許可存在較強關聯，因而NPE僅能證明存在專利訴訟，而不能證明訴訟活動與系爭專利的許可有較強的關聯時，不能夠滿足國內產業要求。因為相關的投資必須是在美國國內，因而NPE必須證明自己為了專利許可而進行的花費，比如雇傭相關工作人員或律師，應該發生在美國。endprint

（二）ITC更為重視是否存在對專利技術的“開發利用”，而非專利許可本身

在認定是否存在有關產品的美國國內產業時，337（a）（3）（C）的描述是，“存在為了開發利用（exploitation）該知識產權而進行的實質性投資（substantial investment），包括（including）工程設計（engineering）、研發（research and development）或許可（licensing）活動。”ITC認為，通過使用“包括”（including）一詞，國會在337（a）（3）（C）中暗示，工程設計、研發或許可，只是對專利技術進行“開發利用”的一些實例，對專利技術進行“開發利用”包括但不限于這三種行為。也就是說，對專利技術進行商業上的“開發利用”是根本，更為本質的反應了“國內產業要求”，而專利許可、研發或工程設計行為只是手段。因而，如果一個申請人想證明其行為滿足“國內產業要求”，關鍵是看其是否圍繞著專利技術進行了各種“開發利用”活動，許可行為是“開發利用”專利技術的一個手段，許可本身只是證明“國內產業要求”存在的一個間接證據。

如果申請人A和B規模差不多，A在其專利的“許可”上投資了10元，在其專利的“研發”上也投資了10元。申請人B只是在其專利的“許可”上投資了15元，則A就比B在專利的“開發利用”上多投資了5元，A會被認為比B在美國國內產業上有更多“實質上的投資”，也就更可能被認為符合“國內產業要求”。

（三）“生產驅動型”許可與“利益驅動型”許可的區分暗含了對公共利益的考慮

從理論上講，按照337條款的規定，ITC在發布救濟令之前必須審查排除令或停止令對公共利益，如對公共健康與福利，美國經濟的競爭狀況，美國類似產品或直接競爭產品的生產和美國消費者的影響。但實際上ITC并不重視對公共利益的審查，在1984年以后ITC調查的案件中，因為考慮公共利益而拒絕頒發排除令的案件一共只有3起。而“多媒體顯示器案”中，ITC對“生產驅動型”許可與“利益驅動型”許可的區分，以及對“生產驅動型”許可的偏好，實際暗含了ITC對公共利益的考量。因為“生產驅動型”許可中，在許可人有了新的技術后立即積極尋求將此技術商業化，可以鼓勵企業在美國開創新產業、新市場，由于新產品會取代舊產品，有利于消費者接觸到以前沒有接觸過的新技術和新產業，對美國市場和消費者能夠產生積極的影響。而“利益驅動型”許可的目標是已經存在的產品，這種許可只是從已經存在的產品中攫取利益，沒有對新產品或新產業的產生和技術革新做出貢獻，對美國市場和消費者有著消極的影響。因為這種許可會增加已有產品的生產成本，而美國消費者最終將為這筆成本買單。

四、我國企業應該如何應對專利非實施主體的運作

隨著中國企業的國際化發展，國內高科技企業逐漸被NPE“盯上”，比如華為、中興兩家公司自2011年8月起就連續遭遇到7起337調查，原告均為NPE，其中不乏Inter Digital這樣的專利大鱷。這些NPE多以專利許可為名，索要高額專利使用費，若企業拒絕接受，就發起專利侵權訴訟或337調查。在這種情況下，我國出口企業必須要多了解各種NPE的運作方式，以做到有針對性地進行防范。

（一）權衡利弊，積極理性地應訴

337調查的初衷是保護美國國內產業，ITC對國內產業標準的從嚴解釋趨勢體現出美國司法行政體系對投機型NPE，即PAE態度的轉變。2011年美國總統簽署《美國發明法案》和2013年美國眾議院批準《創新法案》，也都表明美國對投機型NPE的態度，已經由先前的克制容忍轉變為積極規制，這一趨勢對我國企業而言是一個好消息。在我國企業被NPE訴至ITC時，除了抗辯自己不侵權或對方專利無效以外，證明對方在專利上的投資或花費不符合“國內產業要求”也是一個很好的抗辯理由。比如涉及對方以專利池許可來證明其符合“國內產業要求”時，應盡可能表明涉案專利在專利池許可談判中的作用不突出，對方在專利池許可上的花費不能認為是在涉案專利許可上的投資；涉及到對方以專利訴訟上的花費來證明其符合“國內產業要求”時，應當盡可能表明對方的專利訴訟活動與專利許可之間沒有清晰的關聯，對方是為了排除、打擊競爭者而進行的專利訴訟活動；針對PAE，應該揭露其專利許可主要是“利益驅動型”許可，對美國的創新并沒有什么貢獻，而且他們的許可行為會增加美國已有產品的生產成本，而美國消費者最終將為這筆成本買單等等。

盡管ITC的態度有所轉變，但也應該看到ITC對“國內產業要求”的解釋還是比較模糊和靈活的。因為美國是全球最大的知識產權出口國，專利許可及專利運營對美國貿易平衡、經濟發展具有重要作用，ITC針對NPE的限制將是一個漸進的過程。所以在產品進入美國市場之前，我國企業應當事先進行專利檢索，或者委托專業律師進行專利分析，判斷產品是否存在侵犯美國專利權的情況。企業萬一不幸被NPE盯上，要確保在利益最大化的原則下制定攻防策略。

（二） 雄厚的知識產權實力是基礎，專利運營能力是關鍵

要想在與非專利實施主體的對抗中取得勝利，有兩個能力十分重要，一是企業自身的知識產權實力，二是企業的專利運營能力，這可以從我國中興通訊公司和華為公司的實例中得到證明。

自2013年至今，中興通訊已連勝由3家較知名的NPE--Inter Digital、TPL、Flashpoint Technology發起的“337調查”。而華為公司在與專利大鱷Inter Digital的對抗中，除了在ITC積極進行應訴抗辯外，還在美國和中國的法院提起反訴，最終取得了勝利。這兩個公司的勝利都依托于他們雄厚的知識產權實力和專利運營能力。除了在美國積極進行專利布局外，兩家公司還通過專利許可、交叉許可等方式，進行專利運營，使自己在國外企業挑起的一次次專利糾紛風波中化險為夷，同時為企業帶來了豐厚的回報。endprint

（三）成立自己的NPE，并在美國申請專利，時機成熟時對他人提起337調查

對于337調查，很多人存有誤區認為只有美國本土企業才能提起，其實不然。無論是美國人（企業）還是外國人（企業），只要認為進口產品侵犯了自己在美國登記或注冊的專利權、版權、商標權、或集成電路布圖設計權，并能夠證明美國國內已經存在或正在形成相應的國內產業，都可以依法向ITC提起337調查申請。因而就專利的337調查的申請人資格而言，關鍵是企業是否在美國享有專利權，而我國企業完全可以通過國家知識產權局提供的PCT申請程序獲得在美專利權，然后通過自己或他人的行為表明相關的美國國內產業已經或者正在建立，并利用 “337調查”主動攻擊其他企業，實際上一些日本公司也曾經運用這一點多次提起針對其他國家甚至美國企業的337調查。但需要注意的是，如果采用的是以專利許可來證明自己符合337的“國內產業要求”時，應注意平時對相關證據，尤其是書面證據的收集保留。在以被許可人的活動來證明自己滿足美國“國內產業要求”時，需要注意被許可人的活動必須同時滿足經濟要件和技術要件。▲

參考文獻：

[1]eBay Inc. v. Merc Exchange， LLC， 547 U.S. 388， 391， （2006）.

[2]See Commission Opinion Certain Stringed Musical Instruments， Inv. No. 337-TA-586， USITC Pub. 4120 （ May 16， 2008）， at 14.

[3][12]Wei Wang， Non-practicing Complainants at the ITC ：Domestic Industry or Not？[J].Berkeley Technology law， 2012， Vol.27.

[4] John Mezzalingua Assocs. Inc. v. International Trade Commission， 660 F.3d 1328， 1329 （Fed.Cir. 2011） （appealing the Commission's decision in Coaxial Cable， USITC Inv. No. 337-TA-650）.

[5]Certain Electronic Devices With Multi-Touch Enabled Touchpads， USITC Inv. NO.337-TA-714.endprint