專利侵權事先約定賠償規則的構建與適用

文/劉文琦 李曉光

專利侵權事先約定賠償規則的構建與適用

文/劉文琦 李曉光

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》明確了專利侵權事先約定賠償方式的可適用性。專利侵權事先約定賠償制度旨在減輕權利人舉證負擔、加強專利權保護力度，也體現出對契約精神的充分尊重，構成對當事人自由意志的保護。該制度的構建與運行須建立在現有法律制度的基礎之上，以確保法律體系的一致性。因此，厘清相關規則間的邏輯關系，有助于確保約定賠償條款適用的正當性、提高法律的預見性。本文著重探討了約定賠償數額的可調整性、約定賠償與法定賠償的界限、約定賠償的適用條件等問題，試為事先約定賠償制度的解讀提供一點思路。

約定賠償；專利侵權；契約精神；法定賠償；懲罰性賠償

根據我國《專利法》等法律以及相關司法解釋，在以往專利侵權司法判例中所適用的損害賠償數額計算方式主要包括：（1）權利人因被侵權所受到的損失；（2）侵權人因侵權所獲得的利益；（3）參照涉案專利許可使用費的倍數合理確定；（4）法定賠償；以及（5）為調查、制止侵權所支付的合理費用。1《中華人民共和國專利法》第65條，《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第22條。自2016年4月1日起施行的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱“《解釋（二）》”）第28條規定，“權利人、侵權人依法約定專利侵權的賠償數額或者賠償計算方法，并在專利侵權訴訟中主張依據該約定確定賠償數額的，人民法院應予支持。”2《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第28條。從文義來看，該條所指明的約定賠償不僅包括權利人與侵權人在侵權行為發生后就賠償數額或賠償計算方法所作出的約定，而且還包括雙方在侵權行為發生之前就賠償問題所作出約定。相較以往審理商標民事糾紛和著作權民事糾紛的相關司法解釋，該規定明確了專利侵權事先約定賠償方式的可適用性，為專利侵權損害賠償數額的確定方式指明了新路徑。然而，《解釋（二）》并未全面回應事先約定賠償規則尚存的理論爭議，這使得未來法律適用仍可能面臨困惑。因此，本文將著重討論事先約定賠償規則的效力、約定賠償數額的可調整性、約定賠償與法定賠償的界限、約定賠償的適用條件，從而提出對該規則適用邊界的思考。

一、專利侵權事先約定賠償的界定

知識產權領域中的約定賠償是指權利人與侵權人就侵權責任的承擔所作出的約定，具體是侵權人向專利權人支付一定金錢或約定損害賠償的計算方法。這種約定往往基于提高糾紛解決效率等方面的考慮而作出，既包括侵權行為發生以后達成的約定，即“事后約定”，也包括侵權行為發生以前達成的約定，即“事前約定”。在以往知識產權糾紛中，較常見的是事后約定賠償。例如：《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》與《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》皆規定，權利人與侵權人在侵權行為發生后就賠償數額達成協議的，人民法院應當準許。3《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第16條第3款;《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第25條第3款。但對于事先約定賠償，由于這種賠償方式并未被當事人廣泛采用，且存在合法性、正當性、以及侵權與違約是否競合等困惑，故而在《解釋（二）》出臺前，各法院所持意見不一。《解釋（二）》的出臺肯定了事先約定賠償的合法性。從規則運行的機制理解，事先約定賠償制度具備以下特點：

第一，預定性。事先約定賠償是當事人在侵權行為發生之前協商確定的，它不同于侵權行為發生以后的協商救濟方式，在確定賠償的時間上具有預定性的特點。第二，約定性。事先約定賠償基于當事人的約定而產生，而并非以損害發生的實際數額或法定賠償等方式作為確定賠償數額或賠償計算方法的依據。第三，優先性。按照私法自治原則，約定是當事人自由意志的表達，只要約定內容不違反法律，其適用應優先于專利法關于侵權損害賠償的一般規定。

二、專利侵權事先約定賠償司法實踐初探及潛在問題

（一）司法實踐初探

專利侵權事先約定賠償的司法實踐初見于中山市隆成日用制品有限公司（簡稱“隆成公司”）與湖北童霸兒童用品有限公司（簡稱“童霸公司”）侵害實用新型專利權糾紛案（簡稱“隆成案”）。4中山市隆成日用制品有限公司訴湖北童霸兒童用品有限公司侵害實用新型專利權糾紛案，武漢市中級人民法院(2008)武知初字第144號、湖北省高級人民法院（2012）鄂民三終字第86號。該案在二審后，被最高人民法院提審，并入選2013年最高人民法院發布的“中國法院知識產權司法保護十大創新性案件”之一。5最高人民法院（2013）民提字第116號。該案的申請人隆成公司在2008年4月曾與被申請人童霸公司在另一起專利侵權糾紛案中達成了調解協議:童霸公司承諾不再侵犯隆成公司的專利權，否則，若發生一起侵犯隆成公司實用新型專利權的行為，自愿賠償隆成公司100萬元。一審庭審中，隆成公司明確表示不選擇合同違約之訴而選擇專利侵權之訴，但請求法院對侵權賠償數額按雙方約定的標準計算。一審法院認為此案存在侵權責任與違約責任競合的情形，而隆成公司主張侵權之訴，因此未將違約之訴納入法庭調查和辯論的范圍，也未適用當事人約定的違約賠償金。后一審法院適用法定賠償規則，判決童霸公司賠償隆成公司14萬元。隆盛公司不服，遂提出上訴。二審法院認為，調解協議約定的賠償數額不能適用于侵權賠償的法律關系中，故判決駁回上訴，維持一審判決。隆盛公司不服終審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院在審理此案時，著重從以下幾個方面回應了相關法律問題，并使該案在專利侵權賠償領域具有顯著的創新意義。

第一，調解協議的效力。最高人民法院認為，

調解協議系雙方自愿達成，是當事人自由意志對私權的處分；而且該案調解協議的內容不涉及社會公共利益、第三人利益，也不存在法律規定的其它無效情形，故調解協議合法有效。

第二，侵權責任與違約責任是否競合。侵權責任與違約責任競合應發生在當事人一方的違約行為侵害對方人身或財產權益的情形下。即，雙方當事人之間存在基礎交易合同關系，一方違反了合同約定的義務，并因此侵害了對方合法的民事權益而產生侵權責任。在此，侵權責任與違約責任事實上是同一法律行為。6Edwin E.Richards.Drafting Licenses to Guide Whether Potential Disputes Lie in Contract or Infringement.Computer Law Review & Technology Journal, Vol.7, 2002: p.51.但隆成案并非侵權責任與違約責任競合的情形，因為該案不存在基礎交易合同，當事人侵權賠償數額的約定與專利侵權行為是兩個法律行為，侵權賠償數額的約定亦并非是雙方當事人之間的基礎交易合同。

第三，專利侵權事先約定賠償是否合法。事先約定賠償是確定侵權責任的一種方式。雖然《專利法》所明確列舉的侵權損害賠償確定方式并不包括事先約定賠償方式，但它并未被《專利法》、《侵權責任法》等相關法律法規所禁止。就私法自治而言，專利權人和侵權人出于自愿而作出的損害賠償約定只要不違反法律且不損害社會公益，應得到法律的支持。此外，由于專利侵權糾紛存在舉證困難、訴訟成本高等因素，權利人常常面臨維權效率低的困境；7丁啟明、宋惠玲：《論侵犯專利權的民事賠償原則》，載《知識產權》2012年第12期，第68頁。因此，若當事人之間在侵權行為發生前就已達成侵權賠償協議，并參照此協議解決專利侵權糾紛，也不失為一種高效的糾紛解決方式。

第四，對調解協議中一攬子約定的理解。如前文所述，該案在事先約定中寫明的損害賠償前提條件為“童霸公司再發生一起侵犯隆成公司實用新型專利權的行為”。最高人民法院并未將“一起侵權行為”的解釋限于達成調解協議的案件中所涉的專利侵權產品，也未限于該案所涉的專利權。相反，最高院基于雙方曾多次發生侵權糾紛的事實，將“一起侵權行為”解釋為童霸公司侵害隆成公司的某一項專利權的行為。這種約定形成了雙方間的一攬子約定，即，只要童霸公司侵犯了隆成公司的任意一項專利權，就應按照約定的數額進行侵權損害賠償。

最高人民法院就隆成案的審理與判決不僅明確了專利侵權事先約定賠償條款的可適用性，而且表明法院對確立新型損害賠償確定方式的積極態度。同時該案對完善損害賠償計算方式、適當減輕權利人舉證負擔、加強知識產權保護力度具有一定的指導意義。同時，這亦是知識產權判例制度的有益探索。8曹新明：《我國知識產權判例的規范性探討》，載《知識產權》2016年第1期，第42頁。

（二）潛在問題

盡管最高人民法院以清晰的思路回應了隆成案的法律問題，但個案的判決并非是對專利侵權事先賠償制度作出的全面解讀。比如，如何確保約定賠償的正當性、約定賠償數額是否具有可調整性、約定賠償與法定賠償的界限等問題，都有待進一步明晰。在隆成案中，最高院將關于賠償數額的事先約定與事后約定進行類比，并基于知識產權案件“舉證困難”、“訴訟耗時費力”等不經濟因素的考量、輔以“私法自治范圍內可約定賠償”的限制條件，最終得出法院應對事先約定予以認可的結論。但這些限制性的解讀并未直接體現于《解釋（二）》第28條文義之中。因此，在適用該條時，難免產生一些困惑。

第一，關于賠償數額的事先約定與事后協商其性質是否完全相同？雖然在《解釋（二）》出臺之前，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》與《最高人民法院關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題

的解釋》皆認可事后賠償協議的可適用性，但事后協商與事先約定的情形仍有明顯差異。事后協商是在侵權行為發生以后作出，此時侵權行為人與權利人對侵權行為的規模、造成的損失、侵權行為人的主觀過錯、舉證的難易程度已有基本了解，并在此基礎上可對訴訟過程與結果進行合理預估。而事先約定的情形則不同。在侵權行為發生以前，雙方對將來的侵權事實與損害結果并不能充分預知，對可能面臨的訴訟成本也無法準確考量。事先約定達成時，雙方預見侵權損害的基礎主要為雙方的業務范圍、經營狀態、以及過往的侵權行為與損害后果。設想兩種情形：一種是，事先協議達成之后，一方當事人大規模侵權，致使權利人的損失遠遠大于協議數額；或者一方當事人因規避設計無意侵權，其造成的損失遠遠小于協議數額。在這些情形下，事先約定達成之時雙方的意思表示與侵權行為發生之后雙方的真實意愿很可能并不一致。9Richard A.Epstein, David J.Kappos.Legal Remedies for Patent Infringement: From General Principles to FRAND Obligations for Standard Essential Patents.Competition Policy International, Vol.9, No.2, 2013: p72.于是可能產生一個疑問，即，當有證據證明實際損失或侵權人獲利、而事先約定賠償數額與之相比“過高”或“過低”時，若當事人主張撤銷或變更對事先約定賠償數額的約定，能否得到法律的支持？

第二，約定賠償的數額是否應受法定賠償數額范圍的限制？知識產權案件“舉證困難”、“訴訟耗時費力”等因素是法律支持約定賠償的重要原因。根據《解釋（二）》，權利人、侵權人在依法主張約定賠償數額或者賠償計算方法時，無須舉證實際損失或侵權獲利。此處無須舉證包括因舉證困難而無法舉證的情形。而此外，《專利法》第65條，針對專利侵權案件證明權利人損失、侵權人獲利或專利許可使用費均困難的情形，設置了“一萬元以上一百萬元以下”的法定賠償方法。法定賠償數額的限制是實現權利人與侵權人利益平衡的重要方式。一方面，為了保護權利人的利益，在權利人無法舉證支持賠償數額時，法院可根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定賠償數額。另一方面，為了防止對權利人的過度保護，權利人必須承擔舉證不力的后果，即法定賠償數額不得超過法定上限。對比以上“無須舉證”和“無法舉證”的情形，相似之處在于減輕了權利人舉證負擔。于是產生兩個疑問，即，約定賠償的數額是否必須限制在法定賠償數額范圍內？如果超過這個范圍，是否會造成對權利人過度保護的后果？

第三，如何界定事先約定中賠償發生的條件？在隆成案中，最高院認為雙方約定賠償的發生條件——“再發生一起侵權行為”，是一種一攬子約定。也就是說，只要童霸公司侵犯了隆成公司的任意一項專利權，則可依事先約定確定賠償金額。值得注意的是，最高院得出此結論是基于隆成公司與童霸公司之間曾發生多起侵害專利權糾紛的事實，而非僅基于協議條款文義的考量。顯然，將“一起侵權行為”解釋為“一攬子約定”，不限于前案所涉產品的特定型號，也不限于前案所涉的專利權，是一種擴張解釋。那么，這種擴張解釋的適用邊界是什么？如何確保解釋的正當性？以及“一攬子約定”是否及于權利人在事先損害約定達成之后所獲得的專利權？

三、專利侵權事先約定賠償制度構建之邏輯反思

專利侵權事先約定賠償制度旨在減輕權利人舉證負擔、加強專利權保護力度，是專利權救濟的重要途徑。同時，它也體現出對契約精神的充分尊重，構成對當事人自由意志的保護。專利侵權事先約定賠償制度的構建與運行須建立在現有法律制度的基礎之上，以確保法律體系的

一致性。10尹新天：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2014年版，第565頁。厘清相關規則間的邏輯關系，有助于在法律適用中克服各種困惑之擾，提高法律的可預見性。

首先，約定優先原則有助于解決不同賠償數額確定方式的沖突。對專利侵權問題而言，確定損害賠償的方式主要為法定方式，11李軍：《兩岸專利侵權賠償種類及計算方法研究》，載《行政與法》2016年第3期，第122頁。而約定損害賠償是為了彌補法定方式的不足而產生。根據私法自治原則，事先約定賠償是當事人的自由選擇與表達；因此，只要約定內容不違反法律，約定的損害賠償應該優先于法定的損害賠償。權利人在取得約定賠償以后，再無權針對同一侵權行為要求適用其它賠償方式。

其次，私法自治領域的限制理論對專利侵權賠償事先約定的可調整性有借鑒意義。事先約定賠償具有預定性，所以約定賠償數額極有可能與實際損失不一致，甚至差異較大。如果約定賠償數額不過高或過低時，無疑應優先適用事先約定來確定賠償數額，否則事先約定賠償方式將喪失其存在的價值。但倘若約定賠償數額過高或過低時，是否仍然應該無條件依約定確定賠償數額？筆者認為，答案是否定的。專利侵權賠償是基于侵權行為而產生，無論是依法定的計算方式還是約定的計算方式來確定賠償數額，都應遵循民事法律制度的基本原則——公平原則。公平原則為私法自治的范圍劃定了界限，同時也意味著專利侵權賠償的約定自由并非漫無邊界。

在此，不妨借鑒合同法領域的做法。雖然約定賠償在專利侵權領域似為新生事物，但它卻是各國合同法在確定違約責任時所普遍承認的一種賠償方法。12王利明：《合同法研究》，中國人民大學出版社2015年版，第660頁。依據合同理論，合同自由從來都不是絕對的，并時常受到法律的限制，約定賠償條款也不例外。當約定賠償數額過高或過低時，許多國家立法規定，約定賠償條款不得違背公序良俗，或法院可以干預約定賠償條款或數額。干預模式主要有以下兩種：

一種模式為：法院無權主動干預，但可以根據當事人申請，適當調整損害賠償金額。例如，德國法認為，“約定損害賠償條款是對損害賠償的預估，原則上有效；但約定損害賠償金額數額過高時，法院可以根據債務人的申請，判決減至適當的金額。”13《德國民法典》第343條。另一種模式為：原則上承認約定損害賠償條款的效力，但法律也賦予法院主動干預該條款的權力。如，法國民法典規定，“如果賠償數額明顯過高或過低時，法官有權減少或增加原約定的賠償數額。”14《法國民法典》第420條。也就是說，即使當事人沒有提出調整申請，法院也可以主動干預。

依我國現行《合同法》的規定，合同當事人可以約定違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。此外，《合同法》允許法院干預違約金的調整，即，“約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。”15《中華人民共和國合同法》第114條。但《合同法》并未對法院是否有權干預約定賠償作出明確規定。對此，王利民教授認為，此處法律無言并不意味著其對法院干預約定損害賠償持否定態度，而是法律的疏漏。16同注釋12，第665頁。既然法律允許調整違約金，則也應允許在特定情形下調整約定損害賠償。當然，我國立法所允許的干預模式并非主動干預模式，而是建立在當事人請求的前提之上。

鑒于此，專利侵權事先約定賠償條款也可類

比適用上述規則。一方面，在當事人事先約定有效的情況下，約定賠償條款應該得到尊重和執行。法院無權主動干預而擅自變更該條款的內容。另一方面，約定自由仍應受到一定限制，在特定情況下具有可調整性。17吳漢東：《試論知識產權限制的法理基礎》，載《法學雜志》2012年第6期，第3頁。否則，認可過高的約定賠償將鼓勵當事人利用該條款而濫用意思自治的權利，認可過低的約定賠償將無法實現設置該條款的初衷，也無法保障專利權的實現。因此，當專利侵權事先約定賠償過高或過低時，法律應允許當事人請求法院調整約定賠償數額。這種必要的干預有利于保障實現法律的公平。

第三，應合理設定事先約定賠償條款的干預條件。對于根據私法自治原則約定的條款，只有在違背相關法律的基本價值準則時才得干預，比如非公平、非正義等情形。首先，事先約定賠償條款必須是當事人的真實意思表示。在事先約定條款非反映當事人真實意愿的情形下，法律應賦予當事人向法院申請變更或撤銷事先約定的權利。另外，可預見性原則有助于判斷意思表示的真實性，也有助于確定損害與賠償之間的因果關系。18和育東：《專利侵權損害賠償計算制度:變遷、比較與借鑒》，載《知識產權》2009年第5期，第18頁。比如，上文已提到，最高人民法院認為隆成案中的約定條件——“童霸公司再發生一起侵犯隆成公司實用新型專利權的行為”為一攬子協定，這種解讀是基于雙方在訂立協議時的意思表示以及可預見性標準之上的。19Phillip B.C.Jones.Violation of a Patent License Restriction: Breach of Contract or Patent Infringement? Vol.33, 1993: p228-229.因為在該案中，由于權利人與侵權人之間曾多次因侵犯不同專利權問題產生糾紛，而再次侵權又在當事人可預見的范圍內，所以可認為他們約定的賠償適用條件為侵犯權利人的任意一項專利權。但倘若某種侵權行為并非是協議簽訂之時雙方可預見的情形，則不可適用約定賠償條款。例如，假設專利侵權事先約定賠償條款初設于技術合作的合同之中，此時，對專利使用的理解應限于技術合作所涉專利，而不宜理解權利人所持有的所有專利。因此，只有在可能合理預見到的損害范圍內，侵權者才應依事先約定負賠償責任。其次，約定賠償數額是否合理的比較基準不應一概而論，即皆與實際損失相比較。合同法領域對違約金干預的主要依據是“填平”原則，行為人承擔的是補償性民事責任；因此，主張違約金過高或過低皆以實際損失作為比較標準。但知識產權侵權賠償則不同，除適用傳統的補償性規則外，越來越多的國家逐漸接受懲罰性賠償制度。20Charles Jacquin et Cie, v.Destileria Serralles, Inc., 921 F.2d 467, 472 (3d Cir.1990); Zelinski v.Columbia 300, Inc., 335 F.3d 633, 638 (7th Cir.2003).懲罰性賠償的救濟方式旨在通過法律強制性手段對惡意侵權行為增加賠償責任。我國商標法立法中已經引入了懲罰性賠償制度。21《中華人民共和國商標法》第63條。可以預見的是，該制度也將在知識產權其它領域的未來立法中得以體現，專利法亦如是。因此，專利侵權事先約定賠償數額是否合理應考慮約定中有無含有懲罰性因素。如果當事人在作出事先約定時已預見到將來惡意侵權的情形，并將對此作出賠償約定，則可以認為這種約定包括了懲罰性賠償的意思表示，故此時判斷約定賠償數額是否合理應將懲罰性賠償因素考慮在內。但若事先約定時當事人并未考慮懲罰性賠償因素，則判斷約定賠償數額是否合理應與實際損失相比較。此外，法律還可以設定干預事先約定賠償的時間限制，比如，請求法院變更約定賠償數額必須在一定期間內行使，如果在法定期間內不向法院提出請求，就意味著當事人自愿接受約定條款，這些條款也可成為他們主張侵權賠償的依據。

第四，專利侵權事先約定賠償有別于法定賠

償，約定數額不宜受法定賠償數額范圍的限制。事先約定賠償與法定賠償具有相似之處，如：都以侵權損害的發生為前提、都無須舉證實際損害的具體數額等。但事先約定賠償與法定賠償仍有明顯差異。事先約定賠償體現了當事人的意思自治，其依據是當事人的合意，只要不過高或過低，法院不宜主動干預。所以，當事人免于舉證實際損失的事實基礎是事先約定。而法定賠償則不同，當權利人無法舉證支持賠償數額時，法院有主動決定權，即可根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定賠償數額。法院依法定賠償規則確定賠償數額的事實基礎是權利人舉證不能。另外，不為約定賠償數額設定限制亦不會造成對權利人的過度保護。因為，對于過高或過低的約定，當事人可以請求法院變更賠償數額，從而兼顧效率與公平。因此，不宜將約定賠償的數額限制在法定賠償數額范圍以內，從而使得事先約定賠償轉化為法定賠償。

結語

事先約定賠償是專利侵權糾紛中確定賠償數額的一種方式，是對專利法所列舉的各種損害賠償確定方式的有益補充。廣泛適用事先約定賠償有助于克服專利侵權訴訟舉證困難、訴訟成本高等不利因素，從而減輕權利人舉證負擔、加強專利權保護力度。為兼顧效率與公平，法律應允許在特定情形下法院對事先約定賠償條款的干預與調整。同時，法律應在充分尊重當事人自由意志的前提下，防止事先約定賠償與法定賠償的混同，并將對約定條款的適用條件限制在當事人可預見的范圍內。

Construction and Application of Prior Agreement for Compensation in Patent Infringement Litigation

Interpretation (II) of the Supreme People’s Court on Several Issues concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases clearly expresses the applicability of Prior Agreement for Compensation in patent infringement litigation.The rule of Prior Agreement for Compensation aims to decrease the burden of proof and improve patent protection.It also reflects the full respect to the spirit of contract.Construction and application of Prior Agreement for Compensation should be based on the existing laws to ensure the consistence of the legal system.Therefore, clarifying the relationship between the relevant rules may ensure the justification and foreseeability of the law.This article focuses on the adjustability of the clauses of Prior Agreement for Compensation and the circumstances for using Prior Agreement for Compensation, which is expected to shed light on the Prior Agreement for Compensation in patent infringement litigation.

Prior Agreement for Compensation; Patent infringement; Spirit of contract; Statutory damage; Punitive damage

劉文琦，浙江工商大學法學院副教授。

李曉光，浙江英普律師事務所主任、高級合伙人。