專利法上的等同范圍及其判斷時間點
——基于相關美國案例的解讀

文/徐卓斌

專利法上的等同范圍及其判斷時間點
——基于相關美國案例的解讀

文/徐卓斌

有效的發明專利均已經過專利局的實質審查，其所應得到的法律保護的程度和力度應當是一致的，就等同理論的適用而言，也應該是一致的。一般的發明與有突破性進展的發明相比在質量上顯然存在差距，如果將兩者等量齊觀，于高質量的發明而言顯得有些不公平，因此對于不同質量的發明給予不同程度的保護力度具有一定合理性。但等同判定的法律標準應當是一致的，更寬等同范圍并非更寬松地適用法律標準，而是先驅發明基于其自身的特性本身即享有更寬的等同范圍，因為其完全可以撰寫出更寬泛的權利要求，這才是其享有更寬等同范圍的根基。由于技術和工藝不斷發展變遷和擴散，等同物的范圍事實上不斷處于擴張之中，在訴訟中以何時的等同物范圍來作為判斷的基準，將影響到是否落入專利保護范圍的最終裁判結論。美國法院在判斷基準上幾經反復，看似簡單的判斷時間點問題影響著等同范圍的判斷。

等同范圍；判斷時間點；美國專利法

專利法等同理論的目的，是防止專利上的欺騙行為，阻止他人竊取發明的利益。1Graver Tank & Mfg.Co.v.Linde Air Products Co., 339 U.S.605; 70 S.Ct.854; 94 L.Ed.1097（1950）.所有有效的發明專利，均已經過專利局的實質審查，經歷了創造性（非顯而易見性）等授權條件的考驗，都是依法應當保護的排他性權利，其所應得到的法律保護的程度和力度，應當是標準一致的，就等同理論的適用而言，也應該是一致的。聯邦最高法院也認為，等同理論不僅適用于先驅性的或重要的發明，也適用于由舊成分組合而成但能產生新的有用結果的次級發明。2同注釋1。但是，發明事實上存在高下之別，有的發明取得了突破性的進展，而有的發明只不過滿足了非顯而易見的標準而獲得授權。所謂非顯而易見的標準，其判斷主體是本領域的普通技術人員，因此一般的發明與有突破性進展的發明相比在質量上顯然存在差距，如果將兩者等量齊觀，于高質量的發明而言顯得有些不公平。因此對于不同質量的發明給予不同程度的保護力度，具有一定的合理性。所謂保護的力

度，除了體現為較高數額的賠償額，重要的甚至可以說是最為重要的方式是在等同范圍上進行區別，對于高質量發明給予較寬的等同物范圍，即是加大了保護的力度。

專利獲得授權之后與發生訴訟之間，存在一個時間差，專利授權之際即被他人未經許可實施的可能性甚低。由于授權之后權利要求的文字并不會發生變動，就判斷被訴產品字面上是否落入專利權保護范圍而言，在任何時候的判斷結論都應當是相同的，但在等同理論下判斷被訴產品是否落入專利權保護范圍而言，卻是另一種情形。其原因在于，由于技術和工藝不斷發展變遷和擴散，等同物的范圍事實上一直處于擴張之中，在訴訟中以何時的等同物范圍來作為判斷的基準，將影響到是否落入專利保護范圍的最終裁判結論。兩個主要的判斷時間點為發明日或專利申請日以及侵害行為發生日。

一、等同范圍問題

（一）先驅發明的等同范圍

所謂的先驅發明（pioneer invention，相當于中國專利法上的開拓性發明）是指那些在技術上取得了重大進步、顯著進展、實質性突破的發明。聯邦最高法院首度承認這一概念是在1889年的莫利縫紉機（Morley Sewing-machine）公司訴蘭卡斯特（Lancaster）案，該案涉及一種自動縫紐扣機器專利。聯邦最高法院認為，莫利公司是首家成功生產出自動縫紐扣機的公司，應被授予自由解釋權利要求的權利。它并非僅是基于現有可獲得相同效果的機器的改進者，如是如此，它僅可以獲得更為狹窄的權利要求解釋。如果一種發明是首創的，其所實現的機械功能整體上是全新的，此后所有采用實質相同方式、實現相同效果的機器，都將落入專利保護范圍，盡管后來的機器可能在個別部件上有所改進。3Morley Sewing-machine CO.v.Lancaster.129 U.S.263.（1889）.在1898年的伯頓（Boyden）公司訴西屋電氣公司案中，聯邦最高法院進一步提出了先驅發明的定義。聯邦最高法院認為，雖然“先驅”一詞有時用起來不夠精確，但一般理解為此類發明涵蓋了此前從未實現的功能、一個全新的設備、工藝進步中新穎且重要的非凡一步。最明顯的例子如：何奧（Howe）發明了縫紉機、莫爾斯（Morse）發明了電報、貝爾（Bell）發明了電話。4Boyden Power-brake CO.v.Westinghouse, 170 U.S.（1898）.先驅發明的等同物范圍到底是如何界定的，不妨來看聯邦最高法院在19世紀中期（1857年）的判例：麥考密克（Mccormick）訴威特·塔爾科特（Waite Talcott）等案。

原告麥考密克是一種收割機的專利權人，起訴被告威特·塔爾科特等人生產的收割機落入其專利權的保護范圍，而被告則抗辯稱其是根據曼尼（Manny）的專利生產。涉訟的專利部分是收割機的分割器，是收割機里將谷穗與秸稈分離、其形狀為尖頭或楔形的工具設備。其功能除了分割谷穗秸稈外，還包括：1.防止切割設備陷入泥地；2.控制割下谷物的寬度，通過抬高和卷入秸稈防止其被再次切割。該涉案專利分割器區別于在先專利的特征在于：1.其升起角度約為30°，直至其達到卷軸部位；2.沿卷軸進行曲線運動；3.通過開槽使其可調整，以配合卷軸的不同高度。伊利諾斯北區巡回法院駁回了原告的訴訟請求，原告上訴。

聯邦最高法院認為，要探究被告的分割器是否落入了原告專利權保護范圍，必須先看原告是否是發明此種功能分割器的第一人，還是僅在已知機器的基礎上通過一些實現相同功能的特別機械組合加以改進。如果原告是分割器這種設備的最初發明人，他就有權把那些制造以相同原理運行、以相似的手段或等同的組合實現相同功能的分割器的人訴為侵害行為人，哪怕這些機器是最初發明的改進品并且是可專利的。但如果原告的

專利發明只是在已知機器基礎上通過形式變化或部件組合而來的改進品，專利權人就無權把通過不同形式或組合以實現相同功能的改進品的制造者當作侵害行為人。首位改進發明人，不能援用等同理論去壓制其他正當的改進行為。聯邦最高法院認為，原告的發明作為一種設備的形式或組合是新的，無疑是一種改進，因此可以成為專利權的客體，但作為一個機械設備組合的權利要求，并不會被一個僅僅使用了該組合一部分的人所侵害。該權利要求也不能通過主張等同去挑戰那些針對相同機器作出的不同形式但實現相同功能的改進。被告的機器是對在先機器的改進，在形式和構造上是有新特色的，可能其品質次于原告的產品，但卻并不落入原告專利的保護范圍。5Cyrus H.Mccormick, Appellant v.Waite Talcott, Ralph Emmerson, Jesse Blinn, And Sylvester Talcott, Survivors Of John H.Manny.(1857)61 U.S.402,20 How.402,15 L.Ed.930.

麥考密克訴威特·塔爾科特等案是美國聯邦最高法院早期判決的認為先驅發明與改進型發明在等同范圍上存在差別的案件，此后聯邦法院在這一問題上始終堅持此觀點。比如在格萊富案，聯邦最高法院認為等同理論不僅適用于先驅的或重要的發明，也適用于由舊成分組合而成但能產生新的有用結果的次級發明，盡管等同的范圍可能存在變化。6同注釋1。在華納案中，聯邦最高法院再度提及先驅發明的概念，認為司法上對所謂先驅發明的承認，意味著中心界定制權利要求7中心界定制是指以權利要求書記載的內容為中心，根據專利的內容、性質、目的，整體理解其保護范圍，即參照說明書、附圖將權利要求書為中心的一定范圍內的技術也歸屬于專利技術的范圍。中心界定制是為了彌補周邊界定制嚴格地以權利要求書為根據，造成對某些實質是侵權行為，用權利要求書記載的內容難以解釋的不足而提出來的。很顯然，中心界定制擴大了權利要求書的解釋，根據這一解釋原則，專利權保護的是發明構思而非限于權利要求中的技術特征，其優點是能夠靈活有效地保護專利權人的權利，但對于權利的確定性來講尚欠穩定，因而對社會公眾而言不能很好地保證其公平。的放棄被過度解讀了。一個描述了在擁擠領域有限改進的權利要求，僅擁有有限范圍的等同物，但并未否定等同理論。8Warner-Jenkinson Co.v.Hilton Davis Chem.Co., 520 U.S.17 (1997).通過聯邦最高法院在格萊富案和華納案中的微言大義，可以解讀出如下內涵：1.區分發明的質量是聯邦最高法院一以貫之的態度，高質量的發明應該給予更有力的、更寬泛的保護；2.等同理論相當于在周邊界定制權利要求模式下仍保留中心界定制權利要求模式的靈活性，甚至可以說中心界定制并未被完全放棄，其優點被等同理論承繼下來，并在專利權的保護中發揮著無可替代的作用。盡管周邊界定制試圖采取“圍墻”的方式確定專利權的保護范圍，9周邊界定制是依據專利權利要求來確定專利權保護范圍的一種模式，實質上是權利要求解釋的一種方法，是指專利權保護的范圍是以權利要求書中所記載的范圍為限，權利要求的內容須嚴格根據權利要求的文字進行解釋。根據周邊界定制解釋權利要求并進而確定專利權保護范圍，具有明顯的確定性，有利于社會公眾明確地了解專利權的范圍，公示效果好，但缺陷是不利于保護專利權人的權利，競爭者可能通過替換個別技術特征的手法逃脫侵權指控。但基于技術方案的彈性，這種努力有時是徒勞的，理想中的運轉良好的周邊界定制權利要求，在現實中幾乎并不存在。

（二）針對“先驅發明”的不同觀點

當然，對所謂先驅發明，也有不同的觀點。比如在1999年的奧古斯汀醫療（Augustine Medical）公司訴蓋瑪（Gaymar）公司案中，聯邦巡回上訴法院就有不同的思路。該案涉及一種特殊的加熱毛毯的產品專利。這種增壓保暖毯用于給手術后存在體溫過低癥狀的病人取暖。病人在被施行外科手術過程中，由于使用麻醉術，其身體的體溫調節功能受影響，再加上手術環境需要低溫、手術過程中病人靜脈注射入低溫液體，導致病人術后通常都會出現體溫過低的癥狀。奧古斯汀公司的增壓保暖毯產品專利，采用了一種特殊的結構：毯子的內面含有大量平行排列的中空

管，這些管子上面呈圓形、下面呈扁平狀，當熱風鼓入時，會自動挺立（self-erecting），并且中空管不會直接與病人身體接觸，既達到取暖效果又可避免燙傷使用者。該案的一項主要爭議在于如何解釋自動挺立（self-erecting）這一技術特征，一審法院將其解釋為“要求設備形成一個彎曲的或拱形的結構，以不接觸病人身體”。被告的產品也是一種特殊的取暖毯，其與涉案專利技術方案的區別在于：其在使用中并不會自動形成一個自行支撐的結構，而是直接接觸使用者身體。陪審團認定被告產品字面上并未落入原告專利的保護范圍，但認為在等同理論下落入保護范圍。二審法院基于申請歷史禁止反悔推翻了構成等同的一審判決，認為基于專利申請歷史檔案，原告通過修改權利要求已經將除“自行挺立”不接觸病人身體的取暖毯之外的其他客體均排除在外。原告奧古斯汀公司又主張，其專利對于手術病人的治療具有革命性，應享有更寬的保護，其依據是聯邦巡回上訴法院自已也認為先驅專利享有更寬的等同物范圍。

聯邦巡回上訴法院認為，首先，并無客觀的法律標準去區分先驅專利和非先驅專利，認定先驅專利，取決于所有的事實條件；其次，法院或專利商標局不可能預言特定技術的未來，并由此斷言某一發明可能開辟巨大的創新遠景。周邊界定制權利要求本身，已經將先驅專利和非先驅專利作了最好的區分。先驅專利已經通過更寬的權利要求，享有了其對工藝貢獻所應得的利益。由于沒有現有技術的限制，先驅專利與那些需要在擁擠技術領域躲避限制而撰寫狹窄權利要求的非先驅專利相比，可以撰寫更寬的權利要求。權利要求本身已經給予先驅專利更寬泛的排他權。而且，先驅專利無需擔心對適用等同理論的傳統限制，如現有技術或申請歷史禁止反悔，因為對于真正的先驅專利而言，其無需在申請過程中進行修改或辯解以克服現有技術。10Augustine Medical, INC., v.Gaymar Industries, INC.and Medisearch P R, Inc.,Mallinckrodt Group, Inc.and Mallinckrodt Medical, Inc.181 F.3d 1291 (Fed.Cir.1999).

在本案中，聯邦巡回上訴法院并沒有直接否定先驅發明與非先驅發明的區分以及先驅發明這個概念，但認為認定先驅發明，是依案件具體事實情況而定的，法院實質上并無能力來確定某發明技術方案是否屬于先驅發明，因為先驅發明與否，是事后的一種判斷。并且，聯邦巡回上訴法院關于先驅發明本身就擁有較寬權利要求從而擁有更寬保護范圍的論述也是十分清晰有力的。

當然，聯邦巡回上訴法院的此一不同觀點并非無懈可擊。首先，某一專利是否屬于先驅發明，在訴訟階段多數是可以判斷的，這不同于申請階段的專利局，申請階段確實難以判斷某一技術方案是否是先驅性的，而在訴訟階段，發明往往已經進入商業應用領域，判斷其是否屬于先驅發明的外部條件已經具備；其次，盡管先驅發明在撰寫權利要求時外部限制很少甚至沒有，但文字的內在局限性依然存在，也意味著適用等同理論的空間和必要性依然存在，不能因為先驅發明專利本身具有寬泛保護范圍的特點，就排除了適用等同理論的可能性，正因為先驅發明具有更寬的權利要求，其所往外投射的等同范圍自然應當更大，但其在比例或幅度上并沒有超常之處。因此，聯邦巡回上訴法院在奧古斯汀公司訴蓋瑪公司案中關于先驅發明的論述有其合理之處，但仍難以完全否定區分出先驅發明的必要性以及給予其更寬等同范圍的正當性，當然，等同判定的法律標準應當是一致的，此處所說的更寬等同范圍，并非更寬松地適用法律標準，而是先驅發明基于其自身的特性，本身即享有更寬的等同范圍，因為其完全可以撰寫出更寬泛的權利要求，這才是其享有更寬等同范圍的根基。其實在司法實踐中，盡管可以認可先驅發明的存在、認可給予先驅發明

更寬的等同保護范圍，如何確定更寬的等同范圍仍是一項復雜艱巨的任務，因為并不存在量化的標準，一切只待法官在具體案件中的自由裁量。

（三）其他類型發明的等同范圍

與先驅發明相對的是改進發明（improvement invention）。之所以作這種分類，是認為不同類型的發明，其質量是不同的、存在高下之分的，對技術進步和社會的貢獻也是不同的。

改進發明還可進一步劃分為窄小改進（narrow improvement）和實質改進（substantial improvement）。窄小改進只有有限的等同范圍，在1931年的迪特爾（Deitel）訴優尼科（Unique Specialty）公司案中，漢德法官認為，當權利要求平淡無奇、涉訟發明只有微不足道的進步時，沒有必要援用等同理論。11Deitel v.Unique Specialty Corporation.54 F.2d 359 (1931).在1967年的麥卡欽（Mccutchen）訴辛格（Singer）公司案中，聯邦第五巡回上訴法院認為，一個僅取得窄小改進的專利權人，（其專利權）僅限于其所取得的改進，不能阻止其他人基于現有技術進行改進，如果后者所使用的方法是實質不同的并且是新穎的。12Joseph K.Mccutchen v.The Singer Company and Kingston Mills, Inc.386 F.2d 82(1967).對于取得實質改進的發明，態度又有所不同。實質改進型發明介于先驅發明和窄小改進型發明之間，所受到的保護力度也處于中間地帶。在1901年的國家中空制動梁（National Hollow Brake-Beam）公司訴可互換制動梁（Interchangeable Brake-Beam）公司案中，聯邦第八巡回上訴法院認為，大多數發明既非先驅發明亦非不重要的窄小改進，它們既非技術進步中的第一步也不是最后一步，而是一種具有標志意義的進展。在確定技術術語含義的寬度時，應當在個案中考慮具體發明或進步的特點，法院解釋時亦應在保護發明人免受盜版與保護公眾免受未經授權的壟斷間進行平衡。13National Hollow Brake-Beam Co.v.Interchangeable Brake-Beam Co., 106 F.693 (8th Cir.1901).

關于改進發明，有一種所謂的紙面發明（paper patent）理論。所謂紙面，是指雖然發明專利已經獲得授權了，但專利權人卻未將其投入到商業運營中，沒有實現商業化量產。紙面發明被認為價值不高，因為既然沒能實現商業化生產，那么專利的社會價值就沒有實現，專利發明本身就易被認為僅是窄小的進步，在確定保護范圍時即使能適用等同理論，也只能有狹窄的等同范圍。聯邦第九巡回上訴法院在1963年的洛克伍德（Lockwood）訴朗根多夫聯合烘焙（Langendorf United Bakeries）公司案中認為，當原告專利實施例從未被投入商業使用（commercial use）時，這是一個對其權利要求進行狹窄解釋而不是自由解釋的理由。14Warren H.Lockwood, and Mid-West Metallic Products, Inc.v.Langendorf United Bankeries, INC., and Banner Metals, Inc.324 F.2d 82(1963).明尼蘇達地區法院在1958年的格萊丹寧（Glendenning）訴麥克（Mack）案中認為，紙面專利理論的理論基礎是，既然發明人不能使用他的發明，他就無權限制其工藝的進步，此時該發明專利只能給予一個狹窄的等同范圍，以使相關技術領域的進步得以延續下去。15Orison D.Glendenning v.S.S.MACK, Bertha G.Mack, and R.J.Krueger, as individuals d.b.a.G.E.Mack Company, a partnership, and Fortner & Perrin, Inc.159 F.Supp.665 (1958).對于紙面專利理論也有不同觀點，比如索賠法院在1970年的德克（Decca）公司訴美國政府一案中認為，缺乏當前商業上的成功，并不能限制專利權人相對于他人的排除權。16Decca Limited v.The United States.420 F.2d 1010(1970).聯邦第一巡回法院敏銳地指出了紙面專利理論與先驅專利理論之間的內在矛盾。聯邦第一巡回法院在1943年的道博（Doble）公司訴利茲（Leeds &Northrup）公司案中認為，當把紙面專利理論與先驅專利理論聯系起來一起考慮時會令人疑惑，當一項先驅專利由于這樣那

樣的原因沒有投入商用而成為紙面專利時，比如缺乏資金或缺乏進取心，甚至可能是由于專利權人的剛愎自用，此時法院該如何是好。17Doble Engineering Co.v.Leeds & Northrup Co.134 F.2d 78(1943).因為先驅專利應享有較寬的等同范圍，紙面專利只能享有較窄的等同范圍，當一項專利兼有先驅專利和紙面專利的“身份”時，矛盾自然產生，并且在邏輯上也難以自圓其說，在實踐中則更無所適從。聯邦第一巡回法院的質疑很有道理，但實踐中其實未必如此。首先，先驅專利如果已經涉訴，那么它沒有被投入商業運營的可能性較低；其次，先驅專利理論、紙面專利理論，都只是法院在確定專利保護范圍時的一個考量因素或方法，即使兩者真的在案件中發生沖突，法院也可以根據具體案情賦予其不同的且適當的權重，仍然可以解決問題，無論如何，此種理論輔助司法決策的作用是不可否認的。

二、判斷時間點問題

（一）專利發明日或專利申請日

美國法院早期將等同物范圍的確定時間點設定為涉案專利的發明日，而且必須是當時已知的等同物。在1860年的古爾德（Gould）訴里斯（Rees）案中，聯邦最高法院認為，如果被控侵害行為人使用一個新的事物替代了專利的技術特征，或者該新事物實現實質不同的功能，抑或即使它是舊的，但在專利發明日其作為替代品是不為人所知的，那么它就沒有落入保護范圍。18Gould v.Rees.82 U.S.187 (1860).聯邦最高法院此處的觀點是，判斷等同物范圍的時間點是涉案專利發明日，并且等同物必須是當時為人所知的，被訴侵害行為人用一個已知的等同物去替換專利技術方案中的某一技術特征，才被認定為落入專利保護范圍。在這種觀念之下，等同物的范圍非常狹窄。現在來看，這一判斷時間點嚴重不利于專利權人，基本沒有合理性可言。

（二）侵害行為發生日

聯邦巡回上訴法院在1982年成立之后，采取親專利的司法政策，便將等同物范圍加以擴展，將其延展至專利發明日未知的等同物。在1983年的休斯案中，聯邦巡回上訴法院認為，不能要求發明人預言未來的可以實質相同的方式實施其發明的技術發展。19Hughes Aircraft Co.v.United States, 717 F.2d 1351, 219 USPQ 473 (Fed.Cir.1983).此后，等同物的范圍進一步拓展。在1997年的華納案中，聯邦最高法院認可了聯邦巡回上訴法院關于以侵害行為發生日作為等同物范圍確定時間（at the time of infringement）的觀點，駁回了被告“范圍不得延及后來等同物（after-arising equivalents）”的觀點。20Warner-Jenkinson Co.,Inc.v.Hilton Davis Chemical Co.520 U.S.17, 117 S.Ct.1040, 137 L.Ed.2d 146（1997）.聯邦巡回上訴法院在該案1995年的判決中認為，替代物范圍限于專利授權時的已知替代物，否定了專利權人針對新式侵害行為所應享有的保護，這將削弱等同理論。21Hilton Davis Chemical CO.v.Warner-jenkinson Company, INC.62 F.3d 1512 (1995).上述觀點與中國最高法院的觀點較為接近。中國最高法院在2015年的孫俊義與任丘市博成水暖器材有限公司、張澤輝、喬泰達侵害實用新型專利權糾紛案中認為，等同原則的適用須考慮專利申請與專利侵權時的技術發展水平，防止對專利技術方案中的某些技術特征，以申請日后新出現的技術進行簡單替換而規避侵權的發生。22最高人民法院（2015）民申字第740號民事裁定。為了在運用等同理論保護專利權人和促進社會技術進步的利益間取得平衡，聯邦巡回上訴法院引入了“周邊設計”（design around）的概念，即如果被訴侵害行為人是在涉案專利的周邊進行規避設計，將在比對中傾向于被認定為兩者的區別是實質性的，

從而不被認為是等同物。聯邦巡回上訴法院認為，社會公眾基于專利進行周邊設計所取得的進步不落入專利的保護范圍，這是公眾的一種重要利益，也使得賦予專利權人的排他權得以正當化。當一個競爭者得悉專利并且努力在其周邊進行設計時，事實發現者可以推定該競爭者已對其新產品進行了實質性的改動以避免落入保護范圍，被告關于周邊設計的證據可以牽制等同理論的適用。23Hilton Davis Chemical CO.v.Warner-jenkinson Company, INC.62 F.3d 1512 (1995).將等同物范圍的確定時間推后至侵害行為發生日，將大大擴展等同物的范圍，因為在專利有效期內科技和工藝進步所可能帶來的等同物，其中有一部分不可避免地將落入專利權的保護范圍，只有那些被認定為存在實質性區別的等同物才可以幸免，這就進一步加大了對專利權人的保護。

（三）不可預見的等同物

進入21世紀，聯邦巡回上訴法院又提出了新觀點，將等同物的范圍進行了一定程度的收縮。在2003年的費斯托案中，雷德（Rader）法官提出應將等同的范圍限于不可預見的等同物，他認為可預見性是一項首要的原則，它可以調和權利要求的公示作用和等同理論的保護作用。24Festo Corporation v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki CO., LTD., a/k/a SMC Corporation, and SMC Pneumatics, Inc.344 F.3d 1359（2003）.該觀點將專利發明日已知的等同物排除在外，認為既然是已知的等同物，專利權人又沒有想辦法改進撰寫技能將其納入到專利權利要求中，根據公示公信的原理，社會公眾可以認為此種等同物并不在專利的保護范圍之內，此時再運用等同理論去保護，無疑有損權利要求的公示作用。而且該觀點更進一步，認為在專利申請時可以預見的等同物也不應納入到保護范圍中來，因有的等同物雖非當時已知的，但可能處于當時技術水平可以預見的范疇。只有那些在專利申請時無法預見、因而再富有遠見的申請人也無法將其納入權利要求的未來出現的等同物，才應通過等同理論納入專利保護范圍。這其實對專利申請人撰寫權利要求的水平提出了很高的要求，幾乎不允許權利要求的撰寫出現任何差池，否則即可能丟失保護范圍。2005年，聯邦巡回上訴法院又引入了限時性權利要求語言（time-limiting claim language）的概念，又某種程度上縮小了等同物的范圍。在2005年的個人電腦連接器解決方案（PC Connector Solutions）公司訴智盤（SmartDisk）公司案中，原告的權利要求使用了“通常可以連接”、“傳統上可以連接”的語言。聯邦巡回上訴法院認為，這種用語本身具有限時性（time-limiting），意味著專利申請日之后產生的閃存技術、智能卡技術并不在權利要求的范圍之內，用語本身已經明確將后來的技術排除在外25通常、傳統，用語本身即意味著指當時已知的或至少是可預見的技術。，如果運用等同理論，則會將“通常可以連接”、“傳統上可以連接”的技術特征抹除，此時不應認定構成等同。26PC Connector Solutions LLC v.Smartdisk Corporation and FUJI Photo Film U.S.A.,INC.No.04-1180.（2005）.法院通過對權利要求語言的解釋，將語言本身的含義發揮到極致，達到了限制等同物范圍的效果同時又不背離解釋權利要求的基本原理，體現出高超的法律適用水平的同時，不能不說也顯現出限制等同理論適用的司法價值和政策導向。但在2014年的RING & PINION公司訴ARB公司確認不侵害專利權案中，聯邦巡回上訴法院卻認為在專利申請時對等同物是否可預見，并不影響在等同理論下落入專利權保護范圍的判定，27Ring & Pinion Service Inc.v.ARB Corp.Ltd., 743 F.3d 831, 833-35, 109 U.S.P.Q.2d 1779 (Fed.Cir.2014).這就使等同物的范圍

一下子又發生了擴張。

三、小結

美國法院的工作是一項創造性工作，而非對普通法原則的機械采納，美國法官根據社會情況改造普通法，法官們思考的只是什么對社會有利，得到發展的法律原則和規則，是法官們公共政策觀點的產物。28參見[美]伯納德·施瓦茨著：《美國法律史》，王軍等譯，法律出版社2011年8月第2版，第50頁。美國法院在專利法乃至美國社會技術進步的過程中發揮著重要的作用，有觀點認為，保護專利權的責任主要由法院承擔，法院演進出一系列的原則和程序，向專利權人和被許可人提供了相當有效的保護。29Stanley L.Engerman, Robert E.Gallman, The Cambridge Economic History Of The United States, volume 2, Cambridge University Press, 2008, p396.等同范圍在不同歷史時期的伸縮，可以視作是司法對社會的回應，反過來也影響著社會創新活動的活躍性。如果把專利法看作是一種激勵社會技術創新的公共政策工具，那么其主要的政策工具應該體現在兩個方面：專利權保護范圍的伸縮、侵權賠償數額的高低，除此之外，并沒有太多的政策空間。專利權保護范圍的伸縮，對于社會的技術創新活動，具有明顯的影響。總體而言，真正能夠開創一個新的領域和行業的先驅性發明是不多見的，多數技術發明都是在原有技術方案的基礎上展開，因其具有非顯而易見性（當然還有新穎性、實用性）而被授予專利權，而如果技術特征等同物的范圍加以擴大的話，很可能將處于灰色地帶的技術方案納入到等同范圍。如果將保護范圍嚴格限定在權利要求字面含義，則其保護范圍最小，社會公眾進行再次技術創新的空間就相對大。如果適用寬松的等同理論，則專利權的保護范圍就大，而公眾的創新空間就相對變小。一項新的技術方案相較于對比專利到底有無創造性，一項技術特征是否應當被納入等同物范圍，難以避免判斷主體的主觀裁量，專利法上的本領域普通技術人員是一個擬制的人，現實中無法客觀化、標準化。就專利訴訟而言，從字面上判斷是否落入專利保護范圍，標準較為明確，但等同理論卻存在很大的彈性。就等同的范圍來說，法院早期采取時間點是涉案專利發明日、等同物必須是當時為人所知的標準，到了20世紀80年代便將等同物范圍加以擴展、延展至專利發明日未知的等同物，進入20世紀90年代，又采取了以侵害行為發生日作為等同物范圍確定時間的標準，進入21世紀后又將專利發明日已知的等同物排除在外，而后運用限時性權利要求語言（time-limiting claim language）的概念加以收縮。到了2014年，態度又發生逆轉，認為在專利申請時對等同物是否可預見并不影響等同的判定。看似簡單的判斷時間點問題，影響著等同范圍的判斷。依據專利權保護范圍大則公眾創新空間就變小的一般原理，如果法院采取了所謂的“親專利”司法政策，某種程度上將對社會整體的創新活動產生阻滯效應。觀察美國法院近三十年的專利審判，20世紀80、90年代的等同范圍較大，而進入21世紀以后等同范圍有縮小趨勢。與此同時，侵權賠償數額卻又步步走高。美國社會的技術創新和經濟發展在80、90年代進入低谷后，在新世紀出現向好甚至可以說是繁榮趨勢并引領新一代技術革命，是否與專利法政策存在一定的因果關系，確實是一個值得思量和探究的問題。

Scope of Equivalence and Its Determination Timing in American Patent Law

All the valid patents have passed the substantial examination of Patent Office and the legal protection to which should be in the same level.As to the application of doctrine of equivalents (or DOE) the legal standard also should be the same.Improvement invention differ with the pioneer invention in quality and if the protection level is same it is unfair to the latter.But the legal standard of the application of DOE must be identical and the wider scope is not a looser legal standard.The pioneer invention has a wider patent scope which is based on that it deserves a wider patent claim.Due to the technique progress the scope of equivalents is expanding.The determination timing will influence the outcome of a patent litigation and have been reassessed by US courts several times.

Scope of Equivalence; Determination Timing;American Patent Law

徐卓斌，上海市高級人民法院知識產權審判庭法官，中國社會科學院法學博士。