出口企業如何應對“337調查”的實例評析

姜艷艷

337條款是美國貿易法的一條獨特的條款，因其最早出現在美國《1930年關稅法》第337條而得名。該條款授權美國國際貿易委員會（ITC）對于進口貿易領域內的不公平行為擁有廣泛的調查權。不公平行為主要是指侵犯在美企業產品的版權、專利、商標和設計等知識產權行為。如果涉案企業最終被裁定違反337條款，美國國際貿易委員將會對侵權產品發布排除令和禁止令，這就意味著侵權產品將被禁止出口到美國市場。

隨著我國外貿轉型升級的推進，我國對美出口商品的科技含量在不斷提升，我國對美出口的產品也由以前的加工貿易逐步變成自有品牌，這就使得商品在知識產權領域的國際貿易摩擦越發頻繁。中國已經連續十幾年成為遭遇337調查最多的國家。由于應訴成本高昂和缺乏應訴經驗，企業常在遭遇337調查時損失巨大，因為它的殺傷力很大，敗訴后不僅僅是一家企業的產品被禁止出口，而是涉及到整個同類商品出口，甚至波及被調查產品的上下游產品，使涉案產品在對方知識產權有效期內不允許在美國市場銷售。本文從評析幾個典型勝訴案例著手分析出應對策略，希望對在美國市場的中國出口企業有借鑒意義。

一、積極主動應訴

中國企業在遭到美國廠商起訴時，應及時主動應訴。被訴企業不應訴將面臨缺席判決。根據規定，無正當理由不應訴，就可能被裁定缺席。一旦應訴方被認定缺席，申訴書中主張的事實將被假定為是正確的。基于事實證據，337調查可以針對特定被告發布有限排除令，也可以不針對特定被告而發布普遍排除令。所以一些競爭對手會刻意選擇中國實力不強的中小型企業作為被告。面對高昂的應訴成本，小企業一般都會選擇放棄或退出美國市場，這樣也容易發出普遍排除令，同時把具有自主品牌的出口大企業也打出當地的市場，所以必要時大企業要主動應訴。進入調查程序后，可委托資深律師，認真準備應訴材料，庭審做有力抗辯。如果能證明不侵權或對方知識產權無效，就可以爭取勝訴。

案例1：2007年4月6日，美國泰萊公司正式向美國國際貿易委員會（ITC）提起訴訟，指控中國3家三氯蔗糖小企業違反337條款，侵犯其專利。按照337條款，如果這3家中國企業侵權成立的話，ITC將有可能發出“普遍排除令”，“普遍排除令”適用于所有中國三氯蔗糖企業，這意味著中國所有三氯蔗糖產品都有可能被趕出美國市場。當時，江蘇鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司在美國市場是第二大供應商，并沒有被列為被告，但這起指控一樣對捷康構成了威脅。因此鹽城捷康2007年7月5日主動要求加入“337調查”，以幫助整個中國三氯蔗糖制造企業爭得市場。

經過捷康代理律師積極的溝通與運作，ITC行政法官和美國國際貿易委員會于2007年8月15日同意捷康公司作為第三人加入三氯蔗糖產品的“337調查”。根據337調查的程序要求，捷康公司需要將所有資料交給泰萊的律師，捷康公司把幾千份資料給中國的律師審核，然后遞交給捷康的美國代理律師，美國代理律師再進行審核和層層篩選后，按程序要求將資料交給美國泰萊的律師。同時，捷康的美國代理律師也按照ITC法律程序要求對泰萊公司的專利進行審查，甚至跑到英國泰萊總部進行實地調查取證。查閱了泰萊公司專利在美國的申請和使用情況，發現泰萊公司指控捷康公司侵犯的那項專利在美國是無效的。ITC行政法官按照法律程序要求在2008年2月28日舉行當庭答辯，雙方的律師，技術人員和公證人員都有出席。2009年4月6日，ITC發布最終裁決結果：鹽城捷康三氯蔗糖制造有限公司在出口到美國的產品中，沒有違反337條款的規定。至此，鹽城捷康公司作經過一年半時間的跨國訴訟，終于在此次“337調查”中取得了勝訴，戰勝了國際甜味劑巨頭泰萊公司。鹽城捷康公司也成為首例在美國知識產權“337調查”中主動加入并勝訴的企業。

案例評析：此案例最大的特點就是捷康在沒有列入被告的情況下主動加入應訴的，這是經過一場博弈思量后作出的最佳選擇。倘若不應訴，如果3家被告三氯蔗糖制造企業勝訴，美國企業將青睞勝訴企業的產品，捷康公司就將失去很多的美國市場甚至其他國際市場機會；如果中國3家被告生產企業敗訴，ITC就會簽發普遍排除令，捷康公司也將會失去美國市場，前期為進入美國市場所做的很多工作和投資都將白費。鹽城捷康此次主動加入337調查案耗時將近兩年、耗資2000多萬元，但這次知識產權的勝利，直接換來了全球第二大三氯蔗糖供應商的市場地位，市場機會估值達200多億元。由于主動加入ITC調查，捷康公司用1年時間躍居到2008年中國出口和實際生產第1位，并位居全球第2位。即使在世界經濟危機的環境下，捷康公司的銷售每年以80%速度增長，產品供不應求。銀行和投資商紛紛表示愿意與捷康合作，提供融資支持。捷康公司的主動加入，給應訴的同行勝訴也提供了幫助，避免了我國整個行業被排除在國際市場之外不良后果的發生。此次主動加入“337調查”獲勝也為中國出口美國市場企業樹立了榜樣，有著積極的借鑒作用。

二、和解也是一種策略

一般來說，如果是自主研發產品，證據證明力較強，可做專利無效和不侵權抗辯；如果證據證明力一般，則應當通過談判尋求和解或達成專利的交叉許可，或者進行規避設計增加和解籌碼。和解的達成取決于多種因素，包括申訴方獲得案件勝利的難度和時間、應訴方可以用于交換和解與撤訴的條件、申訴方的真正目的是想獲得專利使用費還是驅逐產品出市場等。即使目標確定為和解，應訴方也應當在開始階段表現出自信的姿態，并通過積極應訴給申訴方施加壓力，增加申訴方獲勝的難度和時間。最后再向申訴方作出適當的讓步或者提供優惠條件達成和解。綜合這些分析和研究，企業要確定具體的應訴策略—是選擇和解，還是選擇全程應訴。

案例2：2012年12月，美國范羅士公司和范羅士辦公用品（蘇州）有限公司（以下合稱“范羅士”）向ITC提起337調查，起訴江蘇新譽集團有限公司、江蘇新譽辦公設備有限公司、新譽辦公設備（美國）有限公司等六家公司（以下統稱“新譽”），指控新譽公司在美國市場銷售的碎紙機產品侵犯了該公司外觀專利（D583，859和D598，048），請求判定侵權成立。

該起“337調查”源于范羅士公司和新譽公司之間的合資合作糾紛。雙方在江蘇建有合資企業，后因種種原因雙方合作關系終止。在提起美國337調查之前，范羅士和新譽在國內國外已有多起關聯訴訟和仲裁。2013年1月，此調查正式立案。此后雙方進行了數輪的證據交換、實地檢查了當事人各自的工廠、在美國和香港進行宣誓作證，調取了相關證人的證言以及進行了數次的和解談判。在律師的建議下，新譽在短期內開發出了多款規避設計產品，并將相關產品作為證據開示的一部分納入到案件中。范羅士在充分評估規避設計產品的相關技術之后，最終雙方在2013年11月達成了和解，并據此提交聯合動議請求ITC終止該調查。由于原被告雙方在開庭后和解的極少，本案這可謂是最后一刻的和解。2013年12月20日，美國國際貿易委員會發布通告，表示不對行政法官針對碎紙機337調查案的初裁進行復審，裁定準予和解結案。根據美國國際貿易委員會官方網站公開的信息，原告范羅士撤回對于新譽的侵權指控，同意新譽可以出口部分碎紙機產品。至此，歷時近1年的碎紙機案順利結案。

案例評析：此案在雙方宿怨已久的背景下能夠獲得和解，實屬不易。范羅士公司和新譽公司曾經在江蘇建有合資企業進行合作生產，后因種種原因雙方合作關系終止，在產品方面不可避免的存在“瓜葛”，而范羅士公司率先在美國申請了專利，一定會使出渾身解數進行阻擊新譽產品進入美國市場。新譽進行的規避設計成了這次和解的重要籌碼，促成了和解的達成。如果新譽規避設計的產品獲得了ITC的認可，那么即使ITC認定新譽老產品侵權，新譽仍然可以出口規避設計產品，范羅士通過“337調查”阻止新譽進入美國市場的最初目的將落空，也就是范羅士并無勝算把握，而且在美國市場上，范羅士還面臨著其他碎紙機企業的競爭。因此，和解是對雙方都有利益的最佳選擇。

三、做好專利功課

中國企業在決定生產和對外出口時，針對自己企業產品做域外侵權檢索和分析是必須的功課，即通過專利檢索與分析來評估專利侵權風險。即使是自主研發的產品，也要做好專利預警，避免遭遇違反337條款的指控。因為極少有技術是完全百分之百的創新，在研發新產品和新技術時，都會對已經存在的技術有所借鑒。因此，我們企業在產品研發、產品上市、甚至采購階段，所有環節都要對比競爭對手的產品和專利，還要時刻關注競爭對手的產品研發和專利申請動態，做到知己知彼，百戰百勝。中國企業也要增強知識產權意識，不要認為337調查對我們是一種壁壘，其實我們也可以利用它作為保護我們自己產品不被侵權的武器。如果中國公司有自主研發的產品，進入美國市場之前申請專利，就可以保護自己的利益。如日本公司在崛起時，也經常遭遇專利侵權的指控，后來就會利用337條款來阻止韓國公司產品進入美國市場。從長遠看，中國企業要重視科技創新、自主研發，這才是遠離知識產權糾紛的根本之道。

案例3：2011年6月17日，日本Kaneka公司對包括浙江醫藥在內的七家公司提出訴訟，控告上述公司在美國國內市場銷售及出口到美國的輔酶Q10產品及其制作方法侵犯了其專利No. 7，910，340。該行為已經涉及了不公平貿易行為，要求美國國際貿易委員會（ITC）對七家公司啟動337調查，并發布普遍或有限排除令及禁止令。

輔酶Q10是一種有益于心絞痛、心臟病和高血壓病維生素類物質，在美國的需求量很大。輔酶Q10是浙江醫藥自主研發的產品，所以浙江醫藥非常有信心打贏這場官司。浙江醫藥在1998年研發該產品，2004年開始銷售輔酶Q10，也就是已經銷售了7年時間。浙江醫藥對日本Kaneka的指控早有準備。原來，早在2010年11月，日本Kaneka就在德國杜塞爾多夫法庭起訴浙江醫藥侵犯了其在歐洲申請的相關專利。浙江醫藥在德國積極應訴的同時，時刻關注美國市場動向。浙江醫藥知道對方已經在美國申請該項專利，遲早會在美國起訴浙江醫藥侵權。此后，浙江醫藥的律師組織了專家對Kaneka的專利發明人、生產管理人員、銷售人員的證人取證，并對Kaneka在美國的工廠進行現場取證。所有的調查取證工作于2012年3月26日前完成。2012年7月9日，ITC組織原告和被告方進行第一次答辯。在法庭上，雙方律師就浙江輔酶Q10產品具體的工藝過程是否侵犯了Kaneka專利權利要求點進行了爭論。由于在正式工業化生產前，浙江醫藥對日本Kaneka公司的專利申請研究得比較清楚，在工藝開發過程中就有意識地避開對方的專利點。該專利主要涉及一種工業上高效生產輔酶Q10的新方法，從培養微生物的細胞壁破壁提取還原型輔酶Q10，再將其氧化成氧化型輔酶Q10。浙江醫藥等公司雖也使用微生物發酵的路徑發酵獲得同一產品，但具體工藝是不同的。所以在2012年末，美國國際貿易委員會發布正式通告：浙江醫藥不侵犯日本Kaneka公司在美國注冊的340號專利，沒有違反337條款”。浙江醫藥輔酶Q10應對美國337調查圓滿落幕。

案例評析：浙江醫藥歷來重視知識產權保護，在很早以前就成立了專利事務辦公室，在新產品新工藝開發之前課題組會全面檢索相關知識產權狀況，進行專利分析和規避，并且在產品生產過程中也會對競爭對手的專利情況進行監控，盡量避免專利糾紛。在輔酶Q10的研發和生產過程中，浙江醫藥也不例外，即在輔酶Q10生產前研發階段，就詳細研究了Kaneka所有的專利，包括這次官司中涉及到的專利申請。浙江醫藥一直在關注競爭對手的產品和專利申請狀況，不斷的將自己的工藝進行調整和進行規避，避免侵犯對方的知識產權。同時，也將企業的工藝申請了發明專利并被授權。Kaneka公司的律師在法院會審中也承認，對浙江醫藥的輔酶Q10制造工藝并不十分了解，所以在官司取證過程中Kaneka及其律師沒有找到浙江醫藥侵權的地方。相反，由于浙江醫藥在新產品開發和研究過程中做好專利分析和專利預警，對對方的專利研究得比較透徹，最后反客為主，指出了對方專利申請過程中存在不正確的地方，令其專利的權威性打了折扣。所以做好專利功課是這場官司勝利的基本保證。此次浙江醫藥勝訴為中國企業應對337調查起到可貴的示范作用。

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