實施知識產權盡職調查中容易忽視的法律問題

王婷

【摘 要】論文旨在通過對實施知識產權盡職調查中容易忽視的法律問題進行分析研究，從實踐層面的前期準備、權利調查、自由運作調查等環節展開論述，為知識產權盡職調查提供有益參考，有助于中國企業在走向國際市場的同時，更好地應對國際競爭。

【Abstract】This paper aims to analyze the legal issues that are easily to be neglected in the implementation of the intellectual property due diligence. The paper makes a discussion from the practical level of the early preparation， rights investigation， free operation investigation and other links， so as to provide some useful reference for the intellectual property due diligence，and to help Chinese enterprises to better cope with international competition while moving towards the international market.

【關鍵詞】知識產權；盡職調查 ；并購

【Keywords】intellectual property； due diligence； mergers and acquisitions

【中圖分類號】D923 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069（2019）03-0120-02

1 引言

知識產權盡職調查是指在對任何知識產權資產進行投資之前，對該知識產權資產進行的調查和確認的一種法律活動[1]。其通過從全球知識產權機構收集公開信息，為企業在預防侵權爭議、降低交易風險、避免遭受欺詐、提高交易質量等方面提供重要保障和有力支持。

目前，盡管越來越多的企業認識到知識產權盡職調查的重要性，但實踐中的盡職調查依然更關注于財務報表和稅務問題，在知識產權方面投入的時間與精力十分有限。此時更多的是基于對方提供的信息、依靠對方的陳述和保證。但是，陳述和保證僅提供了損害賠償的追索依據，即使在漫長而昂貴的訴訟后獲得賠償，企業也會因為錯過最佳發展時機、賣方支付能力限制等問題，遭受巨大損失。

因知識產權盡職調查失誤而帶來嚴重后果的事件屢見不鮮。德國大眾曾以9億美元的價格收購勞斯萊斯和賓利，取得了生產勞斯萊斯的技術和權利，但直至交易完成大眾都沒能發現其所收購的知識產權中不包含商標使用權；共享單車、無人機等領域因知識產權盡職調查不全面為后續的專利訴訟埋下隱患，導致了IPO進度被迫中斷、市場開拓計劃被迫打亂等嚴重后果。

可見，陳述和保證不能彌補由于缺乏盡職調查而產生的實際問題。因此，做好知識產權盡職調查顯得尤為重要，需要從細節著手，避免忽視重要的法律問題。本文按照知識產權盡職調查的基本流程，列出實施知識產權盡職調查中一些容易忽視的法律問題。

2 盡職調查前期準備

2.1 組建知識產權盡職調查團隊

知識產權盡職調查團隊應當由企業內部、外部人員組成，可以包括企業知識產權部門人員、企業研發人員、律師和知曉相關技術的知識產權顧問。知識產權盡職調查是一項全面、細致、復雜的工作，需要與客戶和目標企業的研發團隊密切合作。因此，組建一支綜合的團隊，搭建暢通的信息交流渠道，有助于知識產權盡職調查的優質高效完成。

2.2 了解行業及目標企業背景

前期，需要深入了解調查背后的商業目標、戰略目標、涉及知識產權的重要性和相關性。同時需要積極溝通，了解企業在某些具體方面的具體需求。

此環節中需要注意的是：如果出現收購、合并等行動，收購方應該督促被收購方事先與掌握核心技術的技術研發人員進行充分溝通，讓核心技術人員了解收購情況及盡職調查的目的，避免這些人員在不了解情況下，出現抵觸情緒或者辭職，產生技術和人才流失的風險。

3 目標企業知識產權狀況

3.1 知識產權及其組合

首先應整理目標企業所擁有或使用的所有IP資產的列表，這應包括傳統知識產權資產；其次，要注意與其相關聯的知識產權資產及其組合。

這里需要注意的是：不要忽視外國相關權利。隨著經濟全球化及中國企業積極走向世界，越來越多的目標企業知識產權權利往往包含涉外內容。更重要的是，知識產權所有權、有效性和可執行性的審批甚至是訴訟程序，在每個獨立司法管轄區都可能因國家而異、受到不同的法律制約。常見的錯誤是忽視了外國相關權利，可能會出現因為未能履行管理職責或未能提交必要的商業持續使用證明而被放棄。

3.2 所有權狀態和所有權鏈

應審查每項資產，以核實知識產權的所有權和狀態。對于已注冊和未注冊的知識產權，應核實每項資產的來源，要求其提供表明所有權轉讓的文件，審查確保該權利以賣方的名義注冊，在產權鏈中沒有缺口，核實其中是否存在擔保記錄，考慮即將到期的重大維護費用和記錄IP轉讓必須產生的成本。

在所有權調查過程中，要注意一類情況：是否存在權利共有、交叉的情況，包括共同所有人、共同發明人、共同開發、資助、贊助、合作或聯合開發的情況。對存在的雇傭合同、聯合研發合同、轉讓合同，許可合同等進行詳細審閱。

4 確定有效性和可執行性

4.1 確定IP的有效性和范圍

在整個盡職調查過程中，應審查專利的范圍、有效性和可執行性，是否滿足所有維護費用和要求，以確保注冊有效；審查商標商品和服務分類，以確認其涵蓋預期用途；如果買方計劃擴大地域范圍，則應探討管轄權問題，以確定IP是否可在擬議管轄區內使用。

在有效性調查過程中，要注意一種情況：在交易前目標企業放棄的某些知識產權權利是否完全喪失，如放棄的專利相關權利是否在寬限期。如果在保留的寬限期內，要采取相應措施防止目標公司對其重新恢復，避免受到賣方牽制。

4.2 審查與知識產權相關問題的協議

除了前文提到的許可協議，盡職調查還應審查與知識產權相關的所有關鍵協議，因為它們在許多情況下與知識產權權利本身息息相關，某種程度上代表了其產生的經濟影響，如基于知識產權及相關產品、技術的開發協議、顧問協議、結算協議、背書協議、制造協議、分銷協議、協作協議等。另外，還包括一些在其他合同中的應對性條款，如反轉讓或變更、排他性、使用范圍的限制、優先購買權、侵權賠償權以及適用法律條款等。

總而言之，不僅是特定于知識產權的整個協議，而是應對知識產權擴展的所有協議及條款都進行盡職調查。

5 自由運作（FTO）調查

知識產權保護和執行策略可能對IP的強度和價值產生重大影響，所以應及時進行自由運作調查以發現弱點。這里主要考慮分析自由運作程度，發現現存的以及潛在的知識產權訴訟問題。其中難度較大的就是調查潛在的訴訟風險，這時就需要聘請專業人士或團隊進行細致全面的FTO調查分析?？梢酝ㄟ^FTO檢索，對目標公司在專利審查期間所引用的文件進行分析。同時，也需要獲得有關主動和先前爭議的信息、關于競爭或侵權知識產權的信息、任何相關技術或產品的質量檢測以及效果的約定。

在FTO調查過程中，需要注意的是：如果存在潛在知識產權侵權糾紛的風險，需要針對已有的侵權相關事件進行密切跟蹤。可以設定相關支付條款，這樣，即使在并購時某些事項不能終結，可以要求未來最大損失，待案件清晰后處理。另外，如果目標企業存在母公司，要注意母公司相關知識產權情況，避免出現母公司授權轉讓于競爭對手、形成專利壁壘的情況。即使是對母公司幾乎沒有價值的知識產權，如果轉移到競爭對手那里，就可能產生巨大的潛在威脅或者不必要的牽制性糾紛。

6 商業秘密的調查

知識產權盡職調查中，不可避免地將會涉及商業秘密，這也是最重要的風險之一。雖然，這些商業秘密完全保護了目標公司整個業務的平臺技術，但這些商業秘密未在法律文件中予以確定。在收購目標公司的過程中，不清楚哪些商業秘密被轉讓，哪些商業秘密將不再被公司使用，這將使雙方都面臨較大的商業秘密風險。此環節既重要又具有一定的難度，需要注意的是，無法了解技術秘密具體內容時，可以結合協議簽訂雙方主體、協議簽訂時間等信息綜合判斷協議的大致目的與范圍，在協議的保密義務違反代價方面保留證據，可以作為談判的籌碼或進一步增補違約條款，減輕未知法律風險。

7 結語

本文列出了知識產權盡職調查中容易忽視的一些法律問題，但無法涵蓋實踐中所有情況，也不能窮盡所有調查方法，僅僅是從實踐角度進行了一些總結。除了上述的調查內容以外，知識產權盡職調查往往還需要從商業、財務、稅務等多個層面綜合分析評價。隨著經濟全球化，中國企業積極走向海外，在擁抱國際市場的同時，也將面臨國際性的激烈競爭，做好知識產權盡職調查，將有助于中國企業更快更穩地走向世界。

【參考文獻】

【1】王寧玲. 海外并購中的知識產權盡職調查[J].中國經貿，2012（15）： 74-75.