“禁止重復授權原則”的研究綜述

李玢 王業飛

摘 要 本文對專利法中“禁止重復授權原則”的研究情況進行綜述，首先說明了《專利法》第九條的基本概念，然后梳理現有的研究文獻，按照不同研究內容進行分類、梳理各方觀點，隨后針對新形勢下的專利審查提出相應建議，形成關于“禁止重復授權原則”研究的綜合材料，為審查實踐和法條修訂提供參考。

關鍵詞 重復授權 研究綜述 新形勢 專利審查

作者簡介：李玢，國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，助理研究員，研究方向：專利審查策略及專利數據分析;王業飛，國家知識產權局專利局專利審查協作天津中心，助理研究員，研究方向：專利審查策略。

中圖分類號：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.07.246

“禁止重復授權原則”無論從理論研究方面，還是專利審查實踐層面，都有大量學者進行過研究探討。究其原因，一是由于“重復授權”的問題會給專利權人、專利權實施人、專利審批機構以及社會公眾都帶來嚴重的影響，因此平衡多方的利益顯得尤為重要;二是由于審查實踐中的特殊情況較多，專利法不可能對每一種情況進行規定說明，法條適用過程中爭議較大。本文對相關研究進行梳理。一方面整理多方觀點供審查參考，另一方面提出新形勢下“禁止重復授權原則”的審查參考建議。

一、《專利法》第九條的基本概念

專利法第九條第一款規定“同樣的發明創造只能授予一項專利權”被稱為“禁止重復授權原則”;第二款規定“兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人”被稱為“先申請原則”。

從專利法中關于“禁止重復授權原則”的修訂歷史來看，可以發現，最開始制定的《專利法》中僅規定了先申請原則，并未規定禁止重復授權原則，這一階段的專利法僅是通過實施細則第二十條的規定限制了同樣的發明創造不允許授予不同的申請人，主要考慮兩點：一是避免不同專利權人之間的權利沖突，二是避免實施該專利的第三人支付多份專利費，妨礙發明創造的實施應用。

2008年修改專利法時，在第九條第一款開篇就規定了“同樣的發明創造只能授予一項專利權”，明確規定了同樣的發明創造也不允許授予同一申請人，解決了專利權人利用法律漏洞延長對一項發明創造的法定保護期限問題，同時解決了由此帶來的行政審批資源浪費的問題。

但是為了保護專利權人的利益，特別是解決專利申請積壓，審查周期長的問題，專利法中同時規定了“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”，被稱為“禁止重復授權例外情形”，相當于為“禁止重復授權原則”留下一個缺口。

二、對“禁止重復授權原則”的研究分類

大量學者對“禁止重復授權原則”從不同層面進行研究，按照研究方法分：可以分為法條探討，審查實踐案例分析和國內外比較研究。按照研究內容分：主要分為“禁止重復授權原則”和“禁止重復授權例外情形”的研究。

（一）禁止重復授權原則

1.“狀態說”與“行為說”的討論

早期業內學者對于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的爭論焦點集中在：只授予“一項”專利權是否等同于只授予“一次”專利權。根據不同觀點分為“狀態說”和“行為說”兩派。

“狀態說”認為“針對一項發明創造在同一時間段，如果不存在兩個以上的有效的專利權，就不認為是重復授權”。2008年最高人民法院終審裁判的“舒學章”案支持了“狀態說”的觀點。在“狀態說”下，申請人通過接力保護能夠延長專利的保護期限，有失公平。

而“行為說”認為“無論申請人就同一技術方案幾次申請發明或實用新型，國家知識產權局只能做出一次‘授權行為，多于一次的授權，即認為是‘重復授權”。隨著2009年第三次修改后的《專利法》的實施，確立了“行為說”的基本原則。至此，“狀態說”與“行為說”的爭論告一段落。

2.“同樣的發明創造”的判定

在當前審查實踐中，“同樣的發明創造”的判斷標準是嚴格按照權利要求的保護范圍完全相同進行判定的。有不少學者對此提出了自己的觀點。

孫平認為“應當將‘等同原則納入到重復授權的審查標準中，并且在某種程度上使重復授權與抵觸申請的審查標準統一，既能符合同樣的立法宗旨，又避免大量非正常申請的產生，也能減少后續許可、侵權程序的問題”。肖丁、劉雅莎討論了“權利要求部分重疊特別是數值范圍部分重疊時，同樣的發明創造的判斷”。石丹丹、龐慧等借鑒美國、歐洲和日本的相關規定，建議我國采用美國的判定標準，使得“同樣的發明創造”的保護范圍，不僅包含完全相同的發明創造，也包含針對“發明的顯而易見的改進或者變化形式”。

根據目前的研究情況來看，許多學者提出對“同樣的發明創造”的判定標準應當做出調整，或者通過案例指導的方法給出具體審查建議。

（二）禁止重復授權例外情形

“禁止重復授權例外情形”涉及的研究要點主要有三個：主體“同一申請人”的判斷，申請時間“同日”的探討，法律狀態“專利權尚未終止”的含義。

1.主體“同一申請人”的判斷

鄧麗娟、趙菁討論了“同一申請人”的確定：提出對判斷“同一申請人”的時間節點如何確定，是申請日時為同一申請人即可，還是要求發明申請授權前為同一申請人;當申請人變更時，是依據名稱判斷為不同申請人，還是依據實質主體的改變判斷為不同申請人，都有待進一步明確。

2.申請時間“同日”的探討

對于實用新型與發明申請日不“同日”的情況，一種是實用新型申請日在前，發明申請日在后，由于實用新型不經過實質審查，一般情況下，其審批程序快于發明專利申請。發明專利在實質審查過程中必然會檢索到授權公開的實用新型，且實用新型構成發明專利的抵觸申請文件，發明無法獲得授權。

另一種是實用新型申請日在后且已經獲得授權，而發明申請日在前。針對上述情況，許多學者探討過該如何處理發明。一部分學者認為應當允許申請人通過放棄實用新型專利權來獲得發明專利權，既能夠保護申請人已經付出了創造性的勞動，得到相應的權利，也避免重復授權的問題。還有一部分學者認為在先的發明專利申請在符合授權的條件下應當授權，在后申請可以通過無效宣告程序來宣告專利權無效。另有部分學者認為，應告知申請人修改發明的權利要求，或者將實用新型無效后發明可獲得授權。

要徹底解決上述問題，一方面要從理論上澄清先申請原則的概念，理順先申請原則與禁止重復授權原則間的關系，另一方面要從審查角度改進，增強審查過程中同日發明與實用新型的關聯性，優化實用新型專利的審查流程。

3.法律狀態“專利權尚未終止”的含義

當前審查實踐中實用新型的法律狀態經常處于“專利權尚未終止，但是處于等待年費滯納金狀態”，對于這種情況，也有學者進行過探討。關山松認為由于實用新型專利權的法律狀態不能確定，容易對公眾造成誤導，專利審批機構應當要求申請人繳納年費滯納金，從而保證實用新型的專利權維持在有效狀態，才允許通過放棄該專利權獲得發明的專利權。否則，專利審批機構應當等待該實用新型專利權終止失效后，以《專利法》第九條第一款為由，駁回發明專利申請。并建議從法條修改上應當將“先獲得的實用新型專利權尚未終止”修改為“先獲得的實用新型專利權處于維持狀態”，如此修改能克服上述問題。

三、新形勢下“禁止重復授權原則”的審查建議

為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，優化營商環境，激發創新活力，國家知識產權局制定了《提升發明專利審查質量和審查效率專項實施方案》，計劃在2019年底前消減發明專利審查積壓10萬件，全面壓縮發明專利特別是高價值專利的審查周期。在當前的新形勢下，審查工作面臨兩個要求，一是提高專利授權質量，二是縮短發明專利審查周期。根據上述要求，筆者對專利審查工作提出以下建議：

1.“同樣的發明創造”的判斷標準應當等同于“抵觸申請”，即將慣用手段直接置換引入到“同樣的發明創造”的判斷中。從立法宗旨上看兩者都是為了避免重復授權，審查標準的相同也能體現其立法宗旨的相同。從審查實踐角度上看，慣用手段的直接置換在審查指南中有明確的規定，審查標準易于把握，對于權利要求記載技術方案相等同的保護范圍的預期性高，不會對專利權人的權益造成損害，同時也使得實質審查階段與后續程序中對于權利要求的解釋在某種程度上達到統一。從提高專利質量上看，擴大“同樣的發明創造”的判斷標準能夠針對同日就相同主題進行大批低質量申請的案件實施有效的審查，提高審查效率和授權質量。

2.增強審查過程中同日發明與實用新型的關聯性，優化實用新型專利的審查流程。針對當前討論較多的“實用新型申請日在后，而發明申請日在前”情形，一旦通過在實用新型智能審查系統中關聯同日發明與實用新型，能夠確保該情況下實用新型無法獲得授權，避免由于實用新型錯誤授權導致的后續問題。

3.對于實用新型“專利權尚未終止”的審查標準應當統一并形成規范。此外，筆者認為：由于審查效率的提升，發明專利審查周期的縮減，實用新型的審查速度與發明的審查速度越來越接近的過程中，建議適時取消禁止重復授權原則的例外情形。

四、結論

大量學者從不同角度對禁止重復授權原則進行了研究，通過對法條中每一個關鍵詞的釋義和探討，并結合具體審查案例，對我國禁止重復授權原則的核心概念提出了較為具體、明晰的解釋。筆者系統梳理上述研究文獻，結合新形勢下對專利審查工作的要求，提出三點審查建議，以期對我國進一步完善“禁止重復授權原則”的審查標準和法條修訂提供借鑒意義。

參考文獻：

[1]尹新天.中國專利法詳解[M].北京：知識產權出版社，2011.

[2]于立彪，王翠平.關于“同樣的發明創造只能授予一項專利權”的理解與誤區[J].中國發明與專利，2012（6）：85-87.

[3]馮于迎.專利重復授權再探討[J].知識產權，2010（4）：27-31.

[4]中華人民共和國專利審查指南2010[M].北京：知識產權出版社，2010.

[5]孫平.重復授權審查標準的思考[J].電子知識產權，2010（4）：58-63.

[6]肖丁，劉雅莎.對同樣發明創造判斷原則的思考[J].中國發明與專利，2015（10）：99-101.

[7]石丹丹.論禁止專利重復授權及轉換保護[J].河南工業大學學報（社會科學版），2015，11（3）：87-91.

[8]龐慧.中美專利法重復授權比較分析研究[J].法制與社會，2016（7）：251-252.

[9]楊眉，趙曉東.禁止重復授權原則關于“同日”僅指申請日的法律思考和建議[J].中國發明與專利，2017（6）：109-111.

[10]劉士奎.從一個發明專利審查案例看重復授權的處理[J].中國發明與專利，2014（3）：69-71.

[11]關山松.關于禁止重復授權相關法規的探討[J].中國發明與專利，2015（6）：91-93.

[12]司艷雷.解析專利法中的禁止重復授權原則與先申請原則[J].法制與社會，2016（31）：282-283.

[13]衛輝，楊娜娜.發明和實用新型專利涉及重復授權的特殊情況研究[J].江蘇科技信息，2017（13）：79-80.

[14]鄧麗娟，趙菁，傅晶.淺析禁止重復授權原則的發展歷程及在實務處理中的完善方向[J].中國發明與專利，2015（6）：94-98.