淺談專利申請文件的撰寫

畢傳偉

南京理工大學知識產權學院，江蘇 南京 210018

一、引言

陳開領系專利號為ZL201720723613．7、發明名稱為“可旋轉式自動煎鍋”的發明專利權人。2017年4月17日，陳開領向濟寧市中級人民法院提起訴訟，陳開領起訴請求：判令彥平商行、偉發五金廠立即停止專利侵權行為并賠償損失30萬元。

本案的爭議焦點為被訴侵權產品是否落入涉案專利權利要求的保護范圍。根據技術比對情況，當事人的主要爭議在于：1．對于涉案專利權利要求1中的“鍋體內部設有煎板”以及“鍋體上沿伸出煎板上端面形成擋板”，彥平商行、偉發五金廠認為被訴侵權產品的煎板是獨立的，沒有設置在鍋體內；2．關于“上蓋側沿設有對應擋板的裙板，所述裙板上沿設有對應擋板上端的凸緣”技術特征，彥平商行、偉發五金廠認為，被訴侵權產品的鍋體沒有擋板、裙板、凸緣，是將鍋蓋設置在支撐圈上。對此，原審法院認為，對第一點爭議，涉案專利權利要求書記載：“鍋體上沿伸出煎板上端面形成擋板，上蓋對應扣合在擋板上”。而被訴侵權產品的煎板也是設置在鍋體內部，其外圈有一圈鐵板圍擋，但該圍擋與煎板為一體設置，并不是鍋體上沿伸出煎板上端面所形成的，因此不是涉案專利所指的擋板。至于被訴侵權產品的鍋體上沿能否視為涉案專利的擋板，則還需要進一步考察其在涉案專利中所起的功能。根據涉案專利說明書記載的實施例二記載：“鍋體內壁設有對應煎盤下端的環形擋板。通過擋板對煎板進行限位，保證煎板在旋轉過程中保持水平、穩定”。從涉案專利可以看出，為實現上述功能，鍋體在煎板下方還設置有一環形托，經觀察，被訴侵權產品不具備這一結構，并且其煎板與鍋體之間存在一定間隙，顯然不具有對煎板進行限位的功能。根據以上分析，原審法院認為，被告未侵權。

陳開領提起上訴，二審法院認為，首先，從字面分析，“鍋體上沿伸出煎板上端面形成擋板”其含義應為，鍋體的上沿伸出煎板的上端面從而形成擋板，故該擋板應為鍋體的上沿部分；其次，結合涉案專利說明書的局部放大圖，亦可以清晰地看出擋板是鍋體的一部分。而被訴侵權產品是在煎板的外圈設置圍擋，該圍擋并非鍋體的一部分，因此被訴侵權產品中的圍擋與權利要求中的擋板不構成相同技術特征。因此，被訴侵權產品未落入涉案專利權的保護范圍。

二、該案對于專利申請文件撰寫的啟示

專利申請文件的撰寫，不僅是決定發明人能否得到專利授予的關鍵，同時也在很大程度上影響了專利侵權案件的走向，使得自身的專利得到有效全面的保護。

該案雖然是標的額很小之間的專利侵權訴訟，涉及的技術事實查明問題也不復雜。但仔細研究整個案件，能夠發現權利人敗訴的原因在于專利申請文件中存在諸多問題，最終導致了敗訴。因此，如何避免此案中暴露出來的問題，擴大權利的保護范圍呢？以下便是筆者從本案中得到的幾點啟示。

（一）直接、毫無意義的確定，重視權利要求書

無論是在什么情形下，發明專利文件權利范圍都不得超過原說明書和權利要求書記載的范圍。如前所述，原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。

本案中，權利人“鍋體上沿伸出煎板上端面形成擋板”其含義應為，鍋體的上沿伸出煎板的上端面從而形成擋板，故該擋板應為鍋體的上沿部分；其次，結合涉案專利說明書附圖3的局部放大圖，亦可以清晰地看出擋板是鍋體的一部分。而被控侵權產品的擋板為獨立的，未設置在鍋體內。雖然被訴侵權產品與專利產品兩者能夠實現同樣的功能，且專利權人的專利產品更加先進便捷，但權利人在專利申請文件中未明確該擋板亦可獨立設置，最終導致權利范圍較小以致敗訴。因此，專利權人若想最大程度的保護自身的權利，應在撰寫文件時盡可能的直接寫出各種情形，讓其他人能夠直接、毫無意義的確定權利要求范圍，避免出現自己認為的隱性要求無法得到保護的情況發生。

另外，權利人在撰寫申請文件時，應當將本發明的關鍵信息寫入權利要求書中，而不能放在申請書的其他部分。例如在孫希賢訴浙江安達環境科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案中，涉案專利實施例記載了兩種不同的實施方案，但權利要求1中僅記載了一種實施方案2。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條中規定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”綜上，被訴侵權產品不具有涉案專利權利要求1中“鍋體上沿伸出煎板上端面形成擋板”的技術特征，未落入涉案專利權的保護范圍。

可見，權利人在撰寫發明專利申請文件時，需要明確權利要求，不可忽略權利要求書的重要地位，同樣是撰寫在申請文件中，位置的不同導致其重要性及最終的權利保護范圍也必然不同。

（二）合理使用實施例

專利申請人在撰寫專利申請文件時，如果所申請的發明或者實用新型比較復雜，一般都會在申請文件中附加一個實施例，一是為了解釋專利的適用情形，二是解釋專利實施方法的不同組合。當專利申請文件中記載的實施例表述不當時，很有可能會使權利人在訴訟中處于不利地位。

在本案中，權利人描述了兩個實施例，實施例一：“一種可旋轉式自動煎鍋……鍋體1上沿伸出煎板6上端面形成擋板，上蓋2對應扣合在擋板上；”實施例二：“一種可旋轉式自動煎鍋……鍋體1上沿伸出煎板6上端面形成擋板，上蓋2對應扣合在擋板上。”在實施例的描述中，權利人描述的兩種使用情形過于接近，未考慮到該發明的其他形式，聯系過于緊密，導致權利范圍過小，最終敗訴。

而除了導致敗訴之外，實施例選取不當甚至可能導致專利被無效。在哥倫比亞運動休閑北美公司訴國家知識產權局專利無效糾紛案中，法院認為：從專利說明書的記載看，在各個實施例中，熱處理材料部件可以按照制造商限定的圖案或者連續或者不連續陣列的方式應用……根據對比文件1公開的內容很容易想到，對孔槽4進行一定地布局和間距設置，可以在獲得熱反射性能的同時調整非織造布2的透濕性、透氣性等傳遞性能，在該啟示下很容易想到將鋁合金反射薄膜3實際布置為陣列形式。其次，使基底材料層包括身體裝備的最內層并使熱引導部件安置成面朝內，還是使基底材料層包括身體裝備的最外層并使熱引導部件安置成背離使用者的身體面朝外，這是本領域的常規選擇，基底材料層和熱引導部件的位置僅存在有限的幾種形式，本領域技術人員為實現一定目的，可從這幾種位置中選擇合適的一種，并不需要付出創造性勞動。

可見，聯系過于密切的實施例可能會因缺乏新穎性而導致專利申請失敗。雖然，可能該專利本身就缺乏新穎性。但也有很大的比例是因實施例選取不當，與現有技術聯系過于密切而容易被同行業一般從業者聯想到而喪失新穎性，最終導致申請失敗。

三、總結

通過本文的分析，權利人在撰寫專利申請文件時，對于自身的權利要求必須真切的描述在權利要求書中，不可過于自信的認為說明書或者附圖中有顯示，而忘記了權利的根源。其次，要合理使用實施例，全面的考慮實施例選取的準確性、關聯度，讓實施例發揮出其應有的價值，而不是成為權利的絆腳石。