訪談：專利停止侵害請求權中的比例原則

訪談：專利停止侵害請求權中的比例原則

——德國權威學者解讀專利侵權糾紛中比例原則的立法背景和司法適用

文? /? 魏立舟

摘要：德國專利法在最新一輪修改中為限制權利人的停止侵害請求權引入了合比例性抗辯，據此法院在決定是否授予禁令救濟時必須將侵權人或第三人利益納入考量范圍。這一立法變動引發了中國國內對相關議題的關注和討論。為廓清相關問題，我們采訪了德國知識產權法權威學者馬蒂亞斯·萊斯特納教授。在本次訪談中，萊斯特納教授就比例原則的立法背景、規則原理以及修法后的具體司法適用等問題進行了詳細解讀，提供了專家視角下對德國專利法這一重要發展的深入見解。

關鍵詞：比例原則；專利侵權；禁令救濟；德國專利法

一、引言

德國專利法在2021年修改中針對權利人的停止侵害請求權增加了比例原則的限制。這一修法變動使得法院在侵權訴訟中面對權利人的禁令救濟主張擁有了一定的靈活性：即使認定侵權成立，在某些例外情況下也可以不頒發禁令。

此修法動態也引發了國內對相關議題的再度關注和討論。雖然我國最高人民法院在2016年《侵犯專利權糾紛司法解釋（二）》中已經明確“基于國家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被訴行為，而判令其支付相應的合理費用。”但因為這一司法解釋出臺的過程中，刪去了“當事人之間的重大利益失衡”這一考量因素，所以導致法院審判實踐中對在頒發禁令救濟時是否需要將侵權人利益納入考慮這一問題上出現了一定程度的不一致。因此，業界有聲音呼吁我國在知識產權相關立法中也應該引入德國式的限制規定，然而反對的聲音也不在少數。

為廓清相關問題，了解德國此次修法的來龍去脈以及最新的司法走向，我們就此采訪了世界著名的知識產權法專家、德國慕尼黑大學講席教授馬蒂亞斯·萊斯特納（Matthias Leistner）先生。希望能通過這種一問一答的訪談形式，讓讀者更直觀地了解德國專利法中比例原則的立法背景和司法適用。

二

問：很長一段時間以來，德國司法機關和學術界都積極主張在專利訴訟中對禁令救濟進行一定的限制。然而，德國立法者直到2021年才將合比例性納入專利法。為什么這個被期待已久的修法一直被擱置，其原因何在？ 最終推進修法的動力又來自何處？

答：德國聯邦最高法院在2016年“熱交換器”案判決里面提到，如果立即頒布禁令將導致重大利益失衡，那么法院可以允許侵權人在一段時間內繼續實施相關專利。《德國民法典》第242條誠實信用原則中所蘊含的合比例性要求以及《歐盟知識產權執行指令》中提出的合比例性要求都為這種觀點提供了法律規范上的基礎。所以說，即使德國不修改專利法，法院也完全可以在認定侵權的同時不頒發禁令。但在實踐中，法官非常不愿意適用比例原則對停止侵害請求權進行限制，只要認定侵權行為成立，一般都會自動頒發禁令。

在這樣的背景下，德國立法者認為有必要通過修改本國專利法來明文確定停止侵害請求權中比例原則的存在。新引入的條文（第139條第1款）不僅僅是將“熱交換器”案的判決意見成文化，它更是設定了一個規范的、一致的框架：在專利權人的利益與侵權人或第三方的利益之間達至平衡。在一些例外情況下，“有侵權就給禁令救濟”的傳統做法可能會給侵權人或第三方帶來不合比例的困難，而比例原則的引入在這些情況提供了一個“安全閥”。另外，新條文還規定，在對停止侵害請求權進行限制的情況下，侵權人需要對權利人的不利益提供補償。

三

問：謝謝教授對本次修法背景和內容的簡單介紹。我們知道德國法律修訂過程中都會征求行業的意見，我們比較好奇在這次修法的過程中，德國產業界的意見如何？當然，肯定會有支持修法的聲音，但我們更感興趣的是，是否有反對意見？如果有，他們反對的原因是什么？

答：在征求意見期間，這項修訂引發了很多激烈的討論。的確有人提出了反對意見，例如生物技術領域的研發公司。他們的擔心在于，停止侵害請求權是專利權這一排他權的核心機制，比例原則這種法定例外情形的引入會大大削弱專利權的排他性。這在法律適用中會帶來很大的不確定性，并最終破壞整個專利制度的有效性。生物技術行業的特點是許多中小型企業往往擁有數量不多但價值極高的專利，因此受到的影響尤其嚴重。

此外，批評者認為，根本不需要明文規定比例原則，因為德國聯邦最高法院在“熱交換器”案中已經承認比例原則在專利糾紛中適用。還有人認為，《德國專利法》第24條規定強制許可已經充分保護了第三方的利益。

相比之下，汽車和電信行業則強烈支持比例原則的引入，在某些情況下對停止侵害請求權進行法定排除。這些行業一直特別關注禁令問題，背后的原因也不言而喻。因為這兩個行業的產品往往非常復雜，動輒包含成百上千項專利，如果僅因為一項或幾項專利侵權就帶來相關整體產品的下架，就會給企業帶來特別大的損失。

四

問：時間過得很快，到今天為止，德國專利法的這次修訂已經差不多過去兩年半的時間了。在此期間是否有德國法院依據比例原則在已經認定侵權成立的情況下拒絕頒發禁令的情況？

答：目前，在德國法院受理的一些專利侵權訴訟中，被告會根據《德國專利法》第139條第1款第3句來主張侵權不停止，但迄今為止還沒有法院基于這個新引入的比例原則條款作出侵權成立但不頒發禁令的判決。需要指出的是，法院一再強調，專利權人是非實施主體（NPE）這一事實并不足以認定排他權的行使會不合比例。比例原則僅在例外情況下發揮作用，即考慮到行使排他權的通常做法，特定案件的所有情況下被告（或第三方）所受損失與專利權人的合法利益相比都嚴重不合比例。被告需要對存在不合比例承擔證明責任，這個證明責任無疑是非常高的。

雖然目前還沒有具體的判決，但我們可以設想一些不合比例的情形：例如，對于含有大量電子或計算機相關組件的復雜產品，即使進行了徹底的技術的自由實施盡職調查，復雜設備中一個小元件的專利侵權風險也可能無法識別。在這種情況下，如果侵權人遵守了誠實信用原則，并且對產品進行修改在技術上或經濟上是不可能的，那么對產品授予禁令可能會導致過高的成本，遠遠超過一小部分組件上專利的實際價值。

另一個例子是，公共利益將受到威脅的情況，特別是與藥品或醫療有關的案件。然而，修法后的司法實踐表明，盡管有新的明確規定，某些法院仍然不愿意考慮第三方的利益，而是繼續適用《德國專利法》第24條強制許可的規定。德國有學者對此提出了批評，我也持同樣的批評意見。以英國法院受理的著名的“人工心臟瓣膜”案為例，如果相關醫療機構需要一定的時間來培訓臨床人員以實現非侵權產品（人工心臟瓣膜）的替代，那么就應該對該禁令的實行設置了暫緩期限。遺憾的是，正如我所說，盡管在《德國專利法》第139條中已有法律依據，但實踐中尚未見到有德國法院采納這一觀點。

盡管如此，第139條的修訂絕不僅僅是一種“裝飾”。比例原則的引入為律師提供了一種新的可能性，就是可以在立即頒發禁令會對侵權人或社會公眾帶來不合比例損失的情況下，反對立即授予禁令。然而，在德國法律以及新的歐盟統一專利法院的體系中，不合比例一直被認為是一個非常特殊的情形，具有相當高的門檻。因此，實踐中認定不合比例的案例非常少見。當然，需要強調的是，在絕大多數情況下，不合比例的情況不會導致停止侵害請求權完全不被支持，多數情況下法院會通過更合適手段對禁令救濟進行限制，比如基于侵權人的利益設置一段所謂的“耗盡期”，讓侵權人有時間銷售掉庫存產品，或者基于第三人的利益設置“轉換期”，實現從侵權產品到非侵權產品的過渡。

五

問：在專利訴訟的背景下，被控侵權人自己沒有援引《德國專利法》第139條第1款第3句的提出抗辯，那么法院可否依職權直接適用比例原則對停止侵害權進行限制？

答：德國司法界和學術界未就第139條第1款第3句合比例性抗辯的性質達成共識。慕尼黑地方法院在一個判決中明確指出，除非被控侵權人自己主張辯護，否則法院不能依職權處理合比例性問題。相比之下，卡爾斯魯厄高級地方法院和杜塞爾多夫地方法院都依職權審查了相關案件中是否存在比例原則適用空間，盡管這只涉及一個簡短的表達，即證明不合比例的事實“既未提交也不明顯”。依職權的合比例性審查符合《德國專利法》第139條第1款第3句本身的措辭（“請求權被排除……”），這種措辭在德國法下通常被視為可以依職權審查。與此同時，德國立法者修法理由中曾指出，法院只有在被控侵權人提出了相應主張時才需要處理合比例性問題。

但是，個人認為不同的路徑在實踐中的區別是有限的。因為合比例性抗辯只在例外情況下適用，且無論如何都由被控侵權者來承擔相關的證明責任。

六

問：《德國專利法》第139條第1款第4句規定，在停止侵害請求權受到限制的情況下，專利權人可以就侵權人繼續實施訴爭專利主張金錢補償。請問教授，這種補償金的數額應該如何確定？ 另外，我們看到第139條第1款第5句指出上述補償金請求權不影響損害賠償請求權的主張。這是否意味著專利權人可以對正在進行的侵權同時主張補償和損害賠償請求權？如此復雜的安排背后的基本原理是什么？

答：目前，德國學術界對第139條第1款第4句規定的補償金從法律性質到實際計算方法都存在爭論。一些學者認為，補償金本質上是一種不當得利。補償金在數額上應等于侵權人的獲益，可以根據擬制的許可費來確定。另外，損害賠償金和補償金的數額兩者不能疊加。如果權利人已經獲得了補償金，根據第139條第1款第5句，他只能根據“填平原則”主張扣減了補償金后剩余的損害賠償金額。

但在我看來，第139條第1款第4句的補償金規定是對不頒發禁令以及由此導致權利人談判地位之弱化的獨立補償。因此，在單純的損害賠償請求權之外需要另設補償金制度，且兩筆金額應該在對禁令進行限制的同一判決中作出，作為“侵權不停止”期間對權利人的一次性付款。原則上，補償金數額應根據專利權人原本可以獲得的許可費來計算，這個許可費是基于一個假設的有效市場來計算的，其中權利人對專利享有完全的禁令救濟（即不存在可以根據比例原則對禁令進行限制的情形）。補償金的具體數額只能粗略估計，但與在損害賠償背景下計算的許可費相比，會有一定的增加。

七

問：歐洲統一專利制度于2023年6月1日實施，《統一專利法院協議》（UPCA）是否也授予法院自由裁量權，可以根據具體情況對禁令救濟進行限制？

答：在《統一專利法院協議》（下稱《協議》）第63條中，禁令救濟被視為一項與執行（enforcement）相關的制度，該條文的措辭為“……法院可以頒發禁令……”。考慮到其他執行條款，特別是《協議》第68條關于損害賠償措辭，彼處使用“應該”（shall）而不是“可以”（may），這種上下文的比較表明統一專利法院在頒發禁令方面具有一定的自由裁量權。

根據歐盟的初級法和次級法（主要是《歐盟知識產權執行指令》（下稱《執行指令》）），，歐盟法院在執法層面采行合比例性的一般原則。考慮到統一專利法院必須全面適用歐盟法律（根據《協議》第20條和第24條第1款），因此必須根據比例原則解釋《協議》第63條，這就要求法院在頒發禁令時要考慮是否會對被告或第三人造成特殊困難，從而對其進行限制。

然而，這種自由裁量權并不是沒有限制的。《執行指令》的原則還要求對侵權的法律救濟必須滿足有效性和威懾性，《協議》的第25條和第26條賦予專利權人的實體權利都要求在專利侵權案件中原則上授予禁令。因此，禁令救濟只有在被告（或第三方）所遭受的損失與專利權人的合法利益嚴重不合比例的例外情況下，才可以基于比例原則予以限制或駁回。

自《協議》實施起，統一專利法院慕尼黑分庭在一個案件中已經對是否適用比例原則進行了探討（特別考慮了被告是“非實施主體”和被控侵權產品涉及復雜產品的情況），但基于該案的事實，法院最后拒絕適用比例原則對禁令救濟進行限制。

八

問：歐盟法院在“華為/中興”案中，針對標準必要專利權人的禁令救濟的問題提出了一套具體的規則，這個也可以理解為在特殊情況下對專利權停止侵害請求權的一種限制。考慮到德國和歐洲統一專利法院可以運用比例原則來限制禁令救濟，您認為這種做法是否將“華為/中興”案的標準納入了比例原則之中？您如何看待“華為/中興”規則與比例原則之間的關系？

答：“華為/中興”規則是基于歐盟反壟斷法（本質上是《歐盟運作條約》第102條），在標準必要專利權人對專利許可作出過FRAND聲明的條件下，對他的專利排他權進行限制的一套規則。可以說，歐盟法院通過濫用支配地位這一概念提出的這一套規范標準必要專利權人和實施人之間公平談判的規則，是比例原則在這一類特定案件中的特殊規則安排。如果標準必要專利權人沒有遵守“華為/中興”規則所設定的義務，德國法院和歐洲統一專利法院都不會頒發禁令，因為這超出了專利權的范圍。然而，如果標準必要專利權人履行了他的義務——特別是提出了一個符合FRAND原則的許可邀約——專利實施人就不能通過援引比例原則來繞開“華為/中興”規則，除非案件中還存在訴爭專利構成標準必要專利的其他因素。不過特別注意的是，如果一個專利是標準必要專利，那么一般情況下這個專利肯定構成復雜產品的一部分，這兩個因素往往是重疊的，因此如果沒有其他額外因素，仍然不能支持專利實施人對禁令救濟主張的合比例性抗辯。

九

問：有觀點認為禁令救濟中的比例原則應成為所有知識產權制度的共通性原則，您是如何看待這一觀點？換句話說，可以根據具體情況對權利人的停止侵害請求權進行限制，這種規則是否也同樣適用于如著作權法和商標法等其他知識產權法領域？

答：在《執行指令》和《信息社會指令》的基礎上，我個人認為歐盟法院已經接受這樣一種觀點，那就是對知識產權侵權的救濟要符合比例原則的要求，就是說救濟措施要有針對性，要仔細考慮侵權人與第三人的利益，合理平衡所涉及的基本權利。從傳統上來看，這一原則主要起源并應用在著作權和商標法領域。

著作權法和商標法在評估一個行為是否構成侵權行為時，已經為從實體角度為利益平衡提供了充分的靈活性（比如，商標功能理論，在著作權法中從功能性和基本權角度出發對排他權以及限制/例外進行解釋等）。但是，專利法中針對停止侵害請求權的比例原則（即合比例性抗辯）具有特殊性，我個人認為無論在著作權法還是商標法中都不存在可比較的形式。

十

問：關于著作權法中的“侵權不停止”，我想與您分享一個中國最近的案例，金庸訴江南案。在該案中，廣州知識產權法院認定被告構成著作權侵權，但并沒有頒發禁令救濟。

本案中的原告金庸先生是一位華語世界著名的武俠小說家。他的作品講述的是中國古代的武俠江湖，創作了大量膾炙人口的武俠人物形象。被告楊某創作的是一本關于校園愛情故事的小說，他的小說中使用了金庸先生作品中65個人物的姓名，講述了一個與武俠世界完全沒有關系的關于校園生活的故事。在楊某的作品中，對不同的角色的借用程度不同，他的作品中主要人物的性格和人物關系與金庸小說中基本一致，但一些次要人物的性格和關系的修改程度相對更大。

一審法院討論的主要問題是被告使用金庸小說中人物的名字是否構成侵犯著作權。一審法院認定，盜用人物名稱不屬于著作權保護范圍，而是違反了反不正當競爭法。二審法院推翻了一審法院的判決，認為本案構成著作權侵權，但沒有為權利人頒發禁令救濟。二審法院認為，“被告作品與原告作品在人物名稱、性格、關系等元素存在相同或類似，但情節并不相同，且分屬不同文學作品類別，二者讀者群有所區分；為滿足讀者的多元需求，有利于文化事業的發展與繁榮，在采取充分切實的全面賠償或者支付經濟補償等替代性措施的前提下，本案可不判決停止侵權行為”。

我想請教教授的問題是，如果類似的案件發生在德國，德國法院會如何裁判？是不是也會判決著作權侵權但不判決停止侵權？

答：根據德國著作權法，如果虛構人物符合“作品”的要求，特別是具有足夠的鮮明性（思想/表達二分法）和獨創性，那么他們就可以獲得著作權法保護。如德國聯邦最高法院在著名的“長襪子皮皮”案中所述，這需要“通過鮮明的人物性格和特殊的人物特征兩者的結合，來創造一個與眾不同的人物”，才可以得到保護。然而，在德國法律中，這種保護的各方面要求都很高。

因此，對于個案來說，判斷侵權是否成立，要看所借用人物其鮮明的人物性格和人物特征有沒有進行過實質性改造。必須對每一個人物進行評估，看其是否滿足保護的條件。

按照歐盟法院在Pelham案中確定的標準來解釋德國著作權法中的自由使用（freie Benutzung）制度，德國法院會根據原告創作的人物角色在被控侵權作品中是否“可識別”，或者是否經過了實質性的改造，來判斷被告對原告人物角色的借用是否構成著作權侵權。

原則上，上述對他人作品中人物角色的借用也可能落入戲仿或者合理引用的限制和例外。一般認為，被告在后的小說中雖然使用了原告現在作品中的虛構人物，但并無意與在先作品進行任何“對話”，在這樣的情況下被告的行為可以落入戲仿或者適當引用的例外。

總而言之，根據德國法律，本案的關鍵爭點可以在實體法層面上得到解決，比如可以討論是否構成作品，是否構成侵權，是否落入限制和例外等，討論的重點不會到救濟層面，例如禁令救濟是否合比例這個問題。因為沒有完全掌握個案的案情，我甚至懷疑德國法院一開始就不會在這種情況下認定著作權侵權。

從德國的角度來看，根據《德國反不正當競爭法》第4條第3款，對虛構人物的模仿只有在伴隨其他不正當情形一起出現的情況下（例如會導致消費者混淆），才會認定構成不正當競爭行為。反不正當競爭認定的門檻較高的原因在于現有已經存在各種的知識產權制度，因此一般認為不需要也沒有理由通過不正當競爭法對智力成果提供額外保護。

. 《德國專利法》第139條第1款修改后表述如下：“1任何人違反專利法第9至13條實施專利的，在該侵權行為有重復發生之虞的情況下，被侵權人可以向其主張停止侵害請求權。2該請求權在違法行為存在首次發生之虞的情況下亦成立。3基于個案的特殊情況以及誠實信用的要求，如果權利人主張停止侵害請求權會給侵權人或者第三人帶來不合比例的困難，且該困難不能通過權利人的排他權證立，該請求權甚至可以被排除。4在該情況下，被侵權人應獲得合理的金錢補償。5第2款規定的損害賠償請求權不受此規定影響。”（注意：其中第3-5句為本次修法新添加的內容）。

Interview： The Proportion Principle in the Patent Stop Infringement Claim——German Authoritative Scholars Interpret the Legislative Background and Judicial Application of the Principle of Proportion in Patent Infringement Disputes

Abstract： In the most recent amendment to the German Patent Act， a proportionality defense has been introduced to mitigate injunctive relief in cases where the interests of the infringer or third parties are disproportionately affected. This legislative move has garnered attention and discussion in China. Consequently， we conducted an interview with Prof. Leistner， a renowned German scholar in intellectual property law， to provide an in-depth explanation of the legislative origins of the proportionality principle， its underlying principles， and its judicial application following the amendment.

Keywords： Proportionality Principle;Patent Infringement;Injunctive Relief;German Patent Act

. 本訪談的前期準備和后續翻譯工作得到IP2Innovate的資助。訪談秉持客觀中立和學術自主原則，具體內容是受訪者個人的學術觀點，不受任何第三方機構的影響。

. BGH GRUR 2016， 1031 – W?rmetauscher.

. SprachsignalcodiererII， 25 May 2022 - 7 O 14091/19.

. LG Düsseldorf Windturbinengenerator 02 March 2022 – 4a O 64/20; OLG Karlsruhe Steuerkanalsignalisierung II 02 Feburary 2022 – 6 U 149/20.

. UPC Nachweisverfahren [detection method] 19 September 2023 – UPC_CFI_2/2023; see also Leistner， GRUR 2023， 1578.

. 參見Regional Court of Munich I Pitch-Lag-Sch?tzung 05 August 2022 – 21 O 11522/21; Rahmenl?schung 19 April 2023 – 21 O 1910/22.

. BGH Pippi-Langstrumpf-Kostüm 17 July 2013 – I ZR 52/12.

. CJEU， Pelham and Others， 29 July 2019 – C-476/17.

. 參見BGH BGH Pippi-Langstrumpf-Kostüm II 19 November 2015 – I ZR 149/14.

作者簡介：魏立舟，浙江大學光華法學院助理教授，德國慕尼黑大學法學博士。

受訪人：馬蒂亞斯·萊斯特納（Matthias Leistner），德國慕尼黑大學法學院私法和知識產權法方向GRUR講席教授，德國馬克斯·普朗克創新與競爭研究所所長（候任）。