淺論專利禁止反悔原則的適用

劉艷芳

【摘 要】專利禁止反悔原則是民法中誠實信用原則在專利中的體現，也是專利公示的必然結果。本文對該原則的概念、法理基礎、適用現狀進行分析，并結合審查實踐和典型案例對專利禁止反悔原則適用的完善提出了建議。

【關鍵詞】專利；禁止反悔；法律適用

一、專利禁止反悔原則的概念

專利禁止反悔原則是指專利權人在申請、審查和無效過程中聲明的對保護范圍的限制，必須被繼承到專利侵權訴訟中，不得反悔。專利禁止反悔原則可以分為專利審查歷史禁止反悔原則（prosecution history estoppel）、專利轉讓人禁止反悔原則（assignor estoppel）、專利被許可人禁止反悔原則（licensee estoppel）。

2010年1月1日開始實施的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》首次對專利禁止反悔原則作出了明確規定。該解釋第6條規定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持”。但如何在實踐中具體把握這一原則仍有待研究。

二、專利禁止反悔原則適用的法理基礎

1.誠實信用原則

專利禁止反悔原則是民法中誠實信用原則在專利中的體現，旨在防止專利權人采用出爾反爾的策略，即在專利審批過程中為了獲得專利權而對其保護范圍進行了某種限制，或者強調權利要求中某個技術特征對于確定其新穎性、創造性如何重要；在侵權訴訟中又試圖取消所作的限制，或者強調該技術特征可有可無，試圖擴大其保護范圍，從而“兩頭得利”。

2.專利文件的公信力

根據《專利法》第五十九條第一款的規定，發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準。權利要求書的作用是確定專利權的保護范圍，即通過向公眾表明構成發明或者實用新型的技術方案的全部技術特征，使公眾能夠清楚地知道實施何種技術會侵犯專利權，從而在為專利權人提供有效合理保護的同時，確保公眾享有實施技術的自由。專利權的保護范圍應具有足夠的法律確定性和可預見性，尊重公示力是維護社會公眾信賴利益的需要。由專利文件的公示作用所產生的公信力構成了專利制度的基礎，如果專利權人所主張的專利保護范圍超出了專利文件的范圍，就應當被視為違反了這種公信力。在這個意義上，專利禁止反悔原則禁止一切不符合專利文件公信力的行為。專利文件公信力的必然結果就是對等同原則產生了限制，而不是由對等同原則加以限制推導出專利文件必須具有公信力從而需要引入專利禁止反悔原則的適用[2]。

以上法理基礎使得專利禁止反悔原則具有獨立于等同原則的特性。

三、專利禁止反悔原則的適用情形及建議

1.在專利審批的實質審查過程中

在實審程序中，可能會出現申請人對于同一事實前后意見陳述截然相反，或者對之前所作的修改予以反悔，從而將已刪除或放棄的方案重新納入請求保護范圍的情形。對于在專利實審階段出現的這種情況，能否應用專利禁止反悔原則予以制止，存在兩種觀點。一種觀點認為，在專利實審階段可以引入專利禁止反悔原則進行審查，便于將一些可能會影響后續程序的問題在實審階段予以克服和解決，由此有助于提高整個專利審批工作的效率。另一種觀點認為，如果在專利實審階段應用專利禁止反悔原則，那么對于申請人的每一次修改和意見陳述都提出了太高要求，并不適用當前的實際情況。

筆者認為，在實審程序中，專利還處于尚未被授權的審批階段，申請人具有與審查員進行“討價還價”的權利，并可以通過多次意見陳述和修改來逐漸地將權利要求限定至合適的保護范圍。即使在這一階段申請人對已放棄的技術方案重新納入請求保護的范圍，由于專利權尚未形成，申請人還未獲得任何權益，因此并不會造成申請人“兩頭得利”。實際上，申請人有可能出于澄清事實或者策略調整等原因作出反悔，在專利實審階段，雖然這種反悔有可能會使得之前的工作成為徒勞，浪費一定的行政資源，但未對專利權的穩定性造成不良影響，某些情況下對于查明事實、保護申請人真正想要保護的發明、平衡申請人和社會公眾利益還起到積極的意義。如果在實審階段嚴格要求專利禁止反悔，一旦申請人做出了不必要的限縮修改或者不符合事實的陳述，就將失去補救的機會。因此，對于申請人在實審階段將已刪除或放棄的部分方案重新納入請求保護范圍的情形，筆者建議不使用專利禁止反悔原則予以制止，而是“以其最后一次的陳述為準”進行審查。

2.在復審程序中

復審程序具有法律救濟的性質，目的是糾正實審程序中可能出現的錯誤，給申請人提供救濟的機會。與實審程序類似，復審程序發生之時，尚未產生專利權的授予，兩者都屬于授權程序，對法律的適用應該是一致的，因此，筆者建議與專利審批的實質審查階段類似，在復審程序內部或者實審程序和復審程序之間出現的“反悔”不引入專利禁止反悔原則予以制止，也“以其最后一次的陳述為準”。

3.在無效程序中

無效程序發生在專利授權之后，授權程序已經給予申請人充足的時機進行修改和意見陳述，一經授權公告，專利權的保護范圍即已確定，專利權人就有責任履行其為獲得專利權所作出的放棄部分方案的承諾。如果專利權人在無效程序中對授權程序中通過修改或者意見陳述作出的放棄予以反悔，既有違誠實信用原則，又破壞了專利的公示力，一般是不能被允許的，應適用專利禁止反悔原則予以制止。

目前，專利禁止反悔的適用包括兩種準則，一種是“彈性阻卻”，另一種是“完全阻卻”。“彈性阻卻”是指，專利禁止反悔原則對等同原則的適用在通常情況下只產生有限的影響，其影響的范圍是彈性的，其影響的程度視具體情況而定，可以很大，即基本上排除適用等同原則的可能性，也可以為零，即基本上不影響等同原則的適用。與“彈性阻卻”相對的是“完全阻卻”，“完全阻卻”是指如果認定對權利要求的某個技術特征應當適用專利禁止反悔原則，那么對該技術特征來說，就完全不能適用等同原則。美國Festo案體現了這兩種觀點的角逐：美國聯邦巡回上訴法院最初在Festo案中主張“完全阻卻”準則，之后美國最高法院在最終判決中采用了“彈性阻卻”準則，從而建立了新的專利禁止反悔原則的適用標準。美國最高法院在該案判決中認為：“我們清楚地表明等同原則和禁止反悔原則都是已經確立的法律，改變這些法律的職責屬于國會而非法院，根本性地改變這些規則可能破壞發明人對自己財產權利的合理預期……依照在先原則，發明人沒有理由預知他們修改權利要求的行為意味著對所有等同物的放棄。如果他們早知道是這樣的話，可能會對駁回申請的決定提起上訴，而不是對權利要求進行修改，沒有理由對那些依賴原有規則的人使用新的更加嚴厲的禁止反悔原則”。“彈性阻卻”準則兼顧了實質公平和利益平衡，被廣為認可，但“彈性阻卻”的適用也帶來了新的問題：哪些技術方案被推定為放棄，也就是說彈性阻卻中“阻卻”了哪些技術方案，特別是哪些技術方案被推定為放棄，這往往有很大的爭議。“彈性”程度所帶來的法官的自由裁量權是否過大也是進一步需要解決的問題。

對于“彈性阻卻”原則中的“彈性”，筆者認為應當體現在明確放棄的內容邊界和明確保護的內容邊界之間，并判斷被控侵權產品與兩個邊界的接近程度，具體接近程度的判斷可以借助于創造性高度的顯而易見性。

四、結語

專利禁止反悔原則的適用在我國仍屬于起步階段，我國專利制度建立時間尚短，立法和司法解釋尚未作出明確的實踐執行規定，這也促使我們對其進行更為深入的研究，以平衡專利權人和社會公眾的利益、合理運用該原則、保障我國專利制度的健康發展。

【參考文獻】

[1]尹新天.專利權的保護[M].知識產權出版社，2005.